8 驰名商标侵权认定之商标使用是对商标功能的利用

——贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司诉贵州永红食品有限公司、北京欧尚超市有限公司侵害商标权案

【案件基本信息】

1.裁判书字号

北京市高级人民法院（2017）京民终字第28号民事判决书

2.案由：侵害商标权纠纷

3.当事人

原告（被上诉人）：贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司（以下简称贵阳老干妈公司）

被告（上诉人）：贵州永红食品有限公司（以下简称贵州永红公司）、北京欧尚超市有限公司（以下简称北京欧尚公司）

【基本案情】

涉案商标为第2021191号“老干妈”商标，注册人为贵阳老干妈公司，该商标于2003年5月21日核准注册，核定使用商品为第30类：豆豉、辣椒酱（调味）、炸辣椒油等商品，经续展，涉案商标专用期限至2023年5月20日。

涉案第2021191号“老干妈”商标曾在2011年、2014年、2015年、2016年多次被国家工商行政管理总局商标局、国家工商行政管理总局商标评审委员会和相关法院认定为驰名商标。

贵州永红公司拥有第4686272号、第10781638号、第3550793号、第5853924号的“牛头牌及图”系列注册商标，核定使用商品为第29类牛肉食品。“牛头牌及图”商标曾在2010年被商标局认定为驰名商标。

根据（2015）京方圆内经证字第27571号公证书记载，2015年9月14日，贵阳老干妈公司的委托代理人在公证员的陪同下，在北京欧尚公司位于北京市朝阳区香宾路66-1的商铺处购买了三支牛肉棒（以下简称涉案商品），单支售价为24.8元，并当场取得购物小票以及发票一张，发票上加盖有被告北京欧尚公司来广营店的印章。涉案商品包装的正面上部标有贵州永红公司所拥有的“牛头牌及图”商标，中部印有“老干妈味”字样；包装背面标有涉案商品品名为“老干妈味牛肉棒”，注明配料有牛肉、豆豉、鱼露等，还写明了涉案商品的制造商是贵州永红公司，地址是贵州省惠水县永红绿色食品工业园。

贵州永红公司确认北京欧尚公司销售的涉案商品系贵州永红公司生产。贵州永红公司自2014年开始购入贵阳老干妈公司生产的“老干妈”牌豆豉作为调料生产涉案商品，贵州永红公司生产的牛肉棒除了涉案商品中标明的“老干妈味”，还有“原味”“麻辣”“香辣”“黑胡椒”等其他商品。2015年贵州永红公司生产的“老干妈味牛肉棒”销售收入总计219485.7元。贵阳老干妈公司还提交了其合理支出的相关票据。

【案件焦点】

被告贵州永红公司在涉案商品上使用“老干妈味”字样是否属于商标使用以及是否属于商标的合理使用行为。

【法院裁判要旨】

北京知识产权法院经审理认为：涉案“老干妈”商标为驰名商标，可以享有跨类保护。传统混淆理论认为“商品来源存在混淆的可能”是商标保护的基础，而被告使用“老干妈味”字样并非用于识别来源，如何认定被告的使用行为是本案定案的关键。而对具备显著广告效应的驰名商标而言，无混淆，仍可能侵害权利人的利益。有必要从商标功能视角去解释“商标使用”，可以将其分为“识别性商标使用”和“广告性商标使用”。识别性商标使用行为目的是使消费者对来源产生混淆，属于混淆式侵权；而在广告性商标使用行为后果在于淡化驰名商标的显著性，属于淡化式侵权。被告贵州永红公司将涉案驰名商标作为自己牛肉棒产品的系列名称，用涉案驰名商标来描述自己的产品，会使消费者误以为涉案产品与商标权人贵阳老干妈公司具有某种联系，被告贵州永红公司将“老干妈味”作为一种口味，有可能导致涉案驰名商标的显著性、识别性减弱，甚至会导致其名称通用化。被告贵州永红公司侵犯了原告贵阳老干妈公司所拥有的涉案商标专用权。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国商标法》第五十七条及《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条第二款之规定，作出如下判决：

一、贵州永红公司立即停止在其生产、销售的牛肉棒商品上使用“老干妈味”字样，北京欧尚公司停止销售上述印有“老干妈味”字样的牛肉棒；

二、贵州永红公司赔偿贵阳老干妈公司经济损失及合理支出共计426500元；

三、驳回贵阳老干妈公司的其他诉讼请求。

宣判后，贵州永红公司提起上诉。北京市高级人民法院判决：驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案需要明确贵州永红公司在涉案商品上使用“老干妈味”字样是否属于商标使用以及是否属于商标的合理使用行为。

首先，商标权人有专用权和禁用权，其所享有的专用权与禁用权均体现了对商标功能的维护与发挥，因此对商标权的侵害，实质在于对商标功能的损害。本案判决探索了从商标功能视角去解释“商标使用”，将其分为“识别性商标使用”和“广告性商标使用”。具体到本案，被告用涉案驰名商标来描述自己的产品，虽不属于识别性商标使用，但却属于广告性商标使用，仍然符合判定商标侵权的前提条件。

其次，商标法上的合理使用主要包括两种情形：描述性使用与指示性使用。涉案产品上虽然印有的是“老干妈味”字样易引起消费者将其与原告贵阳老干妈公司之间搭建不恰当的联系，将“老干妈”商标所享有的优良商誉投射到涉案产品之上，不属于合理使用的范畴。

最后，在识别性商标使用行为目的是使消费者对来源产生混淆，属于混淆式侵权；而在广告性商标使用行为后果在于淡化驰名商标的显著性，属于淡化式侵权。被告贵州永红公司将涉案驰名商标作为自己牛肉棒产品的系列名称，用涉案驰名商标来描述自己的产品，会使消费者误以为涉案产品与商标权人贵阳老干妈公司具有某种联系，被告贵州永红公司将“老干妈味”作为一种口味，有可能导致涉案驰名商标的显著性、识别性减弱，甚至会导致其通用名称化。

编写人：北京知识产权法院 邓卓