7 无效宣告中“恶意”的认定

——杭州奥普电器有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会等商标权无效宣告行政案

【案件基本信息】

1.裁判书字号

北京市高级人民法院（2016）京行终字第5666号行政判决书

2.案由：商标权无效宣告行政纠纷

3.当事人

原告（被上诉人）：杭州奥普电器有限公司（以下简称杭州奥普公司）

被告（上诉人）：国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）

第三人（上诉人）：云南奥普伟业金属建材有限公司（以下简称云南奥普公司）、浙江现代新能源有限公司（以下简称现代新能源公司）

【基本案情】

第1737521号“奥普aopu”商标（以下简称诉争商标，见下图）由瑞安市奇彩贸易公司（以下简称瑞安奇彩公司）于2001年3月27日向国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）提出注册申请，于2002年3月28日核准注册，核定使用商品为第6类：金属建筑材料。2004年12月28日，该商标转让给该公司法定代表人涂秀平，2009年8月7日又转让给现代新能源公司。2013年6月13日，经变更，该商标由新能源公司与云南奥普公司共有。诉争商标专用期限至2022年3月27日。

诉争商标

第1187759号“奥普”商标（以下简称引证商标，见下图）由杭州奥普公司于1997年4月16日向商标局提出注册申请，于1998年6月28日核准注册，核定使用商品为第11类：热气淋浴装置；浴用加热器；淋浴单间等商品上。该商标专用期限至2018年6月27日。

引证商标

2009年11月6日，杭州奥普公司提出对诉争商标的撤销申请，并请求认定引证商标为驰名商标，依据驰名商标的保护规定对其进行保护。商标评审委员会经审理，于2015年7月14日作出商评字（2015）第48255号《关于第1737521号“奥普aopu”商标无效宣告请求裁定书》（以下简称被诉裁定），该裁定认定杭州奥普公司请求依据2001年修正的《中华人民共和国共和国商标》（以下简称2001年《商标法》）第十三条第二款、第四十一条第二款的规定撤销诉争商标的请求不能成立。商标评审委员会裁定：诉争商标予以维持。

杭州奥普公司向法院提交了20份证据：证据1：商标评审委员会作出的商评字（2014）第97616号《关于第1737531号“奥普aopu”商标撤销复审决定书》，用以证明诉争商标使用较少；证据2：“海盐县正大广告有限公司”和“嘉兴三普文化传媒有限公司”工商公示信息，用以证明两公司与现代新能源公司签订《户外广告合同》之时均未成立；证据3：现代新能源公司《变更登记情况》，用于证明2006年5月嘉兴现代联合新能源有限公司与海盐县于城纸箱厂签订的2份《委托加工合同》，其中“嘉兴现代联合新能源有限公司”的印章明显模糊，有伪造嫌疑；证据4：浙江省国家税务局发票查验系统对03148278、03148277、03180311三张发票查验对比结果，除03180311号发票外，其余发票均系伪造。证据5-10号为奥普控股有限公司2006年至2013年业绩公布、报纸期刊关于消费者对诉争商标与引证商标误认的报道等，用于证明诉争商标与引证商标共存于市场已经造成相关消费者混淆、误认；证据11：（2015）浙杭钱证内字第7604号《公证书》《盛林君：奥普AOPU吊顶的野战商业智慧》，用以证明诉争商标在实际使用中存在变形使用、超出核定商品范围使用情况，恶意攀附杭州奥普公司驰名商标商誉；证据12：专家意见书，从理论角度证明被诉裁定认定事项错误；证据13-20：系对该案有指导借鉴意义的判决书及学理分析文字等，如（2001）高行终字第397号判决书、（2015）民终字第428号民事裁定书，用于证明恶意注册行为中，恶意的判断应综合考虑商标的近似程度、显著性等因素以及相关公众对驰名商标与诉争商标已经发生混淆、误认等情形。

云南奥普公司以及现代新能源公司向法院提交了16份证据：1-2号证据为（2010）苏中知民初字第312号判决书和（2011）苏知民终字第143号判决书，用以证明杭州奥普公司利用自身在电器中的“奥普”“AUPU”品牌知名度，强行将该商标使用至金属吊顶扣板产品中的行为，侵犯了云南奥普公司注册商标专用权；3-16号证据为云南奥普公司对诉争商标的宣传及使用情况介绍，如央视广告截图、百度推广付费协议、委托加工合同及发票等，用以证明诉争商标经过第云南奥普公司实际使用和宣传推广，在相关公众中已经形成较高的知名度，在建筑装饰装修材料行业领域已经有一定影响，且影响力一直在扩大。

【案件焦点】

杭州奥普公司超出五年提出的无效宣告请求是否成立，即诉争商标的注册是否具有恶意，引证商标是否构成驰名商标。

【法院裁判要旨】

北京知识产权法院经审理认为：关于引证商标是否构成了第11类“热气沐浴装置、浴用加热器”商品上的驰名商标问题。杭州奥普公司提供的企业生产销售情况、广告宣传情况、所获荣誉等证据可以证明引证商标经过广泛使用和宣传，已经为中国大陆地区相关公众广为知晓并享有较高声誉，在诉争商标申请注册日之前就已经形成一定稳定的市场秩序，因此，商标评审委员会结合诉争商标的持续使用、宣传以及在先曾有被司法认定驰名商标的记录，综合认定引证商标为第11类“热气沐浴装置、浴用加热器”商品上的驰名商标正确，予以确认。云南奥普公司、现代新能源公司关于引证商标在诉争商标申请之前尚未构成驰名商标的陈述意见缺乏依据，不予支持。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项、第（二）项之规定，作出如下判决：

一、撤销被诉裁定；

二、商标评审委员会就杭州奥普公司对诉争商标提起的无效宣告请求重新作出裁定。

商标评审委员会、云南奥普公司及现代新能源公司均不服原审判决，提出上诉，请求撤销原审判决，维持被诉决定。杭州奥普公司服从原审判决。

北京市高级人民法院经审理认为：综合考虑在案证据，引证商标在诉争商标申请日前在热气沐浴装置、浴用加热器商品上为相关公众所熟知，构成驰名商标。

关于诉争商标的注册是否具有恶意的问题。从诉争商标与引证商标的近似程度、引证商标的知名度、从核定使用商品的关系以及诉争商标的实际使用情况来看，瑞安奇彩公司申请注册诉争商标的行为难谓正当。诉争商标的申请注册具有恶意，杭州奥普公司对其提出的无效宣告请求符合2013年修正的《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款的规定，三上诉人的相关上诉理由不能成立。

诉争商标构成对引证商标的复制、摹仿。引证商标在浴用加热装置等商品上构成驰名商标，将诉争商标核定使用在金属建筑材料商品上，金属建筑材料的相关公众能够在相当程度上联想到引证商标，从而减弱引证商标显著性，损害杭州奥普公司的利益。诉争商标的注册违反2001年《商标法》第十三条第二款的规定，三上诉人的相关上诉理由不能成立。三上诉人关于诉争商标经过长期使用，客观上能够与引证商标相区分，形成稳定的市场秩序的上诉理由也不能成立。

北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

针对驰名商标权利人或者利害关系人超出五年提出的无效宣告请求，在适用2001年《商标法》第十三条第二款时，是否还需要将“恶意”作为一个单独要件存在争议。本案是涉及这个问题的典型案例。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十五条对此作出了原则性规定，本案在该条指引下，进一步探讨了“恶意”的含义、认定恶意的考量因素、举证责任分配标准，以及此类案件的审理思路。

认定是否具有恶意可以考虑如下因素：1.诉争商标与引证商标的近似程度。诉争商标与引证商标的近似程度越高，诉争商标注册人独立创作的可能性越小，明知引证商标而复制、摹仿的可能性越大，同时，如果引证商标由臆造词构成，则该标志的独创性程度通常较高，不同主体使用相似标志的可能性较小，复制、摹仿的可能性越大。2.引证商标的知名度。引证商标的知名度与相关公众的知晓程度有关，诉争商标的注册人在申请注册之时理应注意避让那些具有较高知名度的商标，以免产生混淆可能性或者误导公众。3.核定使用商品之间的关联关系。核定使用商品关联的远近关系到诉争商标的注册是否会导致混淆可能性或者误导公众。在功能、用途、生产部门、消费对象、销售渠道等方面相去甚远的商品上注册的两个商标不会误导公众，或者使之产生混淆的可能性，诉争商标的注册人也难以从中获利，反之亦然。4.诉争商标的使用方式。虽然进行恶意注册判断应当以诉争商标申请注册时的事实状态作为判断基准，但此后诉争商标的使用方式可用以推定商标申请人注册时的主观状态。

编写人：北京市高级人民法院 戴怡婷