11 不规范使用注册商标亦可构成商标侵权

——中国电影股份有限公司诉北京中宣艺影文化传媒有限公司侵害商标权案

【案件基本信息】

1.裁判书字号

北京知识产权法院（2018）京73民终1211号民事判决书

2.案由：侵害商标权纠纷

3.当事人

原告（被上诉人）：中国电影股份有限公司（以下简称中影公司）

被告（上诉人）：北京中宣艺影文化传媒有限公司（以下简称中宣艺影公司）

【基本案情】

2006年3月21日，第3814989号“中影”商标获准注册，核定使用服务为第41类：教育等，有效期经续展至2026年3月20日。2015年1月20日，中影公司受让取得该商标并于之后取得该商标转让前的维权权利。中影公司的关联公司与其他公司合作设立“中影培训”品牌，后又分别与另外两家公司签订《培训合作合同》开办艺考培训班等。2016年，中影公司获“2015-2016年度国家文化出品重点企业”称号。中影公司为本案支出公证费6150元，律师费20000元。

2014年8月28日，第12305618号“中影人”图文商标获准注册，核定使用服务为第41类：教育等，有效期至2024年8月27日。2016年7月20日，中宣艺影公司受让取得该商标。中宣艺影公司曾于2014年在第41类培训上申请注册“中影艺考”商标，该申请已被商标局驳回。

2017年9月8日，北京市精诚公证处公证如下事实：中宣艺影公司的中影艺考网站（www.zhongyingyikao.com）主页上端显著位置标有“中影艺考”字样。在“优秀学员”和“名师授课”内容下方有多幅师生照片，照片背景板上基本上均有“中影艺考”四字。点击网页上的“表演学院”“播音学院”等栏目，相关网页中均有大量内容涉及“中影艺考”，并显示有中宣艺影公司学员参加中央戏剧学院等名校的考试人数、排名及各专业不同班型的收费标准等。

中影公司提交的京工商昌处字（2017）第1180号行政处罚决定书载明：“当事人自2015年12月16日开始利用www.zhongyingyikao.com进行公司宣传，网站名称为中影艺考……2017年，我局执法人员发现当事人在公司网站www.zhongyingy-ikao.com发布的内容与实际不符……”

中影公司认为，第3814989号“中影”商标经原注册人及原告长期使用在相关领域已具有较高知名度。中宣艺影公司在未取得授权的情况下，擅自在其网站中使用与“中影”商标相近似的商标对其培训服务进行宣传，侵犯了中影公司的注册商标专用权。综上，请求法院判令中宣艺影公司停止使用“中影艺考”等被诉侵权标识，并在其网站首页显著位置刊登声明以消除给中影公司造成的不良影响并赔偿经济损失及合理费用共103万元。中宣艺影公司不同意中影公司的全部诉讼请求。

【案件焦点】

1.中宣艺影公司使用“中影”“中影艺考”标识是否侵害中影公司享有的注册商标专用权；2.若构成商标侵权，中宣艺影公司应承担的具体法律责任和应当赔偿的金额。

【法院裁判要旨】

北京市石景山区人民法院经审理认为：中影公司是“中影”注册商标专用权人，在商标有效期内有权提起侵权诉讼。中影公司的“中影”商标核定使用范围包括“教育”，在相关领域已具有一定知名度，中宣艺影公司所使用的“中影艺考”显著识别部分在于“中影”二字，与中影公司的“中影”商标已构成近似，中宣艺影公司不仅未采取任何合理避让措施，即规范使用其享有的“中影人”注册商标，还一直在“中影”商标核准使用范围内大量、突出使用“中影艺考”“中影官网”“中影视频”等含有“中影”的标识或字样，侵犯了中影公司“中影”的注册商标专用权，依法应承担停止侵害、消除影响、赔偿损失的民事责任。

关于赔偿损失的数额，原告中影公司主张按照被告中宣艺影公司的违法所得计算，但在被告学员人员不准确，收费标准不统一且无法查明被告培训班所获单位利润的情况下，无法按照被告侵权获利计算赔偿数额，应当适用法定赔偿方式确定赔偿数额并酌情考虑以下因素：（1）涉案商标的显著性和声誉，“中影”系原告中影公司的简称，显著性较强，且经过持续使用具有一定知名度；（2）侵权行为的性质、持续时间及被告主观过错程度，被告中宣艺影公司在其经营活动中大量、突出地使用中影商标，且在原告提出诉讼后仍继续使用中影商标，侵权持续时间较长，侵权故意较明显；（3）被告经营规模较大，收费标准较高，推定其侵权获利较多。律师费、公证费均有票据在案佐证，应全额支持，交通费未提供相关票据，将酌情确定。

北京市石景山区人民法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条，《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十六条、第五十七条第一项和第二项、第六十三条第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：

一、自本判决生效之日起，被告中宣艺影公司立即停止侵害第3814989号注册商标的行为，即停止使用“中影”“中影艺考”标识；

二、被告中宣艺影公司于本判决生效之日起连续三十日在其公司网站（www.zhongyingyikao.com）首页显著位置刊登声明，为原告中影公司消除影响（声明内容须经法院核实，逾期不刊登，原告中影公司可将本判决书主要内容刊登于某一全国发行的报刊，费用由被告中宣艺影公司承担）；

三、被告中宣艺影公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告中影公司经济损失1000000元及合理开支共计26450元，两项共计1026450元；

四、驳回原告中影公司的其他诉讼请求。

中宣艺影公司不服原审判决，提起上诉。

北京知识产权法院同意一审法院的裁判意见。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案涉及中国影视行业龙头企业——中影公司的重大合法权益，影响力较大。

本案案情反映出了一类商标侵权案件的共性特征，具有典型性。就侵权行为而言，侵权行为人往往通过在后申请注册或受让取得与原告注册商标有一定相似但又具有一定区别的打擦边球的商标，并通过拆分、组合等形式不规范使用该商标的恶意滥用注册商标专用权的方式，达到与原告具有一定知名度的注册商标构成近似和混淆的效果来实施商标侵权行为。而被告通常在抗辩中提出被诉侵权标识的使用系源自其注册或受让取得的其他商标，故不构成侵权亦不具有攀附他人商誉的意图。

针对此类案件，首先需判断其是否属于两枚注册商标间的冲突。根据相关规定，若原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或近似为由提起诉讼的，应由人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条第三项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。

同时，依照《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款“但书”之规定，若原告以他人以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院则应当受理。这一规定意味着注册商标专用权人应当规范使用其注册商标，正当行使而不得滥用其专用权。一方面，注册商标专用权的范围应以核定使用的商品或服务为限。另一方面，注册商标专用权的范围应以核准注册的商标为限，不得以改变显著特征、拆分、组合等方式使用注册商标。以拆分、组合等方式不规范使用自身注册商标，构成在同一种或类似服务上使用与他人注册商标相同或近似标识，亦构成商标侵权。

本案中被告行为即为典型的滥用注册商标专用权，攀附他人注册商标商誉的商标侵权行为。本案被告经营的业务为艺术考试培训服务且与影视相关，理应知晓原告中影公司及其在影视相关领域的知名度和影响力，并进行合理避让，即规范使用自身注册商标避免混淆误认，然而被告却仍将持有的“中影人”商标拆分或变形为“中影”“中影艺考”“中影官网”等均以“中影”二字为显著识别部分的标识使用，明显具有攀附他人商誉的主观恶意。此外，本案中被告于2014年在第41类教育培训上申请注册“中影艺考”商标被驳回后，仍直接肆意在其官网大量、突出使用“中影艺考”标识进行培训宣传，亦可证明其主观恶意较为严重，侵权行为性质较为恶劣。

在具体责任确定上，鉴于被告的恶意侵权行为已造成了混淆误认的后果，故应当承担刊登声明以消除影响的法律责任。而关于赔偿损失的数额，之所以未按照原告主张的被告中宣艺影公司的违法所得计算，但仍然适用法定赔偿全额支持了原告主张的经济损失，主要基于以下几方面因素：其一，涉案商标为原告中影公司的简称，原告在影视行业具有很高的知名度且被告中宣艺影公司从事的教育培训服务与影视有密切关联，原告在影视领域的影响力显然能够辐射到影视教育、培训领域；其二，侵权行为的性质、持续时间及被告主观过错程度，被告中宣艺影公司在其经营活动中大量、突出地使用中影商标，且在原告中影公司提出诉讼后仍继续使用中影商标，侵权持续时间较长，侵权主观恶意明显；其三，被告经营规模较大，收费标准较高，推定其侵权获利较多。

本案对此类类型化的恶意商标侵权行为加大惩处力度，不仅有力地保护了权利人的注册商标专用权，有效地打击了商标市场上“搭便车”的行为，对促进和规制商标的规范使用亦起到了良好效果。而针对此类商标侵权案件，除一旦遭遇侵权可积极通过诉讼等渠道维权外，笔者还建议权利人做到以下两点：首先，应当尽早对自身在先并持续使用的品牌进行商标注册，以使不断累积的商誉得到专用权的保障。其次，商标权利人若发现他人申请注册或已经注册取得与自身具有知名度的注册商标相近似的商标，或构成其他商标无效理由的，应依照《中华人民共和国商标法》的规定在法定期限内及时提出商标注册异议申请或注册商标无效宣告请求，才能更根本地从源头上杜绝或减少商标专用权被侵害的可能，并更加有效地维护自身注册商标专用权。

编写人：北京市石景山区人民法院 易珍春 王晓露