杭州莫丽斯科技有限公司等诉浙江风尚建材股份有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案

【裁判要旨】

两个普通注册商标之间的争议不属于人民法院受理范围，但在权利商标系驰名商标的情况下，人民法院则有权审理。在本案一审诉讼期间，被告的注册商标尚未被宣告无效，法院通过认定权利商标“奥普”为驰名商标，以及被告注册、使用行为具有攀附恶意，判决被告商标侵权成立，并在民事诉讼中直接责令被告禁止使用该注册商标。

对于赔偿数额，考虑到被告注册商标一年的许可使用费至少400万元，结合被告专卖店数量、规模、部分经销商的销售金额、主观恶意程度及侵权行为对原告商标声誉的影响等因素，法院认定无论是原告因被侵权遭受的损失还是被告的侵权获利，都已远远超过300万元法定赔偿最高限额，遂裁量性作出800万元的高额判赔。

【案号】

一审：浙江省杭州市中级人民法院（2017）浙01民初208号

二审：浙江省高级人民法院（2019）浙民终22号

【案情与裁判】

原告（上诉人）：杭州莫丽斯科技有限公司（简称莫丽斯公司）

原告（上诉人）：奥普家居股份有限公司（简称奥普家居公司）

被告（上诉人）：浙江风尚建材股份有限公司（简称风尚公司）

被告（上诉人）：浙江现代新能源有限公司（简称现代公司）

被告（上诉人）：云南晋美环保科技有限公司（简称晋美公司）

被告（上诉人）：林某

起诉与答辩

两原告认为四被告在扣板等产品、外包装、经销店门头、办公楼、杂志广告、官网及其他网站、微信公众号中使用“AOPU 奥普”“”“奥普AOPU吊顶”“金属建材”“奥普吊顶”标识的行为，构成商标侵权；晋美公司（原云南奥普伟业公司）注册使用“奥普”字号等行为构成不正当竞争；风尚公司在中小企业股权报价系统中使用“奥普建材”名称进行股权交易构成不正当竞争。两原告遂向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，请求判令四被告停止侵害、消除影响等，并连带赔偿经济损失2000万元。

一审审理查明

莫丽斯公司、奥普家居公司分别为第730979号“奧普”商标（核定使用商品类别第11类，包括照明器材、取暖器、排风扇等）和第1187759号“奧普”商标（核定使用商品类别第11类，包括热气淋浴装置、浴用加热器等）权利人和排他许可使用权人，上述两枚商标的核准注册时间分别为1995年2月21日和1998年6月28日。湖北省武汉市中级人民法院（2005）武知初字第25号民事判决、北京市第二中级人民法院（2011）二中民初字第18727号民事判决、原国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商评委）商评驰字［2015］22号通报中均认定，奥普电器公司（莫丽斯公司前身）在第11类照明、取暖和排风一体机、浴用加热器或热气淋浴装置上注册的“奧普”商标为驰名商标。一审庭审中，四被告均认可2012年前第730979号“奧普”、第1187759号“奧普”商标驰名的事实。2012年后，“奥普”品牌产品的生产销售继续保持稳步发展，并持续宣传推广，且多次被认定为名牌产品。

现代公司、晋美公司对第1737521号“”商标（核定使用商品类别第6类，包括金属建筑材料等）享有商标权，该商标的核准注册时间为2002年3月28日。2009年11月6日，莫丽斯公司对该商标提出撤销注册申请，商评委裁定予以维持。此后，北京知识产权法院在行政诉讼中判决撤销商评委裁定，责令重新作出裁定，北京市高级人民法院二审维持。现代公司、晋美公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审，该院于2017年6月28日裁定驳回再审申请。二审期间，商评委裁定宣告第1737521号“”商标无效。

一审判理和结果

一审法院认为：根据商标法及驰名商标相关司法解释的规定，法院有权审理驰名商标与其他注册商标之间的争议。涉案“奧普”商标在2012年前曾多次被司法、行政认定为驰名商标，在2012年至2015年间，两原告提供的企业生产销售情况、广告宣传情况、所获荣誉等证据已足以证明在2012年后两原告对涉案“奧普”商标进行了持续的使用、宣传和推广，进一步地巩固了市场地位，维护了行业声誉并提升了品牌价值，为国内相关公众广为知晓并享有较高声誉，因此在涉案被诉侵权行为期间，两原告使用在第11类热气淋浴装置、浴用加热器等商品上的第730979号“奧普”、第1187759号“奧普”商标为驰名商标。被告在与之具有密切关联的金属吊顶商品上使用复制、摹仿涉案“奧普”驰名商标的被诉侵权标识，足以使相关公众认为被诉侵权标识与涉案“奧普”驰名商标具有相当程度的联系，从而减弱驰名商标的显著性，亦不当利用了“奧普”驰名商标的市场声誉，损害了两原告的利益，故被诉行为构成商标侵权。由于被告使用的注册商标系复制、摹仿原告驰名商标，且构成商标侵权，原告诉请被告禁止使用第1737521号“”商标不受五年时间的限制，且“”商标申请注册时涉案“奧普”商标已为驰名商标，故应判令被告禁止使用“”商标。关于赔偿数额，原告提交的证据无法证实其因被侵权所受到的实际损失或被告因侵权获利的具体数额。综合考虑“”商标的实际许可使用费，在他案中被告自认的“奥普吊顶”的销售范围、销售门店数量、经销合同和销售发票金额等情况，判定被告侵权获利远超300万元的法定赔偿最高限额，并无不当。同时，鉴于涉案“奧普”商标为驰名商标，被告从2010年起依据“”商标多次对原告提起商标侵权诉讼和行政投诉，对原告和涉案“奧普”商标的商誉造成较为严重的影响，遂以裁量性赔偿方式酌情确定被告赔偿原告经济损失及为制止侵权所支出的合理费用。一审法院遂作出如下判决：一、风尚公司、现代公司、晋美公司禁止使用第1737521号“”商标，并立即停止侵犯莫丽斯公司、奥普家居公司第730979号“奧普”、第1187759号“奧普”注册商标专用权的行为，即停止在扣板产品、外包装、经销店门头、厂房、杂志广告、网站中使用“”“奥普AOPU吊顶”“金属建材”标识；二、风尚公司、现代公司、晋美公司自判决生效之日起三十日内在《中国消费者报》上连续三天就其商标侵权行为刊登声明，消除影响；三、风尚公司自判决生效之日起三十日内在《中国工商报》上就其不正当竞争行为刊登声明，消除影响；四、晋美公司自判决生效之日起三十日内在《中国工商报》上就其不正当竞争行为刊登声明，消除影响；五、风尚公司、现代公司、晋美公司向莫丽斯公司、奥普家居公司连带赔偿经济损失800万元（包括为制止侵权行为所支付的合理费用）；六、驳回莫丽斯公司、奥普家居公司的其他诉讼请求。

莫丽斯公司、奥普家居公司以一审判赔数额过低等为由，风尚公司、现代公司、晋美公司以第1737521号“”商标并非复制、摹仿涉案“奧普”商标、被诉行为不构成商标侵权和不正当竞争等为由，分别提起上诉。二审以与一审相同的理由判决：驳回上诉，维持原判。

【法官评述】

一、人民法院判决禁止被告使用注册商标的适用

原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据《民事诉讼法》的相关规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。人民法院无权对注册商标的效力作出判定并不是说不能判令注册商标权人停止使用其注册商标。《商标法》第十三条第三款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。2009年发布的《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》[1]第十一条规定，被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标，但被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院对原告的请求不予支持：（一）已经超过商标法（2001年修正）第四十一条第二款规定的请求撤销期限的；（二）被告提出注册申请时，原告的商标并不驰名的。

司法判决禁止注册商标使用的法理根源，在于注册商标专用权具有法律上的动态性及可反驳性。动态性是指注册商标专用权始终处于变动状态，如果注册商标不使用或不正当、不规范使用，则其专用权有可能被取消。可反驳性是指在实行注册取得商标权制度的国家，商标取得注册并不意味着其完全符合商标法规定的所有实质条件，因初始不符合或事后不符合这些条件，其商标权均有可能受到反驳甚至被消灭。基于此，就出现了对以民事判决方式制止不具有合法性基础的注册商标使用的现实需求。民事判决对注册商标权的限制，是在民事法律关系框架下否定或部分否定注册商标权合法性的一种路径。

涉案第730979号、第1187759号“奧普”注册商标核定使用的商品为热气沐浴装置、浴用加热器和照明、取暖、排风一体机等。被诉扣板产品属于建筑材料，与涉案“奧普”商标核定使用的商品不属于同一种或类似商品。两原告在本案中主张涉案“奧普”商标为驰名商标，并进行跨类保护。各被告主张其系正当使用第1737521号“”注册商标，而原告请求判令禁止使用“”商标，因此本案有必要对涉案“奧普”注册商标是否构成驰名商标作出认定。2012年前，涉案“奧普”商标曾多次被司法、行政认定为驰名商标，各被告亦不持异议。在2012年至2015年间，原告提供的企业生产销售情况、广告宣传情况、所获荣誉等证据已足以证明在2012年后原告对涉案“奧普”商标进行了持续的使用、宣传和推广，进一步地巩固了市场地位，维护了行业声誉并提升了品牌价值，为国内相关公众广为知晓并享有较高声誉。因此，在涉案被诉侵权行为期间，原告使用在第11类热气淋浴装置、浴用加热器等商品上的第730979号“奧普”、第1187759号“奧普”商标为驰名商标。

根据《商标法》第五十七条第七项、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第二项规定，复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，属于侵犯注册商标专用权的行为。被诉侵权标识“”“奥普AOPU吊顶”“金属建材”包含涉案注册商标标识“奧普”，拼音字母“aopu”“AOPU”与文字“奥普”对应，而被诉标识中的“吊顶”“金属建材”系通用名称，能起到识别商品来源作用的为“奥普AOPU”“”标识，结合涉案“奧普”商标驰名的事实以及风尚公司与莫丽斯公司、奥普家居公司均位于浙江省等情况，足以认定被诉侵权标识系对涉案“奧普”注册商标的复制、摹仿。该复制、摹仿行为足以误导相关公众，使相关公众误认为使用被诉侵权标识的商品与涉案“奧普”驰名商标具有相当程度的联系，从而淡化或减弱该驰名商标的显著性，损害了两原告的市场利益，被诉行为构成对涉案“奧普”注册商标专用权的侵害。

此外，在案证据证实，第1737521号“”商标申请注册时，涉案“奧普”商标已为驰名商标，“”商标包含涉案商标“奧普”字样，其中拼音字母“aopu”亦与文字“奧普”对应，二者文字构成、呼叫、含义等方面相同，且注册申请人均位于浙江省。“”商标注册人本应进行合理避让，却在与之具有密切关联的金属建筑材料上申请注册近似程度极高的“”商标，明显存在攀附涉案“奧普”商标知名度的意图，其申请注册具有恶意。且从2002年获准注册到2009年间，该商标几乎没有进行商业性使用和宣传，故可以认定“”商标系对涉案“奧普”驰名商标的复制、摹仿。由于涉案“奧普”商标为驰名商标，莫丽斯公司、奥普家居公司诉请禁止使用“”商标不受五年时间的限制。一、二审法院判决被告禁止使用“”商标，于法有据。

二、知识产权裁量性损害赔偿的适用

2009年，最高人民法院在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第十六条中指出：“对于难以证明侵权受损或侵权获利的具体数额，但有证据证明前述数额明显超过法定赔偿最高限额的，应当综合全案的证据情况，在法定最高限额以上合理确定赔偿额。”此后，司法实践中在法定最高限额以上确定赔偿额的案例逐渐增多，关于裁量性赔偿的提法也开始增多。江苏省高级人民法院、浙江省高级人民法院、上海市高级人民法院相继出台规范性文件，对适用裁量性赔偿作出相应规范。

裁量性赔偿是指在当事人无法举证证明权利人因被侵权所受损失或侵权人因侵权所获利益的确切数额，但有证据证明上述数额明显超出法定赔偿限额时，根据具体案情在法定赔偿限额之外确定赔偿数额的一种制度。裁量性赔偿不属于知识产权领域法定侵权损害赔偿方式即权利人损失、侵权人获利、合理许可使用费以及法定赔偿之外的计算方式，其本质上仍属于依据权利人损失或侵权人获利计算赔偿，只不过是根据在案证据充分估算后如果实际损失或者获利超出法定赔偿限额的范围，可以不受法定最高额的限制。由于裁量性赔偿并非法定赔偿，在商标侵权案件的判决文书中，适用裁量性赔偿在援引法律条文时仍然应当引用《商标法》第六十三条第一款，而非第三款。

现有的关于裁量性赔偿的适用规则总体比较宽泛，一般仅仅明确何时可以突破法定限额，对什么情况下构成“明显超出法定赔偿限额”缺乏有可操作性的规定，对于突破法定限额后如何确定具体的赔偿数额也缺乏更详细的规则。这需要在司法实践中根据个案情况进行具体分析。本案中，依据现有证据，原告因被侵权所受到的具体损失或者被告的侵权获利均无法查清，但综合考虑以下因素可以认为被告在本案中的侵权获利已远远超过300万元的法定赔偿最高限额：一方面，2009年至2012年，现代公司曾许可他人使用第1737521号“”商标，根据一审法院调取的证据，该商标一年的许可使用费至少为400万元；另一方面，2012年后，现代公司、晋美公司设立并许可风尚公司使用“”商标进行品牌运营，并攀附“奧普”驰名商标的知名度实现了迅速扩张。根据其自行提供的证据，到2015年2月其在全国各地设立的专营门店已有120余家，经销合同显示的提货任务金额高达2800万元，经销合同和发票仅包括部分经销商。同时，考虑到涉案“奧普”商标为驰名商标，蕴含巨大的品牌价值，但被告不仅在扣板产品上使用、复制、摹仿涉案“奧普”商标的“”商标，使用“奥普”作为企业字号以及股权交易的名称，实施一系列商标侵权及不正当竞争行为，而且从2010年起，被告还依据“”商标对两原告进行了多次侵权诉讼和行政投诉，对于涉案“奧普”商标的商誉造成了极其严重的影响。因此，综合考量以上因素，法院酌情确定被告应向两原告赔偿损失以及两原告为制止侵权所支出的合理费用共计800万元。

编写人：浙江省高级人民法院 刘建中

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[1] 已被《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）〉等十八件知识产权类司法解释的决定》修改，本书下同。