21　商标三年不使用抗辩中“实际使用”的认定——上海三米宠物用品有限公司诉上海宠博实业有限公司侵害商标权案

【案件基本信息】

1.裁判书字号

上海市第一中级人民法院(2014)沪一中民五(知)终字第110号民事判决书

2.案由：侵害商标权纠纷

3.当事人

原告(上诉人)：上海三米宠物用品有限公司

被告(被上诉人)：上海宠博实业有限公司

【基本案情】

2011年12月14日，原告经国家工商行政管理总局商标局核准注册了第8900670号“MinkSheen”商标，核定使用商品为第3类肥皂、消毒皂、洗面奶、洗涤剂、动物用化妆品、宠物用香波等，注册有效期限至2021年12月13日。

原告代理人向被告购买了涉案的“雪貂”貂油洗毛精一瓶，售价50元，该商品包装瓶标签上方标有字样(以下简称涉案标识)。2013年8月12日，原告向上海市东方公证处申请对相关网页内容办理保全证据公证。同日，原告代理人在公证员及公证人员的现场监督下，通过公证处电脑进行了与本案有关的如下操作：打开浏览器，进入网址为“www.tmall.com”的网站，搜索并进入“宠博宠物用品专营店”，搜索“雪貂”，点击搜索结果中的“全国包邮买一送三雪貂貂油宠物香波红棕毛500ml泰迪贵宾沐浴露”，销售页面显示名称为“美国雪貂红棕毛发专用香波狗狗沐浴露”，规格为500ml，售价为50元，月销量33件，累计售出73件，库存19827件，并在多处显示涉案商品的照片。2013年8月15日，上海市东方公证处根据上述公证过程出具了(2013)沪东证经字第13564号公证书。

诉讼中，原告陈述，其仅在宠物用香波类产品上使用涉案商标，只销售不生产，产品是直接从美国进口，进口时产品包装上已标有涉案商标。被告陈述，其于2013年3月开设涉案网店，于2013年7月开始销售涉案商品；原告代理人购买的涉案商品与上述公证书中销售页面展示的商品一致。比较涉案商品及原告提供的商品，包装瓶形状略有不同，此外，涉案商品相关介绍内容以标签形式贴附于包装瓶，而原告提交的商品相关介绍内容均为直接印制在包装瓶上。原告主张，公证书中被告网店销售页面的照片使用了原告涉案商标，同时被控侵权商品包装瓶标签上使用了涉案标识，上述标识均侵犯了原告对涉案商标享有的商标专用权。

2011年12月1日，原告出具《授权书》一份，授权“小伙伴宠物用品专营店”于淘宝网范围内销售包括“Minksheen品牌”在内的系列产品，授权日期自2011年12月1日至2012年11月30日。

原告另与北京京东世纪贸易有限公司签订《“京东JD.COM”开放平台服务协议》一份，在域名为“jd.com”和“minitiao.com”的网站开设“三米SUNMI旗舰店”店铺，销售宠物主粮、宠物零食、医护美容等商品。

在原告制作的“‘MinkSheen’精纯貂油宠物洗毛水”宣传单左上方，有“MinkSheen”字样，右下方有原告提交的商品图片。

原告为本案诉讼，支付律师费5000元、公证费2000元。

【案件焦点】

1.被告销售带有涉案标识商品的行为是否构成对原告注册商标专用权的侵害；2.被告是否可以基于原告商标三年不使用进行抗辩而免负赔偿责任。

【法院裁判要旨】

上海市闵行区人民法院经审理认为：被告虽辩称其系正规销售商，然未能提供涉案商品的相关进货凭证，并表示与供应商之间无正规合同或发票，被控侵权商品的标签字体、图案有不同程度的重影、模糊，且虽然标签上标注了“DermacLabs，Inc.”公司名称及“MadeintheUSA”，但相应的商品条形码却以“471”开头，故法院难以认定被告所销售的涉案商品有合法来源。涉案商品虽名为“洗毛精”，但其主要为猫、狗等宠物洗浴之用，被告网站中亦称其为“美国雪貂红棕毛发专用香波”，故与涉案商标核定使用商品中的“宠物用香波”应为相同商品。对比涉案商标及被控侵权商品上的标识，两者由相同英文字母构成，且排列顺序完全相同，仅在字体上存有差别，易使相关公众对商品的来源产生误认，应认定为相同商标。因此，被告销售的涉案商品属侵犯原告注册商标专用权的商品，其销售行为亦侵犯了原告对涉案商标的权利，应承担相应的民事责任。被告虽辩称其已停止销售涉案商品并删除相关网页，但未向法院提交相应证据予以证明，对此法院难以采信，被告理应停止销售涉案商品并自行或与网站管理者协商删除网址为“www.tmall.com”的网站中用于销售涉案商品的相关内容，法院对原告上述请求予以支持。对于原告要求被告销毁库存商品的请求，销售网站虽显示了库存数量，但被告对此不予确认，原告亦未能提供证据证明被告相关库存的实际数量及存放位置等信息，法院对此实难支持。对于原告要求被告销毁印有涉案标识的宣传资料的请求，因原告未向法院明确其主张的宣传资料具体为何，亦未向法院提交相应证据，法院对此亦难以支持。

根据原告陈述，其自身并不生产产品，其销售的产品来自于境外，且进口时产品包装上已印有涉案商标，而原告在其宣传单上使用“MinkSheen”标识亦非指向其自身产品或与之相关的商业活动；其次，原告虽提供了对案外人的授权书，但未明确授予案外人的“Minksheen品牌”系针对其自身商标抑或境外商品，且原告又未提供案外人对涉案商标实际使用的相应证据；再次，原告虽主张其在“京东网”开设网店且向法院提交了相关合同，但亦未提交涉案商标在“京东网”实际使用的相应证据。因此，法院难以认定原告对涉案商标进行了实际的商业使用，故对原告该项诉讼请求不予支持。对于原告主张的合理费用，购买侵权产品的费用50元及公证费2000元，确系原告为本案诉讼产生的实际支出，法院对此予以支持；律师费项目应属为制止侵权行为所支付的合理开支，但原告主张的数额过高，法院结合案件性质、律师工作量等因素酌情支持。

上海市闵行区人民法院判决：

一、被告上海宠博实业有限公司立即停止侵犯原告上海三米宠物用品有限公司第8900670号注册商标专用权的行为；

二、被告上海宠博实业有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告上海三米宠物用品有限公司合理费用人民币6000元；

三、驳回原告上海三米宠物用品有限公司其余诉讼请求。

一审判决后，上海三米宠物用品有限公司以本案不应适用《中华人民共和国商标法》第六十四条的规定，故其是否对涉案商标进行实际使用均不影响被上诉人承担赔偿经济损失的责任为由提起上诉。上海市第一中级人民法院经审理认为：上海三米宠物用品有限公司的上诉理由不能成立，一审认定的案件事实清楚、适用法律正确。据此上海市第一中级人民判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

2013年新修订的《商标法》针对注册商标专用权人的损害赔偿请求权增设了三年不使用抗辩制度。如果注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿。该项制度的关键是商标“实际使用”的认定。商标使用应为实际的商业使用，以切实发挥商标识别商品与服务来源的作用。本案中，上海三米宠物用品有限公司所销售的进口产品之商标与其在中国注册的产品商标相同，产品进口时包装上已印有涉案商标。同时，其宣传单上使用“MinkSheen”标识亦非指向其自身产品或与之相关的商业活动。其虽对案外人进行授权，但未明确授予案外人“Minksheen品牌”系针对其自身商标抑或境外商品，也未提供案外人对涉案商标实际使用的相应证据。其无法使相关公众将其销售的进口商品与其注册的产品商标联系在一起。鉴于上海三米宠物用品有限公司无法证明对涉案商标进行了实际的商业使用，其损害赔偿请求不予支持。

一、争议焦点归纳

本案的争议焦点是被控侵权人上海宠博实业有限公司(以下简称宠博公司)是否应当承担损害赔偿责任。

无论是修订前的商标法还是现行商标法，就经济损失赔偿方式的确定并无实质性变化，其均将权利人的实际损失作为赔偿的第一顺位，而查明权利人是否对其注册商标进行实际使用正是为了确定权利人是否因侵权行为而遭受了实际损失，因为一项商标只有使用后才能产生实际的市场利益，如果商标未经实际使用，则其无法与商品相联系，故即使他人使用该商标也不会挤占权利人的市场份额，其损害结果也就无从发生。虽然修订前的商标法并未如现行商标法第六十四条明文规定三年内未实际使用注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。但其立法精神与现行商标法并无区别，故现行商标法第六十四条的适用与否，与本案赔偿经济损失的确定并无影响。

根据《商标法》第六十四条，“注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。”规定系新《商标法》的增设三年不使用抗辩制度，其司法适用的核心是对“实际使用”的认定，也是本案审理的关键。

二、三年不使用抗辩制度的立法主旨：商标使用是权利之源

“商标只有在实际使用中才能发挥识别作用并积累商誉。即使在商标注册制度下，商标法保护的真正对象仍然是商誉，而非单纯的标志本身。”［1］因此，使用是商标权利的根基。

新《商标法》增设三年不使用抗辩制度也正是强调商标使用的题中之义。该制度的立法背景可归结为两点：一为我国采用商标注册主义，二为我国采用商标民事侵权程序与行政撤销程序二元分立体制。［2］商标注册本身并不能使注册商标权人获得财产性权利，商标只有在实际使用中才能发挥识别作用并积累商誉。如果商标在注册后未进行实际使用，则他人未经许可使用注册商标的行为就不可能导致消费者的混淆，也不涉及不正当地利用商誉和给商标权人造成损失。

为强调商标使用的重要性，消解司法实践中未实际使用商标的权利人提出赔偿的尴尬，新商标法赋予被控侵权人这一抗辩权以对抗损害赔偿请求侵权。

三、商标使用的内涵与要件

《商标法》第四十八条规定，“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”因此，从法条规定看，三年不使用抗辩中的实际使用也应当满足“用于商业活动中”、“用于识别商品来源”的要求。同时，为防止象征性的使用滥竽充数，商标权人对商标的使用应当有积极、明确的意思表示，并且使用具有一定的商业规模。

本案中，“MinkSheen”美国商标的所有人为美国DermacLabs，Inc.公司(“minksheen”系列生产商)。本案原告上海三米宠物用品有限公司(以下简称三米公司)是该在中国大陆地区的代理商，其于2011年获准注册第8900670号“minksheen”商品商标，核定使用商品为第3类。三米公司主要基于以下事实证明实际使用：(1)原告制作“‘MinkSheen’精纯貂油宠物洗毛水”宣传单上印有“MinkSheen”标识；(2)原告授权“小伙伴宠物用品专营店”于淘宝网范围内销售包括“Minksheen品牌”在内的系列产品；(3)原告与京东签订《“京东JD.COM”开放平台服务协议》，在域名为“jd.com”和“minitiao.com”的网站开设“三米SUNMI旗舰店”店铺，销售宠物医护美容等商品。

一审法院基于三点理由认为难以认定原告对涉案商标进行了实际的商业使用。(1)据原告陈述，其自身并不生产产品，销售的产品来自于境外，且进口时产品包装上已印有涉案商标，而原告在其宣传单上使用“MinkSheen”标识亦非指向其自身产品或与之相关的商业活动。(2)原告虽提供了对案外人的授权书，但未明确授予案外人的“Minksheen品牌”系针对其自身商标抑或境外商品，且原告又未提供案外人对涉案商标实际使用的相应证据。(3)原告虽主张其在“京东网”开设网店且向法院提交了相关合同，但亦未提交涉案商标在“京东网”实际使用的相应证据。综上，法院难以认定原告对涉案商标进行了实际的商业使用，故对原告的损害赔偿诉讼请求不予支持。

二审法院认同该观点，认为：三米公司未在我国实际生产宠物用香波，更未在宠物用香波商品上使用涉案商标。三米公司提交的证据仅能证明其在我国境内销售了从美国原装进口的涉案商品，但该商品系由美国方公司生产，三米公司在庭审中亦明确承认涉案商品从美国进口时即贴有“MinkSheen”商标，而现无证据证明该商品上的商标系由上诉人授权美国方公司使用。因此，对于相关公众而言，该商品上的“MinkSheen”商标所指示的商品来源为美国方公司而非三米公司，该商标与三米公司之间并未建立对应关系。商标权人对商标的使用应当有积极、明确的意思表示，并且使用具有一定的商业规模，如果没有实际使用注册商标，仅有转让或许可行为，或者仅有商标注册信息的发布或者对其注册商标享有专有权的声明等的，均不是法律意义上的商标使用。三米公司在销售含有“MinkSheen”商标的商品时以“中国总代理”身份出现，并标明“美国雪貂”字样，可见其亦认可该商品及商标是美国方公司的，鉴于其销售和宣传的商品都是他人的商品，而非自己的产品，故其实施的销售行为并不能代表其对自己注册的商标已经进行了实际的商业使用。

归纳两审裁判，法院主要从商标使用意图，以及是否用以识别来源角度否定三米公司存在实际使用行为。

一方面，三米公司虽在国内注册了“MinkSheen”商品商标，其作为美国公司的中国代理，进口商品上印有的“MinkSheen”于进口时已经印制，标示该系列产品来源于美国公司。三米公司在销售时以“中国总代理”身份出现。三米公司并没有将涉案商标作为自己商标使用的意图，主观上没有把该商标与自己联系在一起。

另一方面，三米公司在国内销售了与自己商标相同的进口商品，对相关公众而言，商品上的“MinkSheen”标识所指示的商品来源为美国公司而非三米公司，消费者无法将涉案商标与三米公司相联系。综上所述，这些行为不构成商标实际使用。

编写人：上海市闵行区人民法院　张敏