7 注册商标的合理使用及其判定[20]
【裁判要旨】
构成商标合理使用，必须同时具备以下三个要件:主观目的出于善意，使用方式属于非商标性使用以及客观上未造成不合理的损害。本案被告对“GUCCI”标识的使用虽非商标性使用，但其主观上出于恶意，客观上造成了损害后果，因而不构成商标的合理使用。
【案情回放】
原告GUCCIO GUCCIS.P.A.(古乔古希股份公司，以下简称古乔古希公司)是一家以经营皮革、服装等商品而著称的意大利企业。2007年12月11日，中华人民共和国国家商标局(以下简称国家商标局)出具《商标注册证明》，证明古乔古希公司在18类商品上使用的“GUCCI”商标已经注册，注册号为266977，有效期自2006年10月30日至2016年10月29日，核定使用的商品为:旅行包、坤包、书包、购物包。2007年12月18日，国家商标局出具《商标注册证明》，证明古乔古希公司在25类商品上使用的“GUCCI”商标已经注册，注册号为177033，有效期自2003年5月15日至2013年5月14日，核定使用的商品为:衣服。
古乔古希公司进入中国市场后，在《VOGUE CHINA(服饰与美容)》《ELLE世界时装之苑》《COSMOPOLITAN(时尚)》杂志上大量使用“GUCCI”标识进行广告宣传，并且以“GUCCI”名义进行各类的商业活动。
2009年4月22日、5月20日、11月25日，古乔古希公司的委托代理人分别随同与浙江省宁波市天一公证处工作人员一同来到宁波奥特莱斯公司位于浙江省宁波市江北区新马路的“北岸财富中心”的“奥特莱斯购物广场”108号商铺。该商铺正在装修中，商铺上方正中央门头招牌为“GUCCI”，门前的宣传广告上突出标有“宁波奥特莱斯公司OUTLETS 2009GUCCI即将开业”字样，商铺四周大型户外宣传广告正中显著位置突出标有“GUCCI正在装修中……”字样。2009年5月20日还新增加了突出标有“GUCCI”和“宁波奥特莱斯公司国际品牌直销广场”的路牌广告和带有“GUCCI”购物袋画面的大型户外广告，并在户外广告上标注，“国际名品快乐购买入驻品牌:GUCCI……等”。2009年4月29日和2009年5月15日，古乔古希公司的委托代理人会同北京市方圆公证处公证人员通过公证处的电脑登陆互联网，输入http://www.outlets－nb.com/，进入宁波奥特莱斯公司企业网站，对该网站的网页进行浏览。在该网站的“品牌故事”栏目的“GUCCI”网页，醒目位置突出标有“GUCCI”字样，并配有“GUCCI”品牌的文字介绍。
被告宁波奥特莱斯公司成立于2008年12月3日，工商部门登记的经营范围为:服装、服饰、鞋帽、箱包等的批发、零售。本案原告起诉时，宁波奥特莱斯公司尚未正式开业。
原告古乔古希公司认为，被告的上述行为侵犯了原告的注册商标专用权，并构成擅自使用他人企业名称和虚假宣传的不正当竞争行为，请求法院判令:被告立即停止侵犯原告“GUCCI”注册商标专用权及不正当竞争的行为，并赔偿原告经济损失人民币50万元及合理费用人民币106520元。
被告宁波奥特莱斯公司辩称:被告是一家奥特莱斯企业，其经营模式主要是经营名牌过季、断码及下架的产品。被告尚未正式开业，但打算经营包括“GUCCI”在内的多个品牌。被告在其经营的“奥特莱斯购物广场”108号商铺门面上方，及其购物广场四周及企业网站上的广告宣传中对于“GUCCI”标识的使用系商品的指示，是为了让消费者了解被告拟销售商品的真实信息，属于商标合理使用，不构成侵权。
【裁判】
宁波市中级人民法院审理认为，原告古乔古希公司是第177033号与第266977号“GUCCI”商标的注册人，依法享有注册商标专用权。被告对“GUCCI”商标的使用并非法律意义上服务商标的使用。同时，被告尚未开业，涉案商铺内并不存在正在销售或准备销售的商品，原告提供的证据也无法证明被告对“GUCCI”标识的使用是作为商品商标使用。因此，被告的行为不能以商标侵权认定。法院认为“GUCCI”系原告具有极高市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号，应当依法受到《反不正当竞争法》的保护。原告专业从事皮革、服装等时尚消费品的经营。被告宁波奥特莱斯公司经营范围包括服装、服饰、鞋帽、箱包等，原、被告构成同业竞争关系。被告的宣传使用行为建立在“GUCCI”字号的高知名度上，直接利用了原告的经营成果及“GUCCI”的声誉，从而获取有利的市场竞争地位，被告有明显的通过搭便车的形式抬高其企业形象的主观故意。客观上，被告的这种使用极易使相关公众产生误认，以为被告108号商铺系原告所投资或经营，是原告在中国境内的奥特莱斯直营店或与被告合作开设的直营店。同时，被告在广告宣传中未对其经营情况作全面、完整的描述，其歧义性的广告语会使相关公众以为被告准备销售的商品与原告专卖店的商品具有一样的品质和时尚度，从而获取了不应有的竞争优势，致使原告的利益受到损害。因此，被告擅自使用原告企业名称，违反了《反不正当竞争法》第五条第(三)项的规定，构成不正当竞争。同时，被告的广告宣传极易使相关公众产生误解，属于《反不正当竞争法》第九条所禁止的引人误解的虚假宣传行为。此外，法院认为，被告使用“GUCCI”标识是出于提升企业形象、扩大影响力的商业目的，并非单纯为了描述自己的商品或服务，被告的使用不能认为是善意的、合理的。故，被告对于“GUCCI”标识的使用并非商标合理使用。被告的行为构成擅自使用他人企业名称和虚假宣传的不正当竞争行为，应当承担停止不正当竞争行为、赔偿损失的法律责任。鉴于被告尚未正式开业，原告亦未能举证证明其侵权所受到的损失及被告因侵权所获得的利益，原告关于赔偿经济损失人民币50万元并支付合理费用人民币106520元的赔偿请求过高，法院综合考虑被告侵权行为的性质、期间、后果，原告商标及字号的知名度和声誉、原告为制止侵权行为的合理开支等因素酌情确定本案赔偿数额。综上，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第(三)项、第九条第一款，《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条、第八条第一款第(三)项、第十七条第一款之规定，判决:一、被告宁波奥特莱斯购物有限公司自本判决生效之日起立即停止对原告GUCCIO GUCCIS.P.A.(古乔古希股份公司)的不正当竞争行为，即立即停止在浙江省宁波市江北区新马路“北岸财富中心”108号商铺的门头、广告宣传、企业网站(网址为www.outlets－nb.com)中使用“GUCCI”标识;二、被告宁波奥特莱斯购物有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告GUCCIO GUCCIS.P.A.(古乔古希股份公司)经济损失人民币5万元(包括原告为调查、制止侵权而支出的合理费用);三、驳回原告GUCCIO GUCCIS.P.A.(古乔古希股份公司)的其他诉讼请求。
本案宣判后，原、被告均未提出上诉。
【评析】
本案争议的焦点在于:被告对“GUCCI”标识的使用是否属于商标合理使用范畴?
一、商标合理使用的概念及类型
商标合理使用制度的产生是迫于对商标权扩张的防御需要，即对商标权人享有的权利进行必要限制，以符合公平与正义的价值目标。换言之，当他人行使自己的权利没有损害商标权人的利益、没有妨害商标权人行使自己的权利时，商标权人不得滥用其权利而禁止他人的合法行为。
商标合理使用有广义和狭义之分。广义的商标合理使用是指他人未经商标所有人许可，基于正当目的，善意地使用权利人的商标，没有对商标权人的合法利益造成不合理损害，且不必支付对价的合法的事实行为。该行为不构成商标侵权。广义的商标合理使用包括商业性的使用和非商业性的使用。而狭义的商标合理使用则仅指商业性合理使用。本案仅涉及商业性合理使用，故本文仅对狭义的商标合理使用的判定进行探讨。
叙述性合理使用，又称描述性合理使用或说明性合理使用，是指行为人在描述其商品或者服务时对他人商标所进行的合理使用。如在美国CDSolutions，Inc.v.Tooke案中，作为CD生产商的原告请求法院判决宣告其域名“cds.com”没有侵犯提供桌面出版与印刷服务的被告的“CDS”注册商标商标权。法院支持了原告的请求，理由是“cds”是“Compactdiscd”的简称，被告无权将其商标权延伸到原告在其域名中对自己产品的一般性、描述性的使用。
叙述性合理使用广泛适用于对商标的叙述性使用特别是对叙述性商标的使用，即对商品或服务的质量、原料、功能、用途、重量、数量等特点进行直接描述的商标。由于叙述商标所使用的词汇具有叙述性，能够直接反映商品或服务某一方面的信息，本来不具有显著性，但在使用过程中渐渐产生了能够指示商品或服务来源的第二含义，因此具备了注册为商标的条件。具有第二含义的叙述性词汇注册为商标之后，基本含义依然存在，因此，叙述商标的所有人就不能阻止行为人使用叙述性词汇的基本含义来揭示商品的原料、特征或其他信息。因此，叙述性合理使用保护的是生产经营者对自己生产经营的商品进行描述的自由，实质上是赋予竞争者对自身产品进行描述的权利，即为提供商品或服务的基本信息而善意地使用他人商标，不构成侵犯他人商标权。
我国《商标法实施条例》第四十九条[21]规定“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正常使用”。该规定确认了商标叙述性合理使用的合法性，为工商机关和人民法院提供了执法依据。
指示性合理使用是指，使用人因描述其商品或服务而需要提及另一种商品或服务时对他人商标进行的合理使用。在现实中，正当的指示性使用往往是为了说明商品与注册商标的商品之间的某种联系。实践中，指示性合理使用包括以下情形:产品修路、零配件制造、产品销售、产品组装、产品兼容、比较广告等。欧共体法院审理的BMW公司起诉Deenik商标侵权案即有代表性。在该案中，被告是主要经营BMW二手车并从事该种汽车修理和维护的汽车修理主。被告在不属于BMW的特约经销商的情况下使用了“BMW修理维护”的广告。欧洲法院认为:被告有权在经销二手车时使用原告的商标做广告，因为这是保障被告将从事该种牌号的汽车销售和维修信息提供给社会公众所必需的。同时，被告也有权使用原告商标指示服务的用途，这样才能使其向公众传达有能力维护这一车型的信息。通过司法判例肯定了商标的指示性合理使用不构成对他人商标权的侵犯。
指示性合理使用的实质在于，行为人不使用他人商标来指示商标权人的商品或服务，就不能向消费者恰当地描述其商品或服务。因此，理论上讲，行为人有比使用他人商标更为经济有效的描述方法时，就不宜适用指示性合理使用抗辩。
本案被告称“奥特莱斯购物广场”108号商铺门头上使用“GUCCI”标识系商品的指示，其在购物广场四周及企业网站上作的广告宣传，是为了让消费者了解被告准备销售商品的真实信息，因此，被告主张的是商标指示性合理使用。
二、商标合理使用的判定
如何判断是否商标合理使用?笔者认为，商标合理使用必须同时具备以下三个要件:
第一，主观目的出于善意。即指行为人基于正当目的使用他人的商标，没有从事不正当竞争的意图，没有攀附该商标已有商誉的企图，也没有对商标权人的合法权益造成不合理损害的图谋。
善意是一种主观心态，可以从行为人的外在表现判断:
1.使用与他人商标相同或近似的文字、图形的同时，是否还使用了相应的辅助用语。行为人在不得已使用他人商标描述自己的商品或服务时，在适当地方加注“主要成分”“功能”“使用方法”等说明性文字或在使用他人商标指示商标权人的商标或服务时，紧靠该商标前后使用了“For”“Inside”“Compatible”等用语，以表明使用他人商标仅出于描述商品或服务的目的。
2.使用与他人商标相同或近似的文字、图形的同时，是否同时正确地标注了自己的商标。行为人尽管在描述其商品或服务时使用了他人的商标，但在商品上或在服务中也以惯常使用的方式标注了自己的商标，即在醒目的位置以醒目的方式突出使用自己的商标，而不是将自己的商标置于不易被别人发现的地方或采用不易引人注意的使用方式，那么可以推断使用人更多的是将其作为商品说明来使用。比如联想电脑在标注“Intel Inside”的商标以强调其CPU的优质的同时又标注了自己的商标“Legend”，应当属于合理使用。
3.使用与他人商标相同或近似的文字的同时，是否刻意强调该文字的显著性。如果使用人将他人的注册商标置于该商品的显著位置，甚至放大字体，加以亮色，进行艺术加工等以求引人注目，而将其他的说明性词语和自己的注册商标置于不明显之处，那么很容易推断使用人有搭便车的主观意图，应当不属于合理使用的范畴。
4.被使用商标的情况。被使用商标的具体情况，包括显著性和知名度、使用商标的产品与商标核定使用的商品的关联程度等均是判断使用人主观上是否善意所要考虑的重要内容，也直接影响到该商标合理使用的范围和程度。知名度高，显著性强的商标，合理使用的范围相对小，使用人应负有较高的注意义务。使用人如果将知名度较高的商标使用在与商标核定使用的商品的关联程度较高的商品上，其主观上有搭便车意图的可能就大一些。
本案原告古乔古希公司的“GUCCI”品牌是全球最大的和顶尖的高档奢侈品牌之一，原告的产品覆盖了皮革制品、鞋、服装等众多类别，在世界各国都享有极高的知名度和卓越的声誉，并受到中国政府部门的重点保护，2000年被国家工商总局列入《全国重点商标保护名录》，同时也在消费者当中获得高度认可。被告的经营模式“奥特莱斯”又称名品折扣店。“奥特莱斯”是英文OUTLETS的中文直译。其英文原意是“出口、出路、排出口”的意思，在零售商业中专指由销售名牌过季、下架、断码商品的商店组成的购物中心，因此也被称为“品牌直销购物中心”。原、被告的产品定位明显不同。但被告在其商业宣传和使用中并未完整、如实地向相关公众反映这一情况，而是将“GUCCI”标识醒目标注于其经营的“奥特莱斯购物广场”108号商铺的门头，并在商铺广告、户外广告、路牌广告及企业网站的宣传页面的显著位置，醒目标注“GUCCI”“2009GUCCI即将开业”“GUCCI正在装修中……”“国际名品快乐购买入驻品牌:GUCCI……等”字样。被告上述宣传使用行为建立在“GUCCI”字号的高知名度上，直接利用了原告的经营成果及“GUCCI”的声誉，从而获取有利的市场竞争地位，有明显的通过搭便车的形式抬高其企业形象，扩大影响力的商业目的，并非单纯为了描述自己的商品或服务。因此，被告的使用不能认为是合理的、适当的。
第二，使用方式属于非商标性使用。非商标性使用是指行为人对他人商标的使用建立在非商标意义的基础上。所使用的文字或图形用于说明商品、服务的特征、属性，或是说明质量、用途、地理来源、种类、价值或者是用于和被使用的商品进行比较而进行使用，并非用于指示自己商品或服务的出处，即该文字或图形不足以标识、区分商品来源。
本案中被告使用“GUCCI”的方式有其特殊性。由于被告系从事服装、服饰、鞋帽、箱包等时尚消费品的零售商，其提供的是商品零售服务，而“GUCCI”只是被告打算经营的一个商品品牌，被告使用“GUCCI”并非用于标识其提供的服务来源，因此，被告对“GUCCI”商标的使用并非法律意义上服务商标的使用。同时，被告尚未开业，涉案商铺内并不存在正在销售或准备销售的商品，也无法认定被告对“GUCCI”标识的使用是作为商品商标使用。因此，在本案中被告对于“GUCCI”标识的使用并非商标意义上的使用。
第三，客观上未造成不合理的损害。未造成不合理损害是指行为人对他人商标的使用没有给商标权人的合法权益造成不合理的损害。客观上未造成损害或不会造成损害是判断是否合理使用的核心标准。商业性使用的不合理损害主要是造成消费者的混淆和误认。商标的基本功能在于指示商品或服务的来源，如果行为人在描述其商品或服务时对他人商标的使用没有使消费者对商品或服务的来源发生混淆，行为人的商标使用行为就是正当的行为，商标权人应当容忍对其商标的这种使用行为。
消费者混淆包括直接混淆，即把被告的产品或服务当作原告的产品或服务，也包括间接混淆，即产品生产者与商标所有者之间关系的误认，包括认为被告和原告之间存在赞助或许可之关系等。判断混淆可以从权利人在其商标被使用后名誉受损、利润下降等直接后果进行判断，也可以从是否存在混淆、误认的可能性角度分析。具体应当以消费者的认识和商标权人提供的证据相结合进行判定，即可以从销售范围、使用时间、是否独占使用、消费者调查、销售者的证言、标志在商业杂志上的使用、公司的规模、销售数量、消费者全体大小等范围进行考虑。
本案原告的商标及字号“GUCCI”本身系臆造词，具有较高的知名度和较强的识别性。被告对“GUCCI”标识的这种使用，客观上极易使相关公众产生误认，以为被告108号商铺系原告所投资或经营，是原告在中国境内的奥特莱斯直营店或与被告合作开设的直营店。同时，被告在广告宣传中未对其经营情况作全面、完整的描述，其歧义性的广告语会使相关公众以为被告准备销售的商品与原告专卖店的商品具有一样的品质和时尚度，从而获取了不应有的竞争优势，致使原告的利益受到损害。
如上所述，主观上出于善意、非商标性使用、客观上未造成损害，三者必须同时具备。构成商标合理使用三者不可或缺。因此，本案中，被告对“GUCCI”标识的使用虽非商标性使用，但其主观上出于恶意，客观上造成损害了后果，则必然不构成商标的合理使用。
三、关于本案的定性
本案由于“GUCCI”只是被告打算经营的一个品牌，被告尚未正式开业，108号商铺内并不存在正在销售或准备销售的商品，从本案原告提供的证据尚无法认定被告对“GUCCI”标识的使用系商标意义上的使用，因此，本案的定性也有其特殊性。
商标的基本功能是区分和识别商品或服务的来源。如果使用相关商标行为的目的并非为了指示相关商品或服务来源，则不纳入商标权控制的范围。故，在此，法院对被告的行为未作商标侵权认定。由于原告的“GUCCI”同时也是具有极高市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号，应当依法受到《反不正当竞争法》的保护，且原告在本案中亦以其字号作为权利基础，指控被告的行为构成不正当竞争。因此，法院最终判定被告的行为构成擅自使用他人企业名称和虚假宣传的不正当竞争。