（二）商标授权确权焦点问题
当注册商标遇上撤三制度
——被审查的不仅仅是“用与不用”
商业侵权专业组 王华律师
一、撤三申请的目的究竟为何
虽然《商标法》设置撤三申请的目的在于激活商标使用，但是实践中申请人提出“撤三申请”的答案却形形色色。
在我们近期代理的内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称伊利集团）“TOFER托菲尔”“TOFER”商标撤三行政确权系列案件中，拓浦有限公司提出撤三的原因，系伊利集团的“TOFER托菲尔”“TOFER”商标阻碍其商标注册，而伊利集团的商标最早于2001年获得注册，已超过除主张驰名之外的无效宣告期限，因而撤三作为清除拓浦公司商标注册障碍的方式显然值得一试。虽然最终一、二审法院支持了我们的主张，维持了“TOFER托菲尔”“TOFER”商标的注册[1]，但“撤三”仍然是拓浦公司以及其他众多意欲清除商标注册障碍的不二选择。
上述案件中提起撤三的原因，应属撤三起因的多数派。除此之外，提起撤三的原因可谓五花八门、形形色色。例如：
（一）“卡斯特”商标之争中的“原罪说”
法国卡斯特兄弟股份有限公司认为“商标本属于我，却被你抢注了”，无论通过何种方式，只要撤销即可[2]。
（二）“恒大”商标撤三案件中的“抗辩说”
“恒大冰泉”的使用被江西恒大高新技术股份有限公司起诉侵权，恒大地产集团有限公司于是对恒大高新公司在“纯净水”等商品上的注册商标提出撤三，顺带对恒大高新从20世纪90年代开始注册的所有30多枚“恒大”注册商标全部提起撤三。
（三）“妙妙”商标撤三案件中的“一定要撤掉你”
保定妙士乳业有限公司的“妙妙”商标于1999年申请注册，内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司2007年前后推出“妙妙”产品。因未获得同类商品上的“妙妙”商标，2010年对“妙妙”商标提出第一次撤三，经过再审仍未能撤销，于是2014年再次提起撤三[3]。
（四）“太阳神”商标撤三案件中的“驰名商标衍生价值”
“太阳神APOLLO及图”商标在保健品上于2004年被确认达到驰名程度，其在“纱、线”等商品上注册的“太阳神APOLLO及图”被他人提起撤三[4]。
撤三制度的启动显然并不完全出于“激活商标资源”的目的，所以我们更为关注的是商标撤三制度规定于《商标法》“商标使用的管理”的篇章，在司法案例所体现的撤三案件的审理规则中，也反映出对撤三制度中要求不仅仅是“使用”，更要精准理解如何“使用”才符合法律要求的规范性使用。故在此，笔者仅探讨撤三制度中使用“标识”与“商品/服务”的规范性问题。
二、使用“标识”与“商品/服务”的规范性分析
（一）使用标识的规范性要求：未改变显著特征，且无其他相同商标注册
认定为“未改变显著特征”的使用范围，应当涵盖字形的变化、构成要素的位置变化、未指定颜色使用彩色图样、商标省略或添加描述性非显著部分等[5]，对于未改变显著特征的使用予以认定，已有诸多案例予以确定。个别案件中实际使用的标识与注册标识相差较大，亦因为公众认知与注册商标相对而应得到保护。
但值得注意的是，最高人民法院在“厨寶CHUBAO及图”商标撤三案件中，认为商标权人使用的标识为“Chubao厨宝”，且实际使用的商标已独立注册，故对于“Chubao厨宝”的使用并不等同于“厨寶CHUBAO及图”商标的使用，因而“厨寶CHUBAO及图”商标终被撤销[6]。在“BUCCELLATI”商标撤销复审案件，法院同样认为注册人使用“FEDERICO BUCCELLATI”商标，是注册人的另一枚注册商标，故不能认定为“BUCCELLATI”商标的使用[7]。
那么问题来了，对于虽未改变显著特征的商标使用，司法实践中给出了宽严相济的两种做法。从裁判文书上看，“厨寶CHUBAO及图”商标案件及“BUCCELLATI”商标案件使用商标显著部分却未被认可的主要原因在于不同的标识均有注册。但笔者认为，举重以明轻、裁判规则的一致性均系法律的内涵要求，既然在通常情况下均可认为未改变显著特征的使用可视为注册商标的使用，那么在类似于“厨寶CHUBAO及图”“BUCCELLATI”的案件中，亦应一致对待。
（二）使用商品的规范性要求：类似商品上的使用一般不视为核定商品上的使用
北京市高级人民法院在《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》中指出：只有在核定商品上的使用，才是对注册商标的使用，而在与核定使用商品类似的商品上的使用，并非对注册商标的使用，不能据此维持注册商标有效。该原则在第514091号“萬寶WANBAO图形”商标[8]等多个案件中已有体现。
但此类情形亦有例外。如实际使用的商品与核准注册的商品为同一商品的不同名称；实际使用商品在《类似商品和服务区分表》中并不存在，且核定使用的商品存在上下位关系、可替代关系；从商品或服务的发展趋势考虑，实际使用的商品或服务与核准注册的商标或服务存在趋同性或交叉关系的，均可视为对核准注册的商品或服务上的使用。
对于证明部分商品有效使用后的撤销范围，笔者认为值得探讨的是，提供部分商品或服务的使用证据，是否可以使不相类似的商品或服务得到整体维持。在2002年《商标法实施条例》之前，对于商标撤三案件，注册商标在指定使用的一种商品或服务上使用，即可维持该商标在全部商品或服务上的注册。笔者认为其依据除了打破“无使用”的状态之外，还可以从商标局、商评委的审理范围理解。即全部撤销的请求特定为撤销商标而非商标中的部分商品，商标注册人仅提供某一项商品上的有效使用证据即无法达到整体撤销该商标的目的，进而对全部商品予以维持。
按照目前通行的做法是商标注册人或者被许可使用人在指定使用的一种或几种商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的商品上的注册可予以维持。该规则虽已保障商标禁用权范围，但对于撤销的部分，仍不一定能达到激活资源的目的。因撤三案件中并不考虑商标注册人在其使用商品上的知名度，故类似保护范围多以《区分表》为依据，被撤销的类似群与维持注册的类似群商品仍存在关联可能，一旦他人申请注册，商标权人只能通过异议、无效来阻止。成功阻止则撤三案件中追求的“激活商标资源”目的未能达到；阻止不成则会造成相关商品或服务上存在相同或近似商标，对于各方商标发展的空间都存在限制。从操作实践及后续程序来看，笔者认为通行做法中对于商品的保护范围仍值得商榷。
三、结语
将何种标识使用于何种商品/服务，应是商标“使用”的基本问题，笔者提出上述看法以期完善对于有效使用的判断。除以上所述外，商标撤三案件中，并不常见的非典型性注册及使用，如驰名商标的全类注册，知名标识的近似性注册，非以直接商业性为目的的赠品、企业内部使用等，往往更受关注。其原因在于撤三制度虽系商标使用与否的管理手段，但其被启动的原因常常跟“用与不用”无关，因而衍生了更多问题，故撤三制度中所要审查往往不限于也不应仅限于商标的“用与不用”。
撤三案件中不符合交易习惯的使用证据不予采信
——以“丽友LY及图”商标撤三案件为例
著作权专业组 何月红律师
一、案情简介
2014年9月11日，李某对南通海尔斯医药有限公司（以下简称海尔斯公司）在“健肤霜，润肤液，治冻灵，痱子粉，痱子水”商品上注册的第210850号“丽友LY及图”商标（以下简称“复审商标”）提出撤销三年不使用申请，商标局维持商标注册。而后李某提出复审申请，商评委认为海尔斯公司提交的使用证据无法形成完整的证据链证明复审商标在核定商品上在指定期间内的公开实际使用，复审商标予以撤销。
2015年7月16日，海尔斯公司向北京知识产权法院提起诉讼，一审法院认为，海尔斯公司提交的购销合同、发票、出具的《证明》等证据不符合交易习惯，不能相互印证形成完整的证据链，驳回了海尔斯公司的诉讼请求。海尔斯公司不服，提起上诉，北京高院近日作出二审判决，维持原判。恒都作为案件第三人李晔的代理人提出的海尔斯公司提交的证据不符合交易习惯的观点得到一、二审法院的认可。
二、对于不符合交易习惯的证据法院的认定及分析
海尔斯公司主要提交了7套销售合同、发票及证明，第三人认为不符合交易习惯，得到法院支持：
第一，海尔斯公司与济南鲁康化学工业有限公司签订的《购销合同》上，“签订时间”一栏和“交货期限”一栏的时间均已提前打印完成，约定的结算方式是“汇款”，而合同签订的时间、交货期限与发票开具时间均为同一天，上述交易不符合交易习惯；
第二，海尔斯公司与如东县靖海医院签订的《购销合同》，订购“丽友牌”护手霜仅为10支，交易金额为350元，合同的结算方式是“汇款”，上述交易购货数量较少，采用汇款的结算方式亦不符合交易习惯；
第三，海尔斯公司与另外的三家公司签订的《购销合同》、发票以及上述三家单位公司出具的《证明》，上述《证明》书写方式和证明内容基本相同，落款时间均为同一天，三份合同各自显示的签订时间、交货时间以及发票的开具时间均为同一天，上述交易过程显然不符合交易习惯；
第四，海尔斯公司与济南鲁康化学工业有限公司、苏州海基飞跃特种装备工程有限公司、江苏牡丹离心机制造有限公司签订的《购销合同》、发票以及上述三家公司出具的《证明》，合同上显示的运输方式为“货物自提”，这意味着买方带着公章去海尔斯公司处购买产品，两地相距近千公里，买方自提货物后，合同签订、汇款、开发票，当天完成交易，交易金额仅为2160元，不符合交易习惯。
综上所述，海尔斯公司提交的证据不符合交易习惯，不能形成完整有效的证据链，因此，不能证明复审商标在指定期间进行了真实、合法、有效的使用，一、二审法院都认定复审商标的使用证据无效。
由于证据不符合交易习惯而被判撤销商标，本案不是第一例，实践中不少案件因为证据不符合交易习惯，不能形成完整的证据链而被法院判决撤销商标
（2016）京行终5208号判决，北京金色太阳暖通设备有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、张某亮因第4195396号“米兰春天”商标撤销复审行政纠纷案件，法院认为张某亮提交了其与温州帝威斯公司等签订的商标许可使用合同，但在许可合同中，均未约定商标使用授权使用费，未约定商标许可使用费用的无偿使用商标许可合同，不符合常理和商业惯例，不应被认定为商标使用行为，复审商标予以撤销。
（2016）京73行初4699号判决，江西恒大高新技术股份有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、广州红骏贸易有限公司（第三人）因第3309523号“恒大HengDa及图”商标撤销复审行政纠纷案件，第三人提交的购买公证书，是个人在购买一件衬衣时为维权而采用公证购买的方式明显不符合常理，也不符合普通公众对于交易习惯的认知，因此，第三人的上述使用证据法院未予以采纳，复审商标予以撤销。
“交易习惯”是指在交易行为当地或者某一领域、某一行业通常采用并为交易对方订立合同时所知道或者应当知道的做法或者指当事人双方经常使用的习惯做法。在认定当事人双方的交易是否符合交易习惯时，需要综合考虑时间、空间、相关行业、合理性等多种因素。合理性是考察证据真实性的重要方面，本案中海尔斯公司提交的使用证据不具有合理性，不符合交易习惯，其真实性存疑，因而，法官认定其提交的使用证据不具有合理性，不符合交易习惯，不予采信。
“湾仔码头”的“沉”与“浮”
——浅析商标“撤三”案件中 “象征性使用”的证据排除
商标诉讼专业组 樊慧东律师
【引言】
提起速冻水饺，大家一定会想到“湾仔码头”吧？据说“湾仔码头”是因为创始人藏健和最初在香港湾仔码头边摆地摊卖水饺起家而得名。但是，你知道“湾仔码头”注册商标背后的故事吗？或许很多人不知道这个驰名商标曾经还经历过一段商标撤销三年不使用的漫长诉讼。
一、“湾仔码头”商标撤销三年不使用诉讼案件
“湾仔码头”是香港的一个地名，同时也是一个速冻食品的品牌，属于通用磨坊食品亚洲有限公司（以下简称通用磨坊公司）。我们熟知的“湾仔码头”的水饺、馄饨和汤圆就是出自这家公司，然而在这个品牌推出之后，以“湾仔码头”为名的商标注册一哄而起，通用磨坊公司由此走上了漫长的商标维权之路。而在维权的过程中，他们发现成超受让的第1591629号“湾仔码头”商标，在过去三年内并未实际使用，遂提起撤销三年不使用诉讼，撤销了涉案商标，进一步推动了“湾仔码头”品牌的市场化与国际化。
1.案件基本事实
2.案件诉讼情况
3.案件争议问题
本案争议问题是，复审商标在2006年8月21日至2009年8月20日的指定期间是否进行了实际使用？“象征性使用”能否成为“撤三”案件的理由及其认定标准？
二、“撤三”案件中“象征性使用”的证据排除
在“湾仔码头”撤三案件中，法院围绕商标的“实际使用”和“象征性使用”展开，排除了象征性使用的相关证据，认定其不能构成商标的实际使用，在“沉”与“浮”之间完成了这场商标反击战。
“商标使用”是整个商标法适用中的核心概念，尤其在商标的“撤三”案件中，“使用”的认定更是成为商标生死存亡的关键环节。根据商标法第四十四条的规定，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人都可以向商标局申请撤销该注册商标。这种制度的设计，在一定程度上促使商标的实际使用，发挥商标的实际效用，防止浪费商标资源。但是，我国商标法尚未明确界定“商标使用”的概念，仅是在第四十八条类型化地规定：“本法所称的商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”
从上述规定来看，商标的象征性使用是符合“商标使用”范畴的。但是鉴于商标标识的价值在于引导相关公众识别商品或者服务的来源，因此，商标法关于“使用”的定义，实质上隐含了商标“商业性”的前提性条件。相反，商标的象征性使用则是指未将商标适用于商品或服务上，未能区分商品或服务来源的商业使用，包括公布商标注册信息或者声明对其注册商标享有专有权等注册商标宣称行为，以及为保留商标权利所作的商标转让或许可行为等。
那么，在司法实践中，哪些证据属于象征性使用，应当予以排除呢？
首先，商标的象征性使用一般不具有真实使用的意图。商标的象征性使用以维持注册为主要或者唯一目的，不足以产生维持注册的效力，排除真实使用的意图。在商标诉讼中，抢注商标或者单纯的以注册商标为目的的逐利行为，通常会成为法院认定商标真实使用商标意图的重要依据。例如在“湾仔码头”撤三案件的再审中，被申请人通用磨坊公司主张成超作为专业的商标抢注者，曾试图向通用磨坊公司高价出售复审商标，足见其并无真实的使用意图。法院也将成超申请注册50余件与他人知名商标相同或近似商标的情况，作为其是否具有真实使用意图的重要参考。
但需要注意的是，如果商标权人因不可抗力、政策性限制、破产清算等客观事由，未能实际使用注册商标或停止使用，或者商标权人有真实使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，但因其他客观事由尚未实际使用注册商标的，均可成为商标象征性使用的抗辩理由。
其次，商标的象征性使用未能进入商品流通领域，属非商业性使用。一般来讲，商标的使用须与特定的商品或服务相结合，以便相关公众通过该商标标识识别或区分商品。商标的使用通常需要证据来证明，若无直接证据显示商标于指定期间内已经实际进入了商品流通领域，从而发挥了区分商品或服务来源的作用，则不宜认定该商标实际进行了使用。由此可知，单纯的广告宣传、许可行为、订立合同的行为以及内部使用的行为，均为未能表明商品实际进入流通领域，属典型的象征性使用行为，未能实现识别商品或服务的价值要求。
在上述案件中，成超主张以广告宣传和许可他人使用的方式进行了真实的商业使用，以及其提供的《广告代理合同》、《广告协议》、招商广告和商标合作协议，但皆因其未能提供相关的证据证明商标确已实际使用，而最终承担了象征性使用的不利后果。
商标是一种符号，一种本质在于被相关公众识别的符号，因此当商品或服务仅是内部使用并没有实质性地进入市场，消费者没有接触到商标的机会，这种商标的使用不能构成实际使用。例如，单纯地在商品上附带贴标的行为，生产部门为方便生产在单据上的印标行为等，均不属于实际使用的范畴。单纯的许可行为也不构成“实际使用”，是象征性使用的典型代表。
但需要强调的是，许可行为并不必然导致象征性使用，被许可人一旦使用该注册商标即可构成商标的使用，其被视为商标权人的使用行为。倘若剥离被许可人的使用行为，仅是单纯的许可行为不构成对商标的实际使用。
综上所述，审理涉及撤销连续三年停止使用的注册商标的行政案件，应当根据商标法有关规定的立法精神，正确判断所涉行为是否构成实际使用，排除象征性使用的证据形式。对于企业来说，商标的象征性使用不利于企业整体商标战略的规划和实施。企业应当制定合法、长远的商标战略，对已确定使用的商标，要及早注册，防止他人恶意抢注谋取不当利益；对已经注册的商标要在有所侧重的同时，关注边缘商标的使用情况，防止因三年不使用而被人提起撤销。
保护未注册商标前应作“合法性审查”
——以“凯撒”“赖茅”“荣华”商标等案件为例
商标诉讼专业组 文萁律师
一、恒都代理“凯撒”商标无效宣告行政纠纷二审案件分析
1.案情简介
2.案件审理经过
（1）评审阶段，商评委认定诉争商标指定使用在“啤酒”商品上构成对他人在先使用并产生一定影响商标的抢注，违反2001年《商标法》第三十一条，裁定诉争商标在“啤酒”商品上予以无效宣告。
（2）北京知识产权法院一审判决维持被诉裁定。
一审凯撒公司委托恒都代理，通过向法院提交的40多份证据，证明及主张：第一，凯撒公司拥有的在先“凯撒”系列商标早在2003年申请，2005年获得注册，核定使用在第32类“啤酒，果汁”等商品上，诉争商标是在先“凯撒”系列商标基础上的合理延伸，因此，凯撒公司不具有“以不正当手段抢先注册”的恶意；第二，凯赛多公司主张的“在先使用”虽然早于本案诉争商标申请日但却晚于凯撒公司在先其他“凯撒”商标申请注册日，实为侵权性质的使用，不具有合法性，不应当成为受法律保护的未注册商标权益；第三，凯赛多公司使用“凯撒”商标并未达到一定影响。
然而，北京知产法院认定凯赛多公司在先使用“凯撒”商标并具有一定影响，且凯赛多公司的使用行为是构成对凯撒公司在先注册商标专用权的侵犯不属于本案审理范围，一审判决依然认定诉争商标属于2001年《商标法》第三十一条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，维持被诉裁定。
（3）北京高院二审撤销被诉裁定及一审判决
凯撒公司不服一审判决提起上诉，并在二审中坚持一审主张并提交凯撒公司在先“凯撒”商标实际使用证据及“荣华月饼”“采蝶轩”商标侵权案最高院判决予以证明。
北京高院最终撤销一审判决及被诉裁定，并认定：依据现有事实，不足以认定凯赛多公司主张权利的“凯撒”商标在诉争商标申请日之前，在啤酒商品上已经具有一定影响，亦不足以认定凯撒公司存在抢先注册凯赛多公司所称“凯撒”商标之恶意。至此，凯撒公司最终胜诉，诉争商标效力已然确定。
值得关注的是，本案凯撒公司始终没有放弃主张凯赛多公司商标使用行为属于侵权性使用，不应成为对抗注册商标的权益。对此一审法院认为超出本案审理范围，二审法院则未予评述，究竟为何？留给我们一个在此探讨的空间。
二、从在先判例来看“未注册商标权益的合法性审查”的必要性
从理论上讲，任何一种权利或利益受到法律保护的前提当然是具有合法性，未注册商标也不例外，但司法实践中不同案件中针对类似问题作出的判决并不相同，下面从三个案例角度进行简要分析：
1.“赖茅”商标异议复审案件，最高人民法院再审审查《行政裁定书》
赖世家酒业公司对贵州茅台酒厂第4570381号“赖茅”商标提起异议的理由即该商标系对其在先使用并具有一定影响商标的抢注，违反2001年《商标法》第三十一条后半段的规定。最高院审查认定赖世家酒业公司20世纪80年代的使用行为实为侵犯“赖茅”商标专用权的行为，并不能因违法行为而产生商标权益，最终被异议商标予以核准注册。
2.“荣华”商标侵权及不正当竞争案件，最高院再审《民事判决书》
1997年香港荣华公司诉苏氏荣华商行侵犯其知名商品特有包装、装潢，并得到法院支持，此后香港荣华公司与苏氏荣华商行双方关于“荣华”月饼商标民事侵权及确权行政纠纷历时十几年，从东莞中院、广东高院到最高院均对不同案件作出审理判决，其中关于香港荣华公司在中国大陆销售“荣华”月饼是否拥有“知名商品特有名称权”、“未注册驰名商标权”或构成“在先使用并具有一定影响的商标”，各法院甚至有相反认定，其中就涉及本文讨论的未注册商标合法性审查问题，特选（2012）民提字第38号最高院再审民事判决作说明：
2006年香港荣华公司诉“今明公司”（经苏氏荣华商行授权使用“荣华”商标）等商标侵权及构成不正当竞争，东莞中院一审认定香港荣华公司在大陆使用“荣华”形成了未注册的驰名商标，二审法院纠正认定“荣华月饼”为“知名商品特有名称”，“今明公司”等构成《反不正当竞争法》第五条第（二）项规定的不正当竞争。
然而，最高院2012年再审作出（2012）民提字第38号判决，认定“今明公司”在第533357号“荣华及图”商标范围内使用商标，并不侵权。最高院虽未在该案判决中对香港荣华公司对“荣华”的使用是否为侵权性使用明确评述，但在向国家商标局出具的《关于“荣华月饼”是否为知名商品特有名称等有关问题的复函》中认为并无证据证明在第533357号“荣华及图”商标申请注册前香港荣华公司的“荣华月饼”已在内地具有一定知名度，不存在通过善意在先使用行为而获得知名商品特有名称权的情况，并答复：
“根据我国的商标注册制度，商标一旦获准注册即具有专用权，排斥他人在相同类似商品上使用相同近似商标。反不正当竞争法对于知名商品特有名称的保护本质上是对未注册商标的保护，相对于商标法对注册商标的保护而言具有补充性。商标核准注册后，在其核定使用的商品范围内，与其相同或者近似的标识，不能再通过实际使用行为而产生未注册商标权或者知名商品特有名称权，否则将损害商标注册制度的基本价值。”
3.“卡尺牌”商标侵权案件，朝阳区法院《民事判决书》
在永利密封公司诉吉林海鸿公司侵犯注册商标专用权案件中，吉林海鸿公司以《商标法》第五十九条第三款规定的“在先使用并具有一定影响”提出不侵权抗辩，永利密封公司主张在案外人注册的第104937号“卡尺牌及图”商标有效期间，吉林海鸿公司的商标使用实为侵权，违法性使用不能形成受法律保护的“在先使用商标”权益。但一审法院对此并未评述，并认定吉林海鸿公司不侵权抗辩成立。目前该案处于二审程序中。
上述三个案件法院对“未注册商标”使用合法性审查所持不同态度直接决定了案件结果，在“赖茅”案件中法院进行了审查，并认定“在先使用”实为侵权性使用，不受保护；“荣华”案件虽有复杂背景，但最高院仍在答复体现了同样的观点；“卡尺牌”案件中，一审法院回避该问题并给予其保护。我们认为无论是在行政案件还是在民事案件，法院在一方当事人提出“合法性审查”主张的基础上，应当对当事人这一主张进行审查。那么在具体案件中应否审查、审查范围、举证责任的分配则需要更多探索……
三、未注册商标权益合法性的具体审查
对未注册商标权益的保护是对商标注册制度不足的弥补，现行《商标法》第十三条第三款、第十五条、第三十二条、第五十九条第三款，《反不正当竞争法》第五条第（二）项基本可以囊括未注册商标受保护的全部情形。结合这些法律法规，前述案件的在案证据均显示一方当事人所主张使用“未注册商标”的权益，系侵权性使用或者具有侵权的高度盖然性，在此前提下，能否保护此类“未注册商标”使用利益自然需要足够的谨慎。
分析“赖茅”和“荣华”案件，需要对“未注册商标”使用行为合法性进行审查的情况均是除却本案诉争商标（以行政案件为例），尚存在其他更早“在先注册商标”，具体时间关系如下：
具体可分为两种情况：其一为“在先注册商标”与“诉争商标”注册人相同（或关联），如“赖茅”案；其二为“在先注册商标”与“诉争商标”注册人不同，但后来可能存在“在先注册商标”转让、被撤销、未续展、主体消亡而导致权利消亡的情形（如“荣华”及“卡尺牌”案）。此两种情况下法院对合法性的审查面临的问题有较为明显的差别：
1.情况一，“在先注册商标”与“诉争商标”注册人相同（或关联）
“赖茅”案件中，最高院的裁判逻辑相对简单明了，即贵州茅台酒厂“在先注册商标”权利产生在先，即使该商标后来因未续展而无效，但并不改变赖世家酒业公司在该在先商标有效时“侵权性使用”的事实，使用行为不具有 “合法性”，无法形成对抗贵州茅台酒厂“在后”注册的诉争商标的在先权益。
2.情况二，“在先注册商标”与“诉争商标”注册人不同
当“在先注册商标”与“诉争商标”注册人不同，“诉争商标”注册人主张对方对其商标提出无效、异议或诉其侵权，依据的“未注册商标”使用实为侵权性质的使用，不应受法律保护，此时待审查的是“未注册商标”使用是否侵犯案外人商标专用权，从常理来看，“诉争商标”注册人并无权提出此主张，因为权利人有权自由处分自己的权利，也不排除在个案中存在影响侵权认定的事实，除非已有生效判决或其他证据能够确认侵权事实成立，可是从大多数案件来看，这样的证据较难获得，大致会遭遇如下困难：
第一，案外人主体已经灭失，让其主张权利已无可能，也无法考究其是否曾有许可或“容忍”他人使用商标；第二，“在先注册商标”因被撤销或未续展而归于无效，或者商标发生转让，让原注册人此后再主张此前的权利已无依据；第三，诉讼时效所限；等等。
因此，在存在“在先注册商标”情况下，“未注册商标”使用行为是否合法看似“性质待定”，但当在案证据让侵权判定“显而易见”时，如果仅因被认定侵权就直接认可其合法性，并进而对抗诉争商标，对诉争商标注册人似乎极为不公平，也损害了商标注册制度的基本价值。最高院在“荣华”月饼民事案件中，抛却复杂背景所维护的注册商标权利，应当也包含了该制度考虑。
笔者认为诉争商标注册人在证明在先商标权利存在后已经尽到举证义务，后续应当由“未注册商标”使用人来举证证明其使用确实经过许可授权（或者存在“更早的在先使用”等其他不侵权的抗辩），因此其行为合法，应当受到法律保护，否则不应当对“未注册商标”使用形成的利益进行保护。
四、再评“凯撒”案件
“凯撒”案件属于上述情况二，即“在先注册商标”原始权利人并非凯撒公司，但凯撒公司受让商标后，在先商标的注册人已经消亡，凯赛多公司并未证明其转让前的同意使用意愿，而且，凯赛多公司主张的最早时间晚于“在先注册商标”的申请日和注册日，不具有绝对的“合法性”，其进入中国市场并未尊重已有的注册商标权利，亦难言善意。因此，从这个角度来说，其主张的“未注册商标”权益即“在先使用并具有一定影响的商标”属于侵权获得，并不合法，当然不应受到保护。
综上，虽然注册商标效力并非绝对，但法律给予“未注册商标”使用利益保护的前提是其具有合法性，侵权性使用或具有侵权的高度盖然性的使用不具有“合法性”，自然不能成为对抗注册商标的权益，这在商标民事案件和行政案件中应该并无差别。因此，在案件出现不得不回答“未注册商标”使用行为侵权与否时，法院应该通过证据规则的适用，对“未注册商标使用”行为合法性进行基本审查，而不是以“超出本案审理范围”为由对“显而易见”的侵权行为“视而不见”。
声明：本文引用案例，均仅为说明本文“未注册商标使用合法性审查必要性”相关话题，对其中涉及的“未注册商标使用”情况及是否合法或侵权的表述均基于判决中法院查明的事实及评述，如有不当之处，欢迎指正。
“TKD KABEL”商标行政诉讼案件的多重典型意义[9]
商标诉讼专业组 张瑜律师
2017年1月10日，北京知识产权法院召开建院两周年新闻发布会，并发布了八类典型案例共62案，其中第59件案件——（2015）京知行初字第5005号原告TKD电缆有限公司（TKD KABEL GmbH）诉被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人上海梯客迪电缆销售中心商标无效宣告请求行政纠纷案为维护诉讼秩序、保障诚信诉讼类典型案例，是行政诉讼中对虚假陈述处罚的第一起案件。恒都代理TKD电缆公司取得该案的全面胜利。
一、案情摘要
上海梯客迪电缆销售中心（简称梯客迪中心）于2010年9月27日在第9类电缆等商品上申请注册了第8703076号“TKD KABEL”商标（简称争议商标）。2013年12月26日，德国TKD电缆有限公司（简称TKD电缆公司）针对争议商标提出无效宣告请求，主要理由为梯客迪中心曾经是TKD电缆公司的代理商，长期在中国代理销售TKD电缆公司的产品。梯客迪中心在明知“TKD KABEL”为TKD电缆公司企业名称及商标的情况下申请注册争议商标，其行为构成了2001年《商标法》第十五条、第三十一条以及第四十一条第二款所指之情形。2015年4月24日商评委作出无效宣告裁定，裁定TKD电缆公司所提无效宣告理由不成立，争议商标予以维持。TKD电缆公司不服商评委裁定，遂起诉至北京知识产权法院。恒都代理TKD电缆公司不仅取得该案在实体上的全面胜诉，而且梯客迪中心还因虚假陈述被处以一万元罚款。该案是行政诉讼中对虚假陈述处罚的第一起案件，入选北京知识产权法院建院两周年维护诉讼秩序、保障诚信诉讼类典型案例。
二、恒都观点
本案实体上的焦点问题共涉及两个方面，即（一）争议商标是否构成2001《商标法》第十五条所禁止的“代理人未经授权将被代理人的商标进行抢先注册”的情形；（二）争议商标的注册属于2001《商标法》第三十一条规定的情形，即诉争商标的注册是否损害了TKD电缆公司的“TKD KABEL”字号权并构成“以不正当手段抢先注册他人已经在先使用并有一定影响的商标”的情形。
关于实体上的焦点问题，恒都的主要观点与主张如下：
（一）不论是基于2005年德国TKD集团与上海翠辉贸易有限公司（简称翠辉公司）的代理协议的合同主体变更，还是根据上海海关缉私局洋山分局与中国建设银行股份有限公司上海长宁支行出具的相关函件以及TKD电缆公司提交的2008年至2014年间与梯客迪中心之间的相关交易文件等证据，均可以直接证明梯客迪中心与TKD电缆公司之间构成事实上的直接代理关系；同时基于翠辉公司的法定代表人李永学与梯客迪中心的法定代表人李慎之间的姐弟亲属关系，梯客迪中心与翠辉公司存在恶意抢注TKD电缆公司商标的串通合谋行为，构成间接的代理人恶意抢注行为。
（二）梯客迪中心不仅一直以德国TKD电缆中国代表处的名义在宣传和从事经营活动，而且在梯客迪中心与国内其他不同公司所签订的销售合同中关于质量要求技术标准一项的规定均是：按德国TKD KABEL公司样本参数供货和验货。以上的特定交易行为均足以证明国内相关公众在向梯客迪中心公司购买电缆产品时不仅明确知晓电缆的来源和生产厂家是TKD电缆公司，而且相关公众认可德国TKD电缆公司的产品技术，这也更进一步说明了德国“TKD KABEL”商标及商号在中国相关行业及相关公众中的影响力和知名度。争议商标与TKD电缆公司的企业字号及商标完全相同，同时违反了2001年《商标法》第三十一条前半段及后半段的规定。
三、裁判要旨
在本案中，法院全面支持了恒都关于2001年《商标法》第十五条及第三十一条的实体主张，并针对梯客迪中心进行虚假陈述的行为进行了罚款。
（一）裁判要旨之于2001年《商标法》第十五条
2001年《商标法》第十五条的立法目的在于给予特殊商业关系的当事人以特殊的保护，即避免代理人或者代表人基于此种特殊的商业关系抢注被代理人或者被代表人的商标，为诚实信用原则在商标法中的具体体现。该条款项下的“代理或者代表关系”不应局限于民法一般意义上的代理或者代表关系，其不仅应包含因接受商标注册申请人或者商标注册人委托在委托权限范围内代理商标注册等事宜而形成的代理或者代表关系，亦应包含因经销、代理等特定销售代理关系而形成的代理或者代表关系，否则将不当地限缩2001年《商标法》第十五条的适用范围，从而与诚实信用原则的基本精神相违背。同时，对于与构成2001年《商标法》第十五条之代理人或者代表人有串通合谋抢注行为的商标注册申请人，可以视其为代理人或者代表人，而此处“串通合谋行为”则可根据商标注册申请人与上诉代理人或者代表人之间的特定身份关系等进行推定，如公司之间的母子公司、总分公司、特定控股或持股关系，自然人之间的特定亲属关系、抑或特定公司股东或法定代表人之间存在特定亲属关系等。另外，该条款项下的“被代理人或者被代表人的商标”并不要求为其已注册的商标或者经过其使用已具有一定知名度的商标，仅要求被代理人或者被代表人具有在相应的商品或服务上已经使用该特定商标或者具备使用特定商标的意图即可。
本案中，无论从因经销、代理等特定销售关系而形成的代理或代表关系，抑或从与代理人或者代表人存在串通合谋行为的角度出发，均可以认定梯客迪中心与TKD电缆公司之间存在代理关系。同时，综合考虑本案的在案证据，本院认定TKD电缆公司至迟于2005年6月已成为“电线、电缆”等商品上“TKD”商标的所有人。
（二）裁判要旨之于2001年《商标法》第三十一条
虽然法院已经认定梯客迪中心注册争议商标已构成2001年《商标法》第十五条之情形，但考虑到2001年《商标法》第三十一条中对“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的抢注人的主体资格未施加任何限制，故若被代理人或被代表人的商标经过使用已经具有一定知名度，代理人或代表人未经被代理人或被代表人的同意擅自以自己的名义申请注册该商标亦可能同时构成2001年《商标法》第三十一条所指的“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。
本案中，首先，TKD电缆公司评审阶段提交的证据5、诉讼阶段提交的证据7、23-26等可以证明在争议商标申请日前，梯客迪中心在中国大陆地区签订的相关销售合同中，已明确出现“按照德国TKD KABEL公司样本参数”的字样。如上所述，梯客迪中心与TKD电缆公司存在特定的代理关系，因此，上述使用应当视为TKD电缆公司的使用，在此基础上可以认定“TKD KABEL”字号和“TKD”商标在先已经具有一定的知名度，且该知名度已经及于梯客迪中心。其次，争议商标与TKD电缆公司的上述字号完全相同，且争议商标核定使用的商品与“电线、电缆”等商品亦属于同一种或类似商品。故争议商标的注册已经损害TKD电缆公司享有的“TKD KABEL”字号权，构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。
（三）裁判要旨之于诚信诉讼
在诉讼程序中，当事人有权就案件所涉事实、证据、法律适用等实体问题以及其他与程序相关的问题，陈述自己的主张、意见并进行相互辩驳，且并不必然要求当事人放弃自身利益径直主动陈述对自己不利的事实。但是，遵循诚实信用原则为当事人参加诉讼活动的基本原则。当事人对其所知晓的与案件相关的事实进行真实、客观的陈述是诚实信用原则在诉讼程序中的直接体现。当事人虽不负有成就法官形成正确事实认知的积极义务，但其具备不得通过提供虚假陈述的方式妨碍法官形成正确事实认知的消极义务。即依据诚实信用原则，当事人在诉讼程序中不得主张明知不真实或者不确信真实的事实，亦不得在其明知真实或者确信真实的情况下否认对方当事人主张的事实。
而本案诉讼过程中，梯客迪中心对于其与翠辉公司以及TKD电缆公司之间存在特定关系、李慎与李永学为姐弟的事实多次予以明确否认。且在合议庭向梯客迪中心明确告知提供虚假证据或陈述将可能构成妨碍诉讼而须承担相应法律责任的情况下，梯客迪中心仍坚持相关虚假陈述。基于上述事实，本院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十九条第一款第（二）项规定对梯客迪中心做出了罚款的决定。
四、典型意义
在程序方面，本案作为行政诉讼中对虚假陈述处罚的第一起案件，对于当事人依据诚实信用原则在诉讼过程中应承担的“真实义务”与当事人为维护自身利益的辩护权利进行了合理的界定，对规范当事人庭审活动进行了有益的探索。
在实体方面，本案中对于《商标法》第十五条所规定的代理人或代表人直接抢注以及串通合谋的代理人或代表人抢注的认定要件进行了明确阐述，尤其是明确了该条款项下的“被代理人或者被代表人的商标”并不要求为其已注册的商标或者经过其使用已具有一定知名度的商标，仅要求被代理人或者被代表人具有在相应的商品或服务上已经使用该特定商标或者具备使用特定商标的意图即可。而且，本案同时明确了可以同时适用2001年《商标法》第十五条以及第三十一条抢注行为，在存在特定代理关系的情况下，抢注人作为代理人对相关商标的使用证据可以直接视为被代理人对商标的使用证据予以认定。
从“牛图形”商标异议复审行政纠纷案看在先著作权权属的认定
特许经营专业组 张荣梅律师
申请注册商标不得损害他人在先著作权，在商标授权确权案件中，商标是否侵害他人在先著作权关键在于对作品、著作权权属、实质性相似加接触可能性的认定。其中，对著作权权属的证明成为众多案件的难点，本文试从恒都代理的“
”商标异议复审行政纠纷案来谈一谈商标行政案中在先著作权权属的认定。
一、案件背景
捷高（私营）有限公司（下称捷高公司）成立于1972年，1981年开始经销“
”品牌商品，在20世纪90年代该品牌进入中国香港。捷高公司于1997年在第18类“手提包、钱包、公文包”、第25类“鞋、服装带（衣服）”等商品上申请包含“”的商标，1999年获得注册，捷高公司牛图形商标在皮具、服装商品上具有较高知名度。
兴南国际有限公司（以下简称兴南公司）于2001年开始陆续在第18、25、8、9、11、26等类别商品上申请注册包含“”的商标。捷高公司以其在先商标对兴南公司系列商标提起异议或撤销申请，但因商品类别的差异，兴南公司牛图形商标在部分类别上得以注册。
针对上述纠纷，北京市第一中级人民法院作出四个异议复审一审判决[10]，首次确认捷高公司对牛图形享有在先著作权，兴南公司在第8、9、11、26类上申请的“”商标与捷高公司的“”构成实质性相似，侵犯捷高公司在先著作权。
二、案件经过及法院认定
在异议复审阶段，国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商评委）认为捷高公司所提交证据无其对引证商标所表述的图文组合享有在先著作权的相关内容，不能认定诉争商标损害了捷高公司的在先著作权，遂作出异议复审裁定，裁定诉争商标予以核准注册。
捷高公司不服商评委裁定，向法院提起行政诉讼，并在诉讼中提交了牛图形作品合作作者之一高尔·海恩·布朗出具的声明、布朗股份有限公司（下称布朗公司）与捷高公司签订的转让协议，证明捷高公司通过受让取得涉案图形作品的著作权。高尔·海恩·布朗声明牛图形是其与他人共同创作完成，该图形著作权法和商标法下的开发权和使用权归布朗公司所有，后布朗公司将该图形的使用权转让给捷高公司，授权其可以行使著作权的相关权利，转让过程如下：
北京市第一中级人民法院经审理认为：捷高公司享有牛图形的使用权，而且依据2001年商标法第三十条，任何人均可以提出异议。故诉争商标的申请注册损害捷高公司的在先著作权。
三、恒都观点
该案难点在于高尔·海恩·布朗作为牛图形作品的合作作者之一，其单方是否有权声明转让作品的使用权，捷高公司能否根据合作作者之一的转让声明及后续的转让协议获得该作品的使用权。对此，捷高公司主要从如下几点来阐明其有权主张牛图形作品著作权：
首先，根据《著作权法实施条例》第九条规定，合作作品的著作权归合作作者共同享有，通过协商一致行使；不能协商一致，又无正当理由的，任何一方不得阻止他人行使除转让以外的其他权利。鉴于牛图形另一作者克劳斯·贝克尔已经死亡，高尔·海恩·布朗先生作为合作作者之一，转让作品使用权而非著作权，不违反我国著作权法。
其次，德国著作权法区别于其他国家，著作权整体——即涉及财产权，不得通过法律交易进行转让，只能授予使用权，但享有排他性使用权的当事人实际上享有相当于在其他法域著作权受让人才享有的权利。因此，即布朗先生有权将“牛图形”的使用权转让给布朗公司，布朗公司有权将“牛图形”的使用权转让给捷高公司，捷高公司继受取得该作品的使用权已形成完整链条。因此，即使捷高公司不属于著作权所有人，但其作为“牛图形”使用权人，有权对诉争商标提起异议，这也与第一点印证。
最后，根据2001年商标法第三十条，自公告之日起的三个月内，任何人均可对初步审定的商标提出异议，即非作品著作权人或利害关系人也可以对诉争商标提起异议。
因此，无论捷高公司作为著作权人、利害关系人还是两者皆不是，均有权对诉争商标提出异议申请。法院最终认可了捷高公司的主张，认定诉争商标侵犯在先著作权。
四、案件的著作权权属认定的典型意义
通常认为，适用商标法第三十二条（2001年商标法第三十一条）保护在先著作权，首先需要证明当事人为涉案作品的著作权人或者利害关系人，即证明作品著作权归属，在当事人为作品著作权的受让人时，其既应对该作品的原始著作权归属进行举证，还应对其继受取得该作品著作权权利链条的完整性承担举证责任。当事人如不能对其继受取得该作品著作权的完整过程予以证明，则应承担不利后果。
该案，正是基于层层追溯的理念来证明继受取得牛图形作品使用权的权利来源，但追溯到原始著作权时发现转让人为合作作者之一，此时如果简单适用无权处分认定转让行为无效，受让人不享有牛图形作品的使用权看似符合民法一般原理。但是《著作权法实施条例》却对合作作者单方行使除转让以外的其他权利的行为做出了例外规定，意在鼓励作品的传播与使用，因此，布朗先生单方声明转让牛图形使用权符合法律规定，捷高公司取得牛图形的合法使用权。
此外，在适用2001年商标法第三十条、第三十一条时，因未对异议人主体资格进行限制，异议人可以引证任何他人注册商标对初审公告商标提异议，那是否意味着异议人也可以对任何他人的著作权提出异议？如果是，那就没有证明著作权经转让归属于异议人的必要了，在举证证明存在在先作品以及原始作者后即可，这个观点在本案判决中也有所体现。
“葵花宝典”，不是想“抢”就能“抢”
——简论商标领域的商品化权益
商标诉讼专业组 王宇律师
《葵花宝典》是金庸先生所著的武侠小说《笑傲江湖》中的武林秘籍，不仅在小说中名震江湖，在现实生活中也是妇孺皆知。江湖中，夺得《葵花宝典》代价不菲；商战中，欲获得“葵花宝典”的商标专用权，也殊非易事。
近日，上海游奇网络有限公司（以下简称游奇公司）不服商标评审委员会对其“葵花宝典”注册商标作出的无效宣告裁定，向北京知识产权法院提起诉讼。据悉，游奇公司于2012年申请“葵花宝典”商标，于2013年获准注册，核定使用在第41类“在计算机网络上提供在线游戏”等服务上。
而早在2008年，金庸就与北京完美时空软件有限公司签订协议，授权其在中国大陆发行、销售“笑傲江湖”游戏。2016年，金庸又授权完美世界（北京）软件科技发展有限公司在中国大陆利用《笑傲江湖》作品进行改编、开发、发行、运营软件游戏的独家权利。
完美世界（北京）软件科技发展有限公司的关联公司于2015年向商评委提出游奇公司“葵花宝典”商标的无效宣告申请，2017年年初，商评委作出无效宣告裁定。之后，才有了文章开头的诉讼。
争议焦点
本案的争议焦点：作品中的知名名称（作品本身的名称、作品中人物或物品的名称）是否属于商标法所称应予保护的“在先权利”？换言之，他人未经权利人许可，能否将权利人作品中的知名名称注册为商标？
“知名名称”属于什么权利？
类似的问题，现实生活中已经出现了不少，有些虽不属于商标法领域，但问题实质是同一的，都牵涉到“知名名称或形象”是否属于某种应予保护的权益，如“功夫熊猫案”“鬼吹灯同人作品案”等。在此类案件的处理中，衍生出了一个中国现行法律中并不存在的概念：商品化权益。虽然在成文法中，“商品化权益”尚无一席之地，但在司法实践中，实际上已经被承认了。
在上诉人商标评审委员会与被上诉人苹果有限公司关于“TEAM BEATLES添·甲虫及图”商标异议复审行政纠纷一案中，北京市高级人民法院在终审判决中明确表示：“文学艺术作品、作品名称、角色名称、某种标识性的名称、姓名等确实会使上述作品或名称的拥有者通过上述作品、姓名等取得声誉、信誉、知名度等，拥有者通过将上述的声誉、信誉、知名度等与商品或服务的结合进行商业性的使用而实现经济利益，因此，上述作品或名称通过商业化使用，能够给拥有者带来相应的利益，可以作为在先权利获得保护。”
根据法院的观点，所谓“商品化权益”，指的是享有一定知名度或声誉的，其拥有者可以通过将其与商品或者服务结合进行商业性使用从而带来经济利益的名称、形象、标志等无形权益。
对“知名名称”及“商品化权益”予以保护的理论基础？
“商品化权益”虽尚未明确规定在中国现行法律中，但这一概念并非凭空捏造，而是有着清晰的历史源流。在1953年的美国“海兰”案中，弗兰克法官将“形象权”从“隐私权”中剥离出来，并将其定义为财产权。这是一个里程碑式的判决。1978年，迪士尼公司商品化部销售带有迪士尼卡通人物形象、名称的商品，次年，又销售带有“星球大战”中人物形象的商品，获利数亿美元。知名形象、名称的商业价值可见一斑。很多商家也争相模仿，未经权利人许可就使用知名形象获利，引发了极大的争议。
由此，“形象权”的内涵进一步扩张，从真实人物的形象扩张至虚拟人物的形象。近年来，随着文化产业商业化的高速发展，“形象权”的内涵再次扩张，不仅包括形象本身，还延及形象的名称、作品名称、知名物品名称，甚至是具有显著特征的语句。法律界就将以上难以在现行法律中找到合适表述的“权益”统称为“商品化权益”。
关于某种利益是否应予保护，实质上是两种法律逻辑之争。一种法律逻辑认为，无形财产权带有垄断性，其权利应当源自法律授权，既然现行法中找不到“商品化权益”，对其保护就是于法无据。另一种法律逻辑认为，权利在自然法中一直存在，只是实在法的遗漏或缺失，既然发现了实在法的疏漏，就应当通过司法进行修正。
笔者以为，从解决实际问题的角度，应当是从生活到法律，而非相反。如果某种利益源自特定主体，具有一定专属性，如放任其成为公共资源，会对创造人明显不公，并且可能损害公众创造的积极性，对公共利益及长远利益也有消极影响，那么，这种权益就应当得到保护，至于在实体法中找到依据，只是技术性的问题。当然，此种权利确实具有垄断性，保护到何种程度，在没有法律依据的情况下，就需要法官“运用之妙，存乎一心”了。
回到本案
本案中，“葵花宝典”是著名武侠小说《笑傲江湖》中的物品名称，本身也具有极高的知名度。“葵花宝典”四个字所蕴含之商业价值当归属于“商品化权益”，应无太大争议。当然，本案的争议焦点并不只此一个。原告在质疑“商品化权益”的正当性的同时，也对商标无效申请人的主体资格提出了质疑，这也应当是法院审查的重点。
从“邦德007”到“功夫熊猫”：电影角色“商品化权”在《商标法》中的认定标准
商标诉讼专业组 樊慧东律师
【引言】
商品化权起源于美国1953年的“海兰”案，[11]并逐渐被澳大利亚、加拿大、日本等国法院以判例形式所承认。我国在立法上也并未引入商品化权，《商标法》《民法通则》等均无“商品化权”的明确规定。然而，从“邦德007”到“功夫熊猫”，电影角色的“商品化权”逐步成为《商标法》第三十二条认可的“在先权利”。
商品化权，又称形象权，是指将知名形象、知名作品名称付诸商业性使用的权利。而角色商品化权是指为了满足特定顾客的需求，使顾客基于与角色的亲和力而购进这类商品或要求这类服务，通过虚构角色的创造者或者自然人以及一个或多个合法的第三人在不同的商品或服务上加工或次要利用该角色的实质人格特征。[12]
随着我国社会主义市场经济的进一步发展，电影角色的商品化现象日益突出，由此衍生的纠纷层出不穷。面对海外舶来的“商品化权”，司法机关往往因缺乏法律依据而无所适从。商品化现象在普通的商品贸易中早已司空见惯，商家为了获得消费者的青睐和关注，习惯于将当下消费者喜欢或追捧的形象外化于商品的包装上，以期获得更高的收益。而在物欲横流的商品化时代，影视作品站在娱乐与时尚的前沿，其角色背后无疑隐藏了巨大的商业利益。然而，我国的立法中并未对商品化权利进行明确规定，但从“邦德007”到“功夫熊猫”的案例中可以看出，司法实践已经逐步在判例中认定电影角色的“商品化权”构成《商标法》第三十二条规定的“在先权利”。
案例1：“JAMESBOND”案
案号：
（2010）一中知行初字第2808号行政判决
（2011）高行终字第374号
裁判要点：
丹乔公司对第三人谢花珍申请注册“邦德007 BOND”商标提出异议，请求不予核准被异议商标注册。丹乔公司认为“007”与“JAMES BOND”是丹乔公司发行的系列电影主角的代号和名字，具有独创性，丹乔公司对其享有版权、商标权及角色商品化权。
续表
案例2：“功夫熊猫”案
案号：
（2014）一中行（知）初字第4257号
（2015）高行（知）终字第1969号
裁判要点：
梦工厂动画影片公司对第三人胡晓中申请注册“KUNG FU PANDA”商标提出异议，请求不予核准被异议商标注册。梦工厂动画影片公司出异议，认为上述商标的注册损害了梦工场公司就“功夫熊猫”电影名称以及形象名称享有的“商品化权”。
“邦德007 BOND”商标异议纠纷案是我国司法机关第一次明确将角色商品化权在商标确权案件中作为在先权利给予保护。从“邦德007”到“功夫熊猫”，电影角色的“商品化权”在商标司法实践中逐步被认可，为商品化权的救济提供了商标权保护的路径。
当电影名称或电影人物形象及其名称因具有一定知名度而不再单纯局限于电影作品本身，与特定商品或服务的商业主体或商业行为相结合，电影相关公众将其对于电影作品的认知与情感投射于电影名称或电影人物名称之上，并对与其结合的商品或服务产生移情作用，使权利人据此获得电影发行以外的商业价值与交易机会时，则该电影名称或电影人物形象及其名称可构成适用商标法第三十二条“在先权利”拘束力。但并非所有的电影角色或电影形象都可以纳入在先权利保护的范围，电影角色的“商品化权”需要在“有理、有据、有节”的探索中逐步规范、统一其认定标准。
正如钟鸣博士在“AIPPI中国分会版权热点论坛”商品化问题研究中介绍的北京高院对“商品化权”的最新意见，即“坚持权利法定原则，只有对形象的商业化利益进行分析，确定其属于可受法律保护的利益时，才能纳入商标法第三十二条在先权利的保护范围。对形象的商业化利益的保护范围应当慎重研究、严格划定，除非必要，对该利益的保护不应超出未注册驰名商标的保护。”
在商标确权案件中，虽然应当对电影角色商品化权应当予以保护，但要在个案中明确保护的边界。从在先的判例中可知，在认定电影角色商品化权时，应当综合考虑以下因素：
第一，电影的知名度及影响力。商品化权的载体首先要求实现商品化，而知名度是角色商品化的重要考量。知名度越高、影响力越强，该商品化权的保护范围随之扩大，反之亦然。因此，只有具有较高知名度和影响力的电影角色才能成为商品化权益的保护对象，只有这样才能对相关公众形成吸引力和市场竞争力，才具有能被商业化运用的价值。
第二，商标混淆的可能性。商标是用来区别一个经营者的品牌或服务和其他经营者的商品或服务的标记。我国现行《商标法》的立法宗旨在于防止消费者对商品或服务来源产生混淆误认。
在商标确权案件中，系争商标只有注册在所涉及作品通常可能延伸到的相关商品上，容易导致相关公众误认为其经过原作品权利人的许可，或者与原作品权利人存在其他特定联系时，才有可能获得支持。[13]
由此可见，电影角色商品化的保护范围并不当然及于全部商品和服务类别，需要根据商标指定使用的商品或服务与电影角色的关联性进行判断，倘若系争商标的权利人是利用电影的知名度及影响力获取商业利益的，导致相关公众的混淆误认，即构成了对在先的“商品化权”的侵犯。
【结语】
商品化权是经济发展的产物，商品化权利保护的单独立法是一个长期的过程，需要立足国情，有序推进。但在没有立法之前，我们需要在个案中寻找司法认定的原则，在正当性指引下抵制恶意侵害在先“商品化权”的行为。
“東北老鄉長”商标注册在酒上易产生不良影响
——从“東北老鄉長”商标驳回复审案看《商标法》第十条第一款第（八）项 “有其他不良影响”
商标诉讼专业组 王钰晴律师
《商标法》第十条第一款第（八）项规定，有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志，不得作为商标使用。
这条规定属于禁止商标注册的绝对条款，核心在于对标志本身能否作为商标使用进行一种适格性评价。但在实践中，商标评审委会员、各级法院对该条的判断标准存在较大差别，本文即从恒都代理的“東北老鄉長”商标驳回复审案出发，浅析《商标法》中“有其他不良影响”的判断与适用。
一、案情简介
2015年2月25日，双城市承旭酒业有限责任公司（下称承旭酒业）提出了第16413387 号“東北老鄉長”商标（下称申请商标）在第33类“果酒（含酒精），开胃酒”等商品项目上的注册申请，后被国家工商行政管理总局商标局以“该商标与杜尔伯特蒙古族自治县蒙古酒厂的第1575687号‘东北老及图’商标（下称引证商标）构成使用在类似商品上的近似商标”为由，予以驳回。
承旭酒业不服该决定，向国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商标评审委员会）申请驳回复审。
商标评审委员会认为，申请商标与引证商标不构成近似商标，但是，“乡长”是地方乡政府的行政长官，申请商标中包含“鄉長”一词，该文字作为商标标识的组成部分注册使用在指定商品上，易产生不良影响，违反了《中华人民共和国商标法》第十条第一款第（八）项之规定，遂于2016年11月9日作出驳回申请商标的决定。
承旭酒业不服商标评审委员会决定，委托北京恒都律师事务所向北京知识产权法院提起诉讼。
2017年2月23日，北京知识产权法院作出（2016）京73行初6976号判决，认定“老乡长”一词为带有一定感情色彩的尊称，被告并无充分理由可以证明将“老乡长”指定使用在“白酒，烧酒”等商品上易产生损害政府行政官员形象的不良影响。申请商标加上“東北”，并未导致“老鄉長”一词发生含义变化，故申请商标未构成《商标法》第十条第一款第（八）项规定之情形。判决撤销商标评审委员会的驳回复审决定，并判令其重新作出复审决定。
二、“有其他不良影响”的判断因素
在目前的实务中，对《商标法》第十条第一款第（八）项“有其他不良影响”的判断，主要考虑以下因素：
（一）是否是对“公共利益、公共秩序”造成“不良影响”
由于“有其他不良影响”的条款位于《商标法》第十条第一款，与第（一）至（七）项属于并列关系，因此，该条款保护的法益应为“公共利益、公共秩序”。因此，对于给特定民事主体权益造成损害的情形，如申请注册“乔丹”等商标，并不应适用该条款的规定。
（二）标志的使用主体
在认定是否属于“有其他不良影响”时，需要考虑标志的使用主体。如在“水立方”案件中，“水立方”是2008年北京奥运会标志性场馆国家游泳中心的名称，其他主体将其注册在第3类肥皂、洗发液等商品上，极易误导公众认为该商品为奥运会指定商品或与奥运会有某种关联，从而产生不良影响。
（三）标志本身的含义
就“标志本身”而言，包括词性、含义等方面的内容，有些明显具有贬义、讽刺等色彩的词语，如“王八蛋”等词语，必然不可以作为商标注册。
（四）标志结合“商品、服务”后产生的效果
之所以需要结合“商品、服务”来判断标志是否“有其他不良影响”，一方面，这是由“商标”本身决定的，商标是一种用来区分商品或服务来源的标志，本身就包含“标志”“商品、服务”两方面的内容；另一方面，标志只有依托于“商品、服务”，才能确定相关公众、使用环境，也就才能更加客观地判断是否会造成不良影响。
如在“菩提”案中，将“菩提”使用在卫生香制品上不具有“其他不良影响”，但在“梵净山”案件中，法院则认为，将“梵净山”作为商标使用在按摩、夜总会等服务上，有害于宗教信仰、宗教感情，从而易造成不良社会影响。
此外，对于“有其他不良影响”的认定，还需要考虑对政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生的影响，如“泰山大帝”就因宗教因素被最高院认定具有不良影响。
三、再评“東北老鄉長”一案
判断商标是否属于“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的情形，不仅需要注意标志本身的含义，还需要关注标志使用在指定商品上是否可能具有负面意思，要在考量标志本身的词性、含义，指定使用商品等的基础上，结合一般公众的观念、习惯，审查标准的一致性等因素进行综合认定。
在“東北老鄉長”商标驳回复审案中，“老乡长”表示年龄较大并且即将或已经离开了乡长岗位的人。在众多文学和影视作品中，“老乡长”一般被塑造为忠厚、友善、恪尽职守、无私奉献的正面人物形象，通常被认为是带有一定感情色彩的尊称。申请商标的含义积极向上，整体上与地方政府的行政长官亦无密切联系，使用繁体字“鄉長”，在视觉上与“乡长”一词存在显著区别，更在很大程度上避免使消费者将该商标与地方政府的行政长官名称产生联想，杜绝了造成不良影响的可能。且申请商标注册在酒类产品上也不会产生不良影响。
因此，在商标评审委员会无证据证明“東北老鄉長”商标的注册会产生不良影响的情形下，不宜适用《商标法》第十条第一款第（八）项“有其他不良影响”的规定。
微信商标行政诉讼案简评
商标诉讼专业组 王宇律师
2017年4月21日，北京市高级人民法院发布了北京市法院知识产权司法保护十大典型案例和十大创新型案例，“微信商标异议复审行政纠纷案”赫然在列。本案之所以入选，一则是由于“微信”在中国公众和市场上超高的知名度和超强的影响力，二则也在于本案一审、二审的争议焦点不同，而每个争议焦点都值得深入研究和探讨。在此，不妨先回顾一下本案的全过程。
案件回顾
2010年11月12日，创博亚太（山东）科技有限公司（以下简称创博公司）向国家工商行政管理总局商标局申请注册“微信”商标，指定使用在信息传送、电话业务等服务上。该商标于2011年8月27日初步审定并公告。（注：腾讯公司迟至2011年1月21日才发布微信1.0测试版。）
在异议期内，自然人张某以创博公司申请注册的“微信”商标违反《商标法》第十条第一款第（八）项的规定为由提出异议，认为“微信”对社会生活的各个方面都有广泛、深远影响，核准注册该商标具有其他不良影响，应不予核准注册。
商标局于2013年3月26日以“微信”商标容易使消费者误认、产生不良社会影响为由裁定不予核准注册。创博公司不服，向商标评审委员会申请复审。商评委裁定不予核准注册。创博公司不服商评委裁定，诉至法院要求撤销该裁定。2015年3月11日，北京知识产权法院判决创博公司败诉，维持商评委的裁定。
创博公司上诉， 2016年4月20日，北京高院作出终审判决，判决认为，被异议商标在指定使用服务上缺乏商标注册所必需的显著特征，其注册申请违反了《商标法》第十一条第一款第（二）项的规定，依法不应予以核准注册。商评委的裁定和原审判决认定虽有不当，但裁判结论正确，因此在纠正相关错误的基础上予以维持。
之后，创博公司又向最高人民法院提起再审，最高人民法院于2016年12月27日作出再审裁定，驳回创博公司的再审申请。
案件简评
本案经历的异议、异议复审、一审、二审、再审的每一个环节，有权机关都认为创博公司申请的“微信”商标不应当被核准注册，并作出了相应的决定或裁决，但是所秉持之理由与所适用之法律却不尽相同。尤其是在一审和二审中，出现了两个争议焦点，值得好好玩味与研究。
1.一审判决的争议焦点、法院观点及简评
一审阶段的争议焦点：创博公司申请注册的“微信”商标是否属于《商标法》第十条第一款第（八）项“有害于社会主义道德风尚和其他不良影响”的情形。
一审法院认为：虽然“先申请原则”是我国商标注册制度的一项基本原则，但当商标在先申请人的利益与社会公共利益发生冲突时，应当结合具体情况进行利益平衡。本案中，一方面是作为“微信”商标的在先申请人基于在先申请行为产生的对特定符号的先占利益和将来使用特定符号的可得利益，另一方面是庞大的微信用户群体已经形成的稳定认知以及改变这种认知所需要付出的较大的社会成本。当个体利益和社会公共利益产生冲突时，保护社会公共利益是更合理的选择。因此，一审法院判决维持了商评委不予核准注册“微信”商标的裁定。
一审法院在商标注册制度的基本原则及公共利益之间作出了一个大胆且明确的价值衡量与判断。也就是说，当先申请原则与社会公共利益产生冲突时，应当优先保护社会公共利益。这个价值选择本身并没有问题，但问题在于，在任何一个个案中，“社会公共利益”的判断都是极为困难的。“社会公共利益”本身具有复杂性、层次性、可变性，迄今为止，并没有一个被普遍认可的规则或者标准来判定某种利益是否构成“社会公共利益”。
在本案中，一审法院对于“社会公共利益”的论述语焉不详，似乎“微信软件已经拥有足够庞大的使用群体”就足以构成社会公共利益了。但是，细致分析就会产生疑问：如果“微信”软件不能再叫“微信”了，损害的究竟是腾讯公司的利益还是社会公共利益？社会公共利益可能遭受的损害究竟是什么，仅仅是称谓习惯的改变，还是会有其他成本？一审法院就“先申请原则”与社会公共利益所作的价值判断与选择确实是有益的，但关于“社会公共利益”的判断标准，仍需要在个案中摸索研究。
2.二审判决的争议焦点、法院观点及简评
二审法院的争议焦点：“微信”作为商标使用在手机通讯等服务上，是否具有“显著性”。
二审法院首先否定了一审法院的判决理由。
二审法院认为：审查特定标志是否属于具有特定不良影响的情形时，应考虑该标志是否对我国的政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。如果有关标志的注册仅损害了特定民事权益，由于商标法已经另行规定了救济方式和程序，不宜认定其属于具有其他不良影响的情形。且考虑到该情形属于绝对禁止事项，一旦作出此种认定，则意味着该标志在所有商品和服务类别上都不得作为商标使用和注册，而且任何主体也都不得将其作为商标使用和注册。因此，判断某一标志是否具有“其他不良影响”，必须持相当慎重的态度。因此，二审法院认为不能认定被异议商标具有“其他不良影响”。
二审法院在认定一审法院适用《商标法》第十条第一款第（八）项属于适用法律错误之后，另辟蹊径，适用《商标法》第十一条第一款的规定对被异议商标进行审查。该款规定，缺乏显著特征的标志，一般情况下不予核准注册。二审法院认为：“微”具有“小”“少”等含义，与“信”字组合使用在电话通讯等服务上，易使相关公众将其理解为比常见通信更为短小、便捷的信息沟通方式，是对上述服务功能、用途或其他特点的直接描述，不易被相关公众作为区分服务来源的商标加以识别和对待，因此，被异议商标在上诉服务项目上缺乏显著特征，不应予以核准注册。
二审法院否定了一审法院关于“其他不良影响”和“社会公共利益”的认定，此点确实更为谨慎和妥当。但其认为“微信”使用在手机通信等服务上缺乏显著性，仍然引起了不小的争议。二审法院通过对“微信”二字拆分进行语义解释，从而得出结论：“微信”是对手机通信等服务的特点的简单描述，不具备显著性。但是，二审法院没有意识到，在争议商标申请注册之前，“微信”并非现存或已普遍使用的词汇，而是一个新创造出来的词汇。在腾讯公司“微信”服务被人们熟知之前，其也不会使相关公众立刻想到相关服务。因此，认为“微信”属于直接描述性词汇而缺乏显著性恐怕并不十分令人信服。
实际上，有一个同“微信”异曲同工的商标，就是“微软”。按照二审法院的解释，似乎“微软”在软件商品也也缺乏显著性，不能够被注册为商标。
在之后的再审程序中，最高院裁定驳回了再审申请。最高院在裁定中认可了二审法院关于“显著性”的判断，并对再审申请人提出的程序问题作出解释说明。关于此程序问题，因与本案实体法适用无关，本文暂不予评述。
本案经历了商标案件的几乎所有程序，现在已经尘埃落定。虽然法院判决的部分细节有争议之处，但其中体现的法院的价值判断与论证思路，值得好好研究。
从“拉链”到“优盘”，再到“谷歌”：商标通用化的悲与喜
商标诉讼专业组 樊慧东律师
近日，关于“Google”是否属于商标的话题甚嚣尘上。当人们戏称“Google一下”的时候，殊不知已经将“Google”推向了一个具有普遍意义的搜索深渊，或许不知从哪天起，人们就找不到一个词汇比“Google”更适合表达互联网的搜索行为了。从市场营销学的角度来看，似乎没有哪个企业不愿意使自己的商标名称成为普通大众的日常词汇。但当2006年7月《韦氏大学词典》将“Google”一词收录于词典时，谷歌公司开始担忧自身商标权益在不断驰名过程中会逐步退化，反而陷入了“商标通用化”的恐慌。
其实，在“Google”之前，已经出现很多著名商标通用化的例子，从“拉链”到“尼龙”，从“吉普”到“阿司匹林”，再从“木糖醇”到“优盘”，这些例子不断警示人们：商标名称在普遍性的推进过程中可能会面临商标通用化危机。
1.拉链zipper案件
“拉链”是1893年由美国芝加哥人Whitcomb Judson发明的，起初并不是以“zipper”命名，而是被称为“clasplocker”。1913年Gideon Sundback对拉链做了改进，并改称为“hookless slide fastener”。直到19世纪20年代，美国固特力公司研发出带有拉链的长筒靴，并在当时的广告语中使用“Ziper up”，“zipper”一词才正式诞生。[14]
1925年，固特力公司正式为其生产的长筒靴和套鞋注册了Zipper的商标，但是随着商品的广泛使用，“Zipper”就逐步取代了“slide fastener”，成为一个常用的英语词汇。当固特力公司意识到“Zipper”面临通用化趋势时，提出申诉要求挽回商标，然而相关部门认定“Zipper”为“通用名称”，不再是注册商标。至此，“Zipper”一词进入公共领域，成了拉链商品的正式名称。
2.优盘案件[15]
续表
从国外的“拉链（zipper）”到国内的“优盘”，再到当下的“谷歌（Google）”，这些国内外的知名品牌均在“商标通用化”中“乐极生悲”，在品牌大火之后却面临“引火焚身”的悲剧。那么，何为“商标通用化”呢？又该如何避免“商标通用化”呢？
一、何为“商标通用化”？
商标通用化是商标退化的一种形式，指某一商标标识的显著特征被减弱，逐渐演变为商品通用名称的现象。[16]“商标通用化”并不是一个法律术语，而是一种商标退化的法律事实。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第七条和第八条规定，对“商标通用化”现象进行了法律意义上的界定：
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》
第七条规定，人民法院在判断诉争商标是否为通用名称时，应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。
约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，可以认定为通用名称。
申请人明知或者应知其申请注册的商标为部分区域内约定俗成的商品名称的，应视其申请注册的商标为通用名称。
第八条规定，人民法院审查判断诉争商标是否属于通用名称，一般以提出商标注册申请时的事实状态为准。如果申请时不属于通用名称，但在核准注册时诉争商标已经成为通用名称的，仍应认定其属于本商品的通用名称；虽在申请时属于本商品的通用名称，但在核准注册时已经不是通用名称的，则不妨碍其取得注册。
由此可见，相关公众的认知是认定“商标通用化”最关键的因素，“约定俗称”系消费者认知的一种普遍程度。
二、为何出现“商标通用化”？
“商标通用化”的原因比较复杂，但通常围绕“显著特征”和“通用名称”展开，呈现出商标“显著特征”减弱，“通用名称”增强的状态。如此，注册商标可能会因缺少显著性而被撤销，或者即使保留注册，也会在合理使用的保护上受到限制。
1.商标本身的显著性较弱
“显著性”作为一个法律术语，是商标应当具备的足以使相关公众区分商品来源的特征。《商标法》第九条规定，申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。而在第十一条规定中也明确强调，缺乏显著性特征的标志，不得作为商标注册。但经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。商标的显著性是实现相关公众区别认知的关键因素，缺乏显著特征的商标很容易与指定商品或服务的名称、种类、功能等形成混同，从而导致“商标通用化”的后果。
2.商标权利人怠于管理商标
“商标通用化”多半源自权利人对商标管理的懈怠，最终导致相关公众将注册商标认知为通用名称的结果。例如，商标权利人的不当使用，将商标名称等同于商品名称，甚至权利人自己将商标当通用名称使用；商标权利人缺乏长期的企业商标战略，商标对应的产品结构单一，缺乏多样性；商标权利人缺乏基本的维权意识，面对他人的错误使用及字典、媒体的不当描述，怠于维护自身权益。
三、如何避免“商标通用化”？
实质上，商标知名度和商标通用化是商业行为中的一对难以划分界限的矛盾体：如果商标没有知名度，产品市场必然萎靡；如果商标知名度过高，可能被划入通用名称，反而“引火自焚”。那么，如何避免“商标通用化”呢？
1.注册：选择显著性较强的标识
注册时，要选择显著性较强的标识。“优盘”商标之所以会出现商标通用化现象，一部分原因来自其商标的显著性较弱，“盘”系计算机行业经常使用的字眼，“优”表现出商品的质量特点，整体组合的显著性较弱，与知名品牌的独创性要求不符。一旦出现傍名牌、搭便车的现象，商标的显著性弱很可能成为他人合理使用的抗辩理由。
2.使用：正确使用商标，注重品牌多元化建设
首先，要正确区分商标和商品名称，杜绝将商标名称混同于商品名称的使用错误。在“拉链”案例中，“拉链”的原初发明时被称为“clasplocker”，后来改称“hookless slide fastener”，但当固特力公司在长筒靴上注册的“Zipper”商标逐步驰名后，将长筒靴改名为“Zipper靴”，使“Zipper”商标与“拉链”商品在相关公众中形成交叉认知和混同，从而导致了“Zipper”商标被通用化的悲剧。其实，商标权利人可以通过广告媒体等多种形式对商标与通用名称进行区分，例如Jeep品牌的广告语“不是所有吉普都叫Jeep”，很巧妙地将商标与通用名称分离，并提高了品牌的知名度。
其次，加强企业品牌建设，推进商标多元化发展。企业要树立商标战略意识，逐步推进商标多元化发展，重视商标延伸性发展。例如，在“优盘”案件中，如果商标注册人将商标名称“优盘”用于其他领域，而不是仅仅局限于电脑储存设备，可能也不会导致通用化的结果。其实，“Google”已经在加强商标的多元化发展，除了人们知晓的搜索引擎，它开始延伸至商品领域，例如“Google”眼镜。
3.维权：积极制止商标的侵权行为
一旦出现将商标作为通用名称的公共侵权行为时，企业一定要高度重视、主动出击，敢于向公共资源行为说“不”，勇敢捍卫自己的商标权益。尤其是同业竞争者将自己的商标作为通用名称使用的侵权行为，一定要严厉制止，倘若怠于行使权利，必然自食其果。商标权利人要学会寻求多种方式实施维权行为，例如警告侵权人、向工商行政管理机关投诉、司法诉讼等，维权一定要及时，并要在维权中表现出不畏强权、据理力争的态度。
【结语】
在商标通用化的悲喜之间，有炙手可热的辉煌，也有过犹不及的悲惨。商标通用化的悲喜并不是不可掌握的命运，企业需要在商标注册、使用及维权时，保持理性，战略先行，追本溯源，对症下药。
服务商标保护中遇到的地域性问题
商标侵权专业组 文萁律师
通常所说的商标地域性是指商标保护范围仅限于国内，国外商标要在国内获得保护的前提是在国内进行注册或使用。但在服务商标侵权案件中，常有人将地域性作为服务商标的一个特征，进行不侵权抗辩，也获得了不少法院的支持，如此是否合理？
一、何谓服务商标的地域性
与商品有形性及自由流动性相比，服务无形性特征明显，这也就决定了服务商标与特定地域密切相关，例如在餐饮、住宿、摄影、交通运输、房地产等领域商标的地域性较强，原因在于：
服务场所及载体的地域性。因服务的提供与消费一般在特定场所内同时完成，且服务是无形的，服务商标的使用一般体现在服务场所招牌、装潢、服务工具、用品等与服务相关物品上，这些服务所依附的载体又仅存在于特定服务场所内。因此服务场所及载体难以实现全国范围内的自由移动。
服务提供者及消费者的地域性。受限于对服务场所及服务工具的需求，一般情况下服务提供者不太可能随时移动提供服务，服务消费者也选择在当地接受服务，跨区域远距离消费情况较少。
服务广告宣传的地域性。虽然广告宣传可以一定程度上突破地域限制，但因服务消费者可能仅限于既有服务场所覆盖的地域，出于对广告成本及宣传效果的考虑，服务提供者不可能在其服务辐射范围外的地域进行大力宣传。
服务商标价值的地域性。商标覆盖地域面越广、覆盖人口数量越多，价值也就越大[17]。因服务消费者的地域限制，服务商标仅在一定的地域范围内对商标权人具有直接经济价值[18]，其知名度一般限于服务覆盖的地域。
二、从已有案例看地域性对服务商标保护的影响
服务商标地域性特征对司法审判的影响主要可分为两类，其一为对侵权与否的影响，其二为对赔偿金额的影响。此外，在先使用不侵权抗辩中对“原有范围”的认定也会涉及服务商标使用地域的问题。
1.对侵权与否的影响
案例一，“星河湾”商标侵权系列案件[19]
广州星河湾公司拥有第36类不动产管理等服务、第37类建筑等服务上的“星河湾”注册商标，商标被认定为广东省著名商标，宏富公司获得使用前述商标的许可，先后在广州、北京、上海、太原开发了“星河湾”地产项目，均为高档商品房住宅。2011年广州星河湾公司分别在江苏、四川、天津等地提起商标侵权诉讼，控告当地房地产企业在楼盘上使用“星河湾”商标，侵犯其注册商标专用权。当地高院均认定不构成侵权，其主要原因即为房地产所具有的地域性。
江苏、四川、天津高院从房地产的地域性角度阐述被诉侵权行为不会造成混淆：“星河湾”商标、楼盘名称在广东省、北京市享有一定知名度，但由于房地产作为不动产，无论是房地产开发商对其开发楼盘的宣传，还是该楼盘的消费群体均局限于相对特定地域范围内，具有显著的地域性特点。原告未举证证明其在被告所在省市有提升涉案商标知名度的行为，未证明“星河湾”服务商标在被告所在省市的知名度。
但是，上述案件均经过最高人民法院再审，认为“现代社会信息流通丰富快捷，相关房地产开发商在全国各地陆续开发系列房地产楼盘亦非罕见”，被诉侵权标识容易误导公众，因此改判认定被告构成商标侵权。
案例二，“巴黎春天”商标侵权系列案件[20]
北京巴黎春天公司拥有第42类“婚纱摄影、摄影”上“巴黎春天PARISSPRING及图”注册商标，并许可义乌、上海当地摄影公司使用。2011年北京巴黎春天公司分别在江苏、山东提起商标侵权诉讼。关于地域性对侵权判定的影响，两地高院认定完全不同。
江苏高院认定被告商标侵权成立，理由在于“虽然有些服务类注册商标中提供的服务项目具有一定地域性特点，……但并不意味着该注册商标的保护范围仅能覆盖至商标权人所提供的服务项目所在区域。……服务商标知名度的覆盖区域，在商标侵权判定中不应作为混淆判断的重要依据，而应仅作为认定被控侵权人是否具有攀附他人商誉的故意以及确定损失赔偿额的考量因素。”
山东高院认定被告不构成商标侵权，理由在于：涉案注册商标是服务商标，核定商品种类为婚纱摄影，而该类服务具有较强地域性特点，原告商标在义乌、上海等地使用，被诉侵权商标仅在青岛境内使用，原告无法证实其涉案注册商标在青岛地区具有较高的知名度。北京巴黎春天与李村巴黎春天商标所对应的相关公众并不重合，因此不会造成混淆误认。
但是，最高院再审改判山东案件，认定被告构成商标侵权，理由与江苏高院一致。
2.对赔偿金额的影响
上述“星河湾”及“巴黎春天”案件中，虽然原告服务商标目前使用地域尚未覆盖至被告所在地，并不影响法院的对被告侵权的定性，但法院在酌定被告赔偿金额时，却对原告商标的使用范围予以考虑。原告服务商标的使用范围决定了其知名程度及影响力的范围，也可据此判断被告是否具有主观恶意，被诉侵权行为对原告经营造成的损失，这些都是酌定赔偿金额时予以考虑的因素。因原告尚未进入被告所在地经营，所以判赔金额有所降低，这也符合一般裁判标准。
3.对在先使用不侵权抗辩中“原有范围”认定的影响
在“小肥羊”商标侵权案件[21]中，内蒙古小肥羊公司起诉周一品公司在深圳经营的饭店中使用含“小肥羊”的标识侵权其“小肥羊”商标专用权。被告以早在原告商标申请前就在甘肃兰州在先使用“小肥羊”商标进行抗辩。二审广东高院认为根据2014年5月1日起施行的新商标法，对这种先用权的行使和容忍是有限度的：该标识只能由原使用人在原使用范围内继续使用，即只能由原使用人周易平在甘肃省兰州市经营的商业实体“周一品小肥羊店”上继续使用，而不得超出该使用范围许可或转让给他人使用。否则，将导致该先用权被滥用而加剧该在先使用的标识与注册商标之间的矛盾与冲突，进一步扩大相关公众的混淆和误认，不仅冲击我国遵循的商标注册基本制度，变相架空注册商标权人的权利，对注册商标权人不公平，更会助长市场竞争的无序发展。
在未注册服务商标在先使用抗辩案件中，将被诉侵权标识原使用范围限定在原使用地域范围内，得到实务界较大范围的认可。这与商品商标明显不同，因商品可自由流动，一般认为商品商标在先使用抗辩中“原有范围”仅限于商品类别，而不限制被告生产规模。
三、不应以“地域性”为由拒绝对服务商标的保护
虽然在2014年“巴黎春天”最高院再审案件中已体现了对服务商标与商品商标同等保护的原则。但司法实践中各省高院在这个问题上判决各异，仍然存在大量以地域性为由不给予服务商标保护的判决。这样对服务商标权利人来说不公平，也不符合商标法律制度以及社会经济发展需要。
1.服务的地域性并不代表服务商标专用权效力的地域性
服务商标一旦获得注册，其专用权及排斥效力及于全国。在对侵犯注册商标专用权的行为进行规制过程中，我国商标法并未区分服务商标与商品商标，二者应当拥有同等的法律地位。
实际上，不少商品也仅是在一定地域范围内交易，例如不少地方性啤酒品牌，但在商品商标侵权案件中，并未以商品目前所流动的地域范围限定商标的保护范围，同理，服务商标也不应如此。
2.服务商标的覆盖地域与“混淆可能性”的关系
原告仅需证明被诉侵权标识可能造成相关公众混淆即可。不少法院以原被告双方商标服务地域不交叉，相关公众不重合，不可能造成混淆为由认定被告不侵权，是错误将“实际混淆”等同于“混淆可能性”。
商标法所称的相关公众是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和有密切关系的其他经营者，并非限定在案件当事人所在地的特定区域。从服务商标目前所覆盖的地域及消费者可能得出并不会造成目前实际混淆，但因具体时空的变化“混淆可能性”却依然存在，认定侵权是避免这一混淆可能性的必然选择。
3.全球化及互联网经济的发展将弱化地域对服务的限制，强调地域性将不利于商标权人扩大经营，阻碍经济发展
服务的地域性并不能绝对化。全球化及互联网技术发展的背景下，资本、物力、人力流动速度、频率、范围极度扩张，曾经区域经营的服务品牌借助互联网可以快速覆盖至更为广阔的地域范围。服务品牌连锁、许可、特许经营极为常见。若以服务商标目前所覆盖的区域限制其保护范围，极易造成“侵权割据”的局面，剥夺商标权人未来发展空间，商标权人后续在被告所在地进行品牌经营将受到极大阻碍，使注册商标专用权成为空谈。在上述“小肥羊”案件中，之所以限制在先使用服务商标的使用地域范围，也是为注册商标权利人预留发展空间。
从宏观层面来看，我国实行商标注册制，对注册商标的保护优于对未注册商标的保护。法律保护注册服务商标无非是鼓励服务商标权利人经营打造知名服务品牌，促进服务产业发展，优化产业结构。以现有经营地域确定保护范围，无疑重挫商标权利人扩张业务的积极性，鼓励地方保护主义，不利于长远经济发展。
“混淆”or“淡化”，法院如何划定驰名商标保护圈
商业侵权专业组 王华
“华润”是驰名商标吗？
2017年3月10日，北京市第一中级人民法院就华润（集团）有限公司（以下简称华润集团）诉国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商评委）关于第7456174号“华润HRZ”商标异议复审行政诉讼一案，送达一审判决。认定“华润”商标在“资本投资”等相关服务上被相关公众广为知晓，构成驰名商标[22]。
虽然，华润集团投资了房地产、零售、煤炭、水泥、燃气、化工、电力等多个与国计民生密切相关的领域，而且“华润”二字也是众所周知，但此次却是“华润”商标首次在商标行政诉讼案件中被确认驰名。之前虽然华润集团提出过“华润”商标认定驰名商标的主张，但因商品、服务相距甚远而未获支持。而此次，是基于避免驰名商标的“淡化”被保护。
最高人民法院在2009年《关于审理涉及驰名商标的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条第二款中规定，对已注册驰名商标在不相同或者不相类似商品上基于“误导公众”等保护情形，引入了通常所称的“淡化”标准。但“淡化”保护在较长时期内未被普及，更多的是理论探讨。我国现行商标法增加了第十三条第一款，被认为是“淡化”保护在法条上的涵盖。
2017年3月1日生效的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十三条，将驰名商标“淡化”的保护标准的具体判断因素予以列举，使得“淡化”的审查更具可操作性。北京恒都律师事务所在代理“华润”案件的过程中，对各级法院在案件中适用“混淆或淡化”标准的具体体现进行了对比分析发现，从认驰判决所体现的裁判规则看，各级法院对于“混淆或淡化”的适用场景不尽相同。虽然都是“驰名商标”，但保护原因及保护圈半径各有不同。
1.北京知识产权法院在驰名保护的案件中，从“混淆”及“淡化”两方面论证分析
“汤臣倍健”的案件中，法院认为“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”主要从两个层面对驰名商标进行保护：第一个层面，是足以使相关公众对使用驰名商标和被诉商标的商品来源产生误认，或者足以使相关公众认为使用驰名商标和诉争商标的经营者之间具有许可使用、关联企业关系等特定联系，即是否存在跨类混淆的问题；第二个层面，是指足以使相关公众认为诉争商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉。这主要是从制止减弱驰名商标显著性的行为（即弱化行为）及贬损驰名商标的市场声誉的行为（即丑化行为），亦可统称为从制止淡化行为入手对驰名商标进行保护[23]。该案件中，法院认为诉争商标指定使用之“空气清新剂；杀虫剂”等商品与引证商标的“非医用营养液”等并不构成跨类混淆，但认为诉争商标的存在会使得驰名商标与其商标权人在“特定商品或者服务”上的“唯一对应关系”遭到破坏，会使得驰名商标原本在相关公众中清楚、集中的形象逐渐虚弱、分散、模糊，给商标权人带来真正的损害。因而以“淡化”为由对驰名商标进行了保护。
在“雷士”照明[24]、“玫琳凯”化妆品[25]、洋河酒厂的“海之蓝”[26]、“科龙”冰箱[27]的案件中，法院认为诉争商标既可能产生混淆，又涉及不正当利用驰名商标的声誉，会减弱驰名商标显著性，从“混淆”及“淡化”两个角度给予了驰名商标全面保护。
2.北京市高级人民法院改判的案件中，侧重于“虽然不混淆但可能淡化”而撤销一审判决
北京市高级人民法院在审理“匡威”“Converse”商标的驰名保护案件中，指出被异议商标“匡威KUANGWEI”指定使用的“人用药”商品与引证商标“匡威”核定使用的鞋类等商品虽功能、用途等存有一定区别，但考虑到“匡威”的显著性和知名度，被异议商标指定使用在上述商品上使相关公众在看到被异议商标时会联想到引证商标，并基于此联想而认识到相关商品可能由全星公司提供或与其有特定关联，从而破坏引证商标与鞋类等商品唯一、单一和固定的联系，减弱引证商标的显著性，损害全星公司的利益[28]。基于此，撤销了一审判决及被诉裁定。
北京市高级人民法院基于前述相同的理论，禁止了与“匡威”“Converse”近似的商标在第3类“洗发液”等商品、第8类“磨刀器”等商品、第21类“日用搪瓷塑料器皿”等商品、第44类“医药咨询”等服务上的注册[29]。
值得探讨的是，基于“淡化”而受保护的驰名商标，其保护边界如何界定。北京市高级人民法院基于“淡化”改判的案例中，我们看到了如下商品、服务的禁注。
续表
3.最高人民法院目前提审的“认驰”案件中，并未明确引述“淡化”标准
这些案件中，驰名商标所溯及的商品、服务项目，虽然与驰名商标所指定的商品相距甚远，但仍是相关公众日常接触的商品或服务类别。因而从这些案件中，我们看到了驰名商标基于淡化标准的保护个案，但其边界尚未被界定。或者说，这些司法判例可以带来的案件预见性，仍难以被提炼总结。
“YKK”案件中，最高人民法院给予“YKK”商标在“车辆内装饰品”商品上跨类保护。但前提是，该案件中YKK株式会社放弃了对“气泵（车辆附件）、车辆减震器、陆地车辆发动机”等“相距甚远”的商品寻求驰名商标保护的主张，并对“拉链”与“车辆内装饰品”二者的关联关系进行了举证。法院基于“拉链可以用于车辆内装饰品，两者属于上下游产品关系”等理由，认定“YKK”商标可以基于在“拉链”商品上驰名的事实获得在“车辆内装饰品”上的保护[30]。该案件改判一、二审判决的重要原因，是基于当事人“关联关系”的举证，并未体现“淡化”理论。
在最高人民法院提审的“圣象及图”商标案件[31]及“STARBUCKS”商标案件[32]中，给予权利商标驰名保护亦是基于“跨类混淆”。而在“玉兰”商标案件[33]、“绛州及图”商标案件[34]中，最高院的裁判重点在于是否达到驰名程度，对于“混淆”或“淡化”并未论述。因而从我国现行商标法后截至目前可查询的案件来看，最高人民法院并未在其提审的案件中明确适用“淡化”理论。
前述案例在具体案件中适用了驰名保护的不同标准，对于驰名商标“混淆”或“淡化”的标准已有所展示。2017年3月1日生效的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》，在第十二条、第十三条分别规定了驰名商标“混淆标准”及“淡化标准”所需要考虑的五个方面，此后的判决，应能更多地看到不同应用场景中对于划定驰名商标保护圈的详细论证。在此之前，我们仍然欣慰于驰名商标去宣传化后，法院对于驰名商标的认定及保护给予了更大力度。
【注：本文中案例以裁判文书网、知产宝、威科先行收录的文书为依据；个别一审判决尚未生效。】
“今日头条”被索赔亿元，第35类防御性商标到底要不要注册
商标侵权专业组 周凡律师
“今日头条”因第35类广告服务被卷入索赔亿元的商标侵权纠纷。北京博天恒业广告有限公司起诉“今日头条”关联的北京字节跳动科技有限公司和北京字节跳动网络技术有限公司，称其2011年取得第35类“头条”商标专用权，被告自2012年8月起开发并运营“今日头条”App，将“头条”二字作为App图标使用，同时该App网页版也多次突出使用“今日头条”“头条”，“今日头条”App及网页实际上是以推送广告为目的的盈利产品。
这个新闻再次让第35类商标的抢注问题成为关注热点。因为“今日头条”面临的问题并非个案，很多互联网企业都和“今日头条”一样面临类似的难题。企业是否要在第35类上进行防御性注册？企业防御性注册是否应与抢注商标采用相同的撤销标准？
一、企业是否要在第35类上进行防御性注册？
根据《类似商品和服务区分表》，第35类包括9个类似群组，其中包括广告（3501）、工商管理辅助业（3502）、替他人推销（3503）、人事管理辅助业（3504）、商业企业迁移（3505）、办公事务（3506）、财会（3507）等。
其中，广告（3501）、工商管理辅助业（3502）、替他人推销（3503）三个群组受到多数企业的关注和重视。甚至，有人说第35类是企业必须要进行商标申请注册的类别。为什么第35类如此特殊？
首先，第35类广告、替他人推销服务是互联网企业发展到一定阶段之后的一种基本盈利方式。随着互联网行业的发展，网络逐渐成为人们生活的一种基础设施，也影响并塑造着企业的商业经营模式。大量互联网企业通过服务提升流量，依靠流量优势提供广告、推广服务。这已经成为一种常规的盈利模式。打开你的电脑和手机，百度、Google、Facebook、微信、微博、爱奇艺、喜马拉雅等，无一不是利用积累的庞大用户基础为企业提供广告、推广服务盈利。
正是因为这样，防御性注册才显得特别有必要。如果企业发展初期缺乏知识产权保护意识，或者由于资金限制没有进行充分的商标布局，而是当要发展新的业务领域时才发现在其他类别上已经被他人抢注。而此时，企业可能已经具有相当高的知名度，克服在先商标阻碍的成本往往高出防御性申请费用的千万倍。
其次，现实的商业经营活动比《类似商品和服务区分表》复杂得多，企业的某些经营行为可能涉及多个类别的商品或者服务。很多企业的附加服务往往会涉及第35类服务。例如，一个手机生产商，其销售的手机上安装了自身开发的软件商店、音乐商店、图书商店，向消费者提供自身和第三方的软件、音乐、图书，同时向第三方企业提供软件、音乐、图书的推广服务。原本销售手机只涉及第9类手机商品，但是有了这些附加和衍生的业务之后，还可能涉及第9类计算机程序、可下载的音乐文件等商品，第35类的广告、替他人推销服务等。
最后，防止他人抢注商标用于提供商品零售服务。在商品零售服务上的商标保护一直都存在争论。由于《类似商品和服务区分表》并没有固定该服务项目，很长一段时间企业都是按照第35 类上的替他人推销进行商标注册。但司法实践上，对于零售服务所属类别一直存在争议。
一方面，国家商标局在《关于国际分类第35类是否包括商场、超市服务问题的批复》中明确将商场、超市服务排除在第35类之外。北京市高级人民法院知识产权审判参考问答（17）中，北京高院认为“替他人推销”服务是指：为他人销售商品（服务）提供建议、策划、宣传、咨询等服务，该类服务的对象应为商品（服务）的经销商（含提供者），不包括通过零售或批发直接向消费者出售商品（服务），以价格的差异获取商业利润的情形。
另一方面，第十一版《类似商品和服务区分表》对第35类的基本界定是“本类尤其包括为他人将各种商品（运输除外）归类，以便顾客看到和购买。这种服务可由零售商店、批发商店、自动售货机、邮购目录或借助电子媒体提供，例如通过网站或电视购物节目”。2014年度广东省知识产权审判十大案例之一好又多管理咨询服务（上海）有限公司诉张家港市好又多连锁超市有限公司、刘念龙侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，二审法院认定商场、超市与第35类中“替他人推销”服务类别属于同类服务。
实践中很多商标抢注人利用第35类上的注册商标，销售各种山寨商品。司法实践中，其销售行为可能被认定为第35类上的使用，损害了商标权人的商誉，也给商标权人的维权造成困难。商标一旦被抢注，商标维权的成本以及商誉上的损失远远大于商标申请的费用。
企业在进行商标布局时必须要确定与自身业务领域相关的商品和服务类别。在哪些商品和服务上注册商标取决于企业当前及未来的业务领域和商业模式。对于比较明确的业务领域，必须尽早进行商标布局。但实际上，对于当前大量创业企业，可能在发展过程中不断面临业务的拓展和转型，其业务发展方向具有相当的不确定性。即使在企业发展初期，未必预料到将广告和推广服务作为未来业务的发展方向，在进行商标注册时需要特别关注第35类服务上的商标申请注册，防止他人抢注，为业务拓展留下足够空间。
二、企业防御性注册是否应与抢注商标采用相同的撤销标准？
商标注册并非企业商标布局的终点。商标布局后还需要对商标进行维护，包括商标的使用，阻止其他相同或近似商标的注册，商标维权等。关于企业注册的防御性商标，最常见的问题一是连续三年未使用而被撤销，二是怠于维权导致商标丧失显著性。第二个问题可以通过提高知识产权保护意识而得到解决，而第一个问题企业却难以克服。
企业陷入注册防御性商标会被撤销和不注册防御性商标会被抢注的两难境地。企业没有能力，也不会违背自己的经营现状，去制造防御性商标使用的证据。但是面对依然严峻的商标抢注现状，企业为了提高保护自身知识产权的能力，必然需要进行防御性注册。
笔者认为对于防御性注册不应与抢注商标采用相同的撤销标准，而是应该采用相对宽松的审查标准。
从《商标法》第四十九条第二款规定来看，“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标”。
撤三制度在整个商标法体系中具有举足轻重的地位，其有利于“倒逼注册人真实使用商标”“督促商标符号资源重返公有”。撤三制度并非为了撤销注册商标，而是为了督促商标权人将商标投入使用，激活商标资源。正是因为如此，《商标法》规定了具有“正当理由”情况下的例外。
何为“正当理由”？《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十六条规定：商标权人有实际使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，但因其他客观原因尚未实际使用注册商标的，人民法院可以认定其有正当理由。
司法裁判的尺度影响着产业的发展，也就有必要结合产业发展的现实需要谨慎并适当地调整裁判尺度。防御性注册的初衷，并非通过抢占商标资源获取不正当的利益，而是为企业悉心经营的品牌提供一个保护伞。在我国知识产权保护制度还不是很完善的情况下，企业品牌的保护面对着诸多的阻碍和困难。司法是社会公平的最后一道屏障，应当给予一个诚信经营品牌的企业的利益以合理的保护。
对于“实际使用商标的意图”“实际使用的必要准备”的证明标准，法院有着较大的裁量空间。对于诚信经营的企业的防御性商标，虽然不能直接将防御性注册认定为“正当理由”，但是可以给予适当宽松的证明标准。
此外，上文提到的第35类广告、推广服务的界定存在一定的争议。但对于第35类上注册的防御性商标，实际使用的服务认定时也可以采用较为宽松的标准。如果在商品零售服务上进行了使用，或者为使用做了必要准备，就可以认定其提供的服务属于第35类替他人推销。
综上，“今日头条”遇到的问题折射出大量中国企业在第35类防御性商标注册上的两难困境。由于第35类的特殊性，企业在商标布局时应予以重点考量。同时，对于诚信经营的企业的防御性商标，应当合理调整撤销的裁判标准，给予适当的保护。
当地理标志商标遭遇普通商标
商标侵权专业组 文萁律师
自从2001年《商标法》规定地理标志可注册成证明商标或集体商标（合称“地理标志商标”）后，在商标授权确权程序中地理标志商标与普通商标是否进行近似性比对引起多方关注和争议。假如：某人申请将“西湖”二字注册在第30类“茶叶”上，是否应当将其与证明商标“西湖龙井”进行近似性比对？如果不进行比对是否就应当获得注册？首先可以从法院文件及司法实践寻找“答案”。
一、法院文件
2014年北京高院发布《关于商标授权确权行政案件的审理指南》（以下简称《指南》），其中第五条明确“当事人依据其在先注册的普通商标主张他人申请注册的地理标志证明商标或者集体商标违反商标法第十三条第三款或者第三十条的规定不应予以核准注册或者宣告无效的，不予支持。当事人依据其在先注册的地理标志证明商标或者集体商标主张他人申请注册的普通商标违反商标法第十三条第三款或者第三十条的规定不应予以核准注册或者宣告无效的，不予支持。”
《指南》明确在商标行政案件中，地理标志商标与普通商标发生冲突时均不得适用《商标法》第十三条第三款及第三十条进行相互“攻击”，即我们所说的不得进行近似性比对。然而，在此之前及之后实践中的操作并非完全如此……
二、代表性案例
1.“金华火腿”案，在后证明商标获得注册
在浙江省“金华火腿证明商标保护委员会办公室”2003年11月3日申请将“金华市金华火腿”注册成“火腿”商品上的证明商标前，“金华火腿”作为普通商标早在1979年即获准注册在“火腿”商品上，1983年转让给非金华本地的浙江省食品有限公司。“金华火腿”商标纠纷持续了二十年，虽然法院明确“金华火腿”作为原产地域产品名称可以由金华市当地生产企业正当使用，但金华市一直苦于无法注册属于自己的“金华火腿”商标。
2007年后“金华市金华火腿”系列证明商标陆续获准注册，商标局并未以该证明商标与“金华火腿”普通商标近似为由驳回其注册，形成了在“火腿”上的“金华市金华火腿”证明商标与“金华火腿”普通商标共存的局面。
2.“恩施玉露”案，不进行近似性比对，在后证明商标获得注册
2013年北京高院在“恩施玉露”商标异议复审行政纠纷二审案件中明确了证明商标与普通商标功能不同，因此不应进行近似性比对。案件基本信息如下：
续表
该案中法院实际上也在一定程度进行了近似性比对，但似乎以此得出不会混淆的结论并不充分，因此从商标功能不同的角度明确了二者不应当进行近似比对的规则。在后来的地理标志商标与普通商标PK战中本案成为最常被引用的判例，成为诸多商标的“挡箭牌”。
3.“螺旋卡帕SCREWKAPPANAPA”案，进行近似性比对，在后普通商标不予注册
2016年北京高院在“螺旋卡帕SCREWKAPPANAPA”商标异议复审行政纠纷二审案件中，直接适用2001年《商标法》第二十九条认定普通商标与地理标志商标构成近似，案情简介如下：
续表
该案中，北京高院不仅将普通商标与地理标志商标进行近似对比，而且还全面考虑了商标显著性和知名度、所使用商品的关联程度，以避免混淆为目标，适用第二十九条认定商标近似，彻底抛弃了“恩施玉露”案的思路。
此外，还存在不少法院适用现行《商标法》第三十条认定在先普通商标与在后地理标志商标不近似的案例，例如：“他留乌骨鸡TaLiuWuGuJi”证明商标争议案件。
上述案件对于地理标志商标与普通商标是否进行近似性比对所持观点和思路并不统一，既有认定近似，也有认定不近似，还有不进行近似性对比的案例。尤其是“螺旋卡帕SCREWKAPPANAPA”案与《指南》的规定相去甚远。缘何出现如此反差？
三、合理性解释——保护地理标志
1.地理标志商标与普通商标发生冲突的背景
我国《商标法》2001年才将地理标志纳入保护范围，而在此之前必然已经存在大量已经获得注册的包含地理标志的商品或者服务商标（统称“普通商标”）。2001年《商标法》修法后，有关组织开始申请注册地理标志证明商标或集体商标，如果按照现行《商标法》第三十条、第十三条第三款将地理标志商标与普通商标进行近似性比对，大量地理标志商标就会存在注册障碍，地理标志就无法通过《商标法》实现保护。
较为流行的观点是，因地理标志产品质量、信誉或其他特征由该地域自然因素或人文因素决定，涉及某一地理区域内众多生产者，代表着一定范围的公共利益，不应被“私人”独占，因此地理标志商标与“私人”注册的普通商标相比应当受到优先保护。
2.《指南》“留有余地”
《指南》虽然“禁用”第三十条、第十三条第三款，表面上看可能造成实际近似的地理标志商标与普通商标共存。但地理标志商标及普通商标权利人尚有其他法条可以用来“维权”，例如：第十条第一款第（七）项规定“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的” ；第十条第一款第（八）项规定的“不良影响”；第十条第二款规定的“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名”禁止注册并使用；第十一条规定的缺乏显著性的标志不得作为商标注册；第十六条规定的“商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的，不予注册并禁止使用”；等等。
实际上，因为《商标法》对地理标志商标与普通商标显著性要求并不相同，为了实现普通商标的功能而要求商标所具有的显著特征并不适用于地理标志商标。上述法条主要是对包含地名或者商品名称的普通商标申请注册设置多道障碍，实践中地理标志商标注册人多依据上述法条对普通商标提起异议或无效宣告，例如：
在上述“恩施玉露”关联案件中，2010年恩施玉露茶产业协会以“玉露”为湖北省恩施市五峰山一带所产绿茶商品的通用名称，对引证商标提起争议，引证商标因违反《商标法》第十一条第一款最终被撤销。
在“西山焦xishanjiao”商标争议案件中，因该商标注册在“干枣”上，而“西山焦枣”属于地理标志，而争议商标注册人未能举证证明使用争议商标的干枣商品来源于该地理标志所标示的地区，且争议商标的使用不会误导公众，因此争议商标违反《商标法》第十六条第一款被撤销。
由此可见，一般情况不会出现近似的地理标志商标与普通商标共存的局面。然而，即便如此，尚有部分包含地名或商品名称的商标无法依据上述法条被撤销。例如，第130131号“金华火腿”1979年获得注册时，《商标法》尚未出台，而当时实行的《商标注册管理条例》尚无“县级以上地名不得作商标注册”的规定。因此，对该商标无法通过法律途径予以撤销。
因此，根据《指南》的精神，不近似比对的规定至少可以让在后的地理标志商标与在先的普通商标共存。《指南》一方面使地理标志商标绕过普通商标这一拦路虎，同时还为其预留了“秘密武器”，让普通商标依然面临被不予核准注册或被无效的风险。
3.司法案例——保护地理标志商标
在上述案例中，凡是持“商标不近似”或者“不进行近似性比对”观点的案例中（“金华火腿”“恩施玉露”“他留乌骨鸡TaLiuWuGuJi”），争议商标均为地理标志证明商标，而引证商标为在先的普通商标，认定“商标不近似”或者“不进行近似性比对”的目的是让地理标志商标获得或维持注册。而在认定“商标近似”的案例中（“螺旋卡帕SCREWKAPPANAPA”），争议商标为在后申请的普通商标，引证商标为在先的地理标志证明商标，法院认定商标近似的目的是保护地理标志商标，避免在后普通商标引起混淆误认。因此，看似个案标准不一，但价值取向均为保护地理标志商标。
四、是否应当将“不近似比对”进行到底？
不近似比对最为直接的后果是实际近似的普通商标与地理标志商标共存，然后导致混淆误认，这与《商标法》“禁止混淆”的基本原则不符。
回到本文开始举的例子中，在已有“西湖龙井”地理标志商标注册的情况下，其后某人申请将“西湖”注册在第30类“茶叶”上，如果不进行近似性比对，因“西湖”不属于县级以上地名，而且某人提供的“茶叶”恰好来源于“西湖”，就很有可能获得注册。就如法院在“东陂腊味”商标（普通商标）争议案件中认定，虽然该普通商标包含地理标志，但因申请人经营地位于“东陂腊味”的产地广东省连州市东陂镇，该商标就可以获得注册，如此一来，当普通商标与地理标志商标共存于市场，必然导致消费者混淆误认。
在“螺旋卡帕SCREWKAPPANAPA”商标案中北京高院正是基于争议商标导致混淆误认的可能认定商标近似，已经“偏离”《指南》的规定，却又符合“禁止混淆”的基本原理。
因此，随着地理标志逐渐注册为商标之后，再坚持“不近似比对”原则已无必要，从长远来看，并不一定有利于地理标志证明商标的保护。所以，在未来将地理标志证明商标、集体商标与普通商标进行近似比对的判例也会更加多见。
参考文献：
①《最高人民法院公报》2007年第11期：浙江省食品有限公司诉上海市泰康食品有限公司、浙江永康四路火腿一厂商标侵权纠纷案。
②案号：（2013）高行终字第1201号。
③案号：（2016）京行终2295号。
④案号：（2014）高行（知）终字第2078号。
⑤案号：（2016）京行终2159号。
⑥案号：（2015）高行（知）终字第1568号。
⑦案号：（2010）一中知行初字第3531号。
[1] （2016）京行终665、666、667号《行政判决书》。
[2] （2010）知行字第55号《行政裁定书》。
[3] （2015）高行（知）监字第2373号《行政裁定书》。
[4] （2009）一中行初字第1014号《行政判决书》。
[5] 臧宝清：《我用故我在——撤销三年不使用商标条款适用现状评析》，载知产力，网址：http：//zhichanli.com/artic/e/782，最后访问时间：2018年8月。
[6] （2013）知行字第111号《行政裁定书》。
[7] （2013）一中知行初字第2390号、（2014）高行（知）终字1366号行政书。
[8] （2010）知行字第44号《行政裁定书》。
[9] 本案为北京知识产权法院建院两周年维护诉讼秩序、保障诚信诉讼类典型案例（案号：（2015）京知行初字第5005号）。
[10] 一中行（知）初字第7874号、第7875号、第7876号、第7877号。
[11] 一般认为，美国确立商品化权（形象权）制度的判例始于1953年的“海兰诉托普斯案”。一名棒球手同海兰公司签订了独占性许可协议，许可海兰公司在贸易卡片中使用他们的肖像，而随后托普斯公司也同这名棒球手签订了类似协议。于是，海兰诉诸法院称自己对上述肖像拥有独占性财产利益，托普斯辩称海兰所签的协议仅能视为棒球手对原告放弃隐私侵权的起诉，并不能授予反对第三方的权利。纽约州上诉法院的判决书中写道：“我们认为，除了独立的隐私权外（他是不可转让的，人格性的），一个人对他的肖像的经济价值还拥有一项权利……这项权利可以被称为形象权（the right of publicity）。因为众所周知的是，公众人物不会因其面容被暴露于大庭广众之下而感到情感的伤害，他们痛苦的是其面容被作为商业广告出现于报纸、杂志、公共汽车、火车和地铁上而自己未得到报酬。因此，形象权必须是一种可以对第三者主张的排他性权利，否则，其经济价值难以实现。”自此，法院逐渐接受了“形象权”这种新型权利，并最终得到了美国法学会的一致确认。
[12] 参考1993年11月WIPO国际局公布的《角色商品化权研究报告》。
[13] 李钊：《007、哈利波特……知名作品形象如何进行商品化权保护？》，载《中国知识产权报》2015年11月。
[14] 参见《词根词源字典》关于“zipper”一词的解释。
[15] 参见：北京市第一中级人民法院第（2010）一中知行初字第2631号《行政裁定书》；《深圳市朗科科技股份有限公司关于“优盘”商标诉讼进展的公告》。
[16] 袁真富：《论商标退化及其法律规制》，载《西南大学学报》（社会科学版）2010年5月。
[17] 郑成思：《知识产权现值评估中的法律问题》，法律出版社1990年版，第57页。
[18] 李双利、魏大海：《服务商标地域性的司法意义》，载《人民司法》2010年第23期。
[19] （2013）民提字第2号、（2013）民提字第3号、（2013）民提字第102号。
[20] （2014）民提字第29号。
[21] （2014）粤高法民三终字第27号。
[22] （2014）一中行（知）初字第9633号《行政判决书》。
[23] （2015）京知行初字第3422号《行政判决书》。
[24] （2015）京知行初字第803号《行政判决书》。
[25] （2015）京知行初字第2700号《行政判决书》。
[26] （2015）京知行初字第3697号《行政判决书》。
[27] （2015）京知行初字第00193号《行政判决书》。
[28] （2015）高行（知）终字第2023号《行政判决书》。
[29] （2015）高行（知）终字第2073、2164、2035、2040、2041号《行政判决书》。
[30] （2016）最高法行再67号《行政判决书》。
[31] （2014）行提字第28号《行政判决书》。
[32] （2016）最高法行再33号《行政判决书》。
[33] （2016）最高法行再13号《行政判决书》。
[34] （2014）行提字第6号《行政判决书》。