第四节 在先性
商标在社会经济生活中发挥的广告功能越来越突出，商标与消费者的购买倾向、内心偏好逐渐紧密地联系在一起，这不仅使企业在选定商标时绞尽脑汁设计完美的标识，也让企业意识到，采用本身就具有一定知名度的标识是一个捷径。经营者都想通过搭名人、名物的“便车”而扩大自己商品的影响、提高商品的销售量。于是，现实生活中出现了越来越多与商标权冲突的权利冲突类型，如商标权与姓名权、肖像权、著作权、专利权等权利的冲突，各国也纷纷就此问题作出立法上的应对。例如，日本《商标法》在第4条规定了含有他人的肖像或者他人的姓名或名称或著名的别号、艺名、笔名或知名简称的商标，除已经取得本人的同意者外，不能注册为商标。该法在第29条又规定商标不能与他人在先著作权、外观设计权和专利权相冲突。法国《知识产权法典》711-4规定，侵犯在先权利的标记不得作为商标，尤其是侵犯：（1）在先注册商标或《保护工业产权巴黎公约》第6条之二所称的驰名商标；（2）公司名称或字号，如果在公众意识中有混淆的危险；（3）全国范围内知名的厂商名称或标牌，如果在公众意识中有混淆的危险；（4）受保护的原产地名称；（5）著作权；（6）受保护的工业品外观设计权；（7）第三人的人身权，尤其是姓氏、假名或肖像权；（8）地方行政单位的名称、形象或声誉。
我国《商标法》在2001年第二次修改以前，并没有对商标权与其他权利的冲突问题作出具体规定，实践中出现的纠纷都是依据法律的精神和原则，并考虑公平合理和有利于市场经济的规范等因素进行裁决的。例如，发生在1996年的裴立、刘蔷与山东景阳冈酒厂侵犯美术作品著作权的《武松打虎》图案，就是根据我国著作权法等法律的相关规定作出处理的[88]，“三毛”案等纠纷也都涉及这一问题。第二次修改后的《商标法》在第9条规定，申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。这就确立了商标权与其他权利发生冲突时的解决原则——在先取得的合法权利优先，使得现实生活中频繁出现的商标抢用名人名字、肖像等问题的解决于法有据了。《商标法》如此修改是符合《与贸易有关的知识产权协定》（《TRIPs协定》）的精神的，该协定在第16（1）条规定：“注册商标所有人应享有专有权防止任何第三方未经许可而在贸易活动中使用与注册商标相同或近似的标记去标示相同或类似的商品或服务，以造成混淆的可能。如果确将相同标记用于相同商品或服务，即应推定已有混淆之虞。上述权利不得损害任何已有的在先权，也不得影响成员依使用而确认权利效力的可能。”
一、在先权利的类型
英国学者解释英国商标法中规定的在先权利（earlier rights）时将其分为两类：一为未注册的商标或者经营中使用的其他标志；一为其他权利，尤其是著作权、设计权或注册外观设计权。但是，他人在先使用的商标权只有满足商标假冒构成要件的，冲突才成立。其构成要件有三个：首先，商标在英国已经拥有足够的知名度；其次，存在着有关错误表示；最后，有造成损害的可能。[89]由于我国不承认使用获得商标权，因此，对于未注册商标的保护也只是限于驰名商标的范围。实践操作中，该条的禁止范围会比英国法规定的范围小。因为英国商标法尽管也规定了在先使用而未注册的商标必须“在英国已经拥有足够的知名度”，但并不要求只有达到驰名商标的程度才可以适用该条的保护。我国《商标法》第9条和第32条都规定了注册商标不得与在先权利相冲突，但在先权利究竟包括哪些权利？对此，有两种解释。一种解释倾向于将在先权利限定在法律具体规定的权利类型范围。2005年12月，国家工商总局发布的《商标审理标准》在第三部分规定了“损害他人在先权利”的审理标准，开宗明义地指出，申请注册的商标应当具有在先性，这种在先性是指申请注册的商标既不得与他人在先申请或者注册的商标相冲突，也不得与他人在先取得的其他合法权利相冲突。由于《商标法》的其他条款对于在先商标权利保护问题已经作了相应的规定，所以本条规定的在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的，除商标权以外的其他权利，包括商号权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权等。另一种是广义的解释方法，认为在先权利是指在申请商标注册之前的合法权利，其内容可能涉及其他知识产权或民法保护客体，具体包括但不限于下列权利：著作权、地理标志权、商号权、外观设计权、姓名权、肖像权、商品化权。[90]
近年来，为应对现实生活中出现的各种新情况，司法实践对“在先权利”的解释有放宽趋势，法院在具体案件裁判中，将在先合法利益也放进在先权利的保护范围。例如，在耐克国际有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会等商标争议行政纠纷案判决中，北京市高级人民法院指出，“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。该条款所指在先权利包括《商标法》没有特别规定的在先权利以外的其他任何民事权利或者权益”。[91]而在梦工厂动画影片公司（以下简称“梦工厂”）与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委“功夫熊猫”商标案中[92]，北京市高级人民法院更是向前又迈出了一步，在该案判决中明确“商品化权”属于在先权利。判决指出，梦工场制作的动画电影“功夫熊猫KUNGFUPANDA”拍摄于2005年9月，2008年6月20日在中国内地上映，该片已获得“安妮奖”最佳动画片、中国“美猴奖”外国动画长篇金奖等十个奖项，同时获得“奥斯卡”“金球奖”最佳动画片提名。《商标法》关于申请商标注册不得损害他人现有的在先权利的规定中，“在先权利”不仅包括现行法律已有明确规定的在先法定权利，也包括根据我国《民法通则》和其他法律的规定应予保护的合法权益。梦工场公司主张的其对“功夫熊猫KUNGFUPANDA”影片名称享有的“商品化权”确非我国现行法律所明确规定的民事权利或法定民事权益类型，但当电影名称或电影人物形象及其名称因具有一定知名度而不再单纯局限于电影作品本身，与特定商品或服务的商业主体或商业行为相结合，电影相关公众将其对于电影作品的认知与情感投射于电影名称或电影人物名称之上，并对与其结合的商品或服务产生移情作用，使权利人据此获得电影发行以外的商业价值与交易机会时，则该电影名称或电影人物形象及其名称可构成适用2001年《商标法》第31条“在先权利”予以保护的在先“商品化权”。否则，不仅助长其他经营者搭车抢注商标的行为，而且会损害正常的市场竞争秩序。这显然与商标法的立法目的相违背。该案判决引起了广泛的关注和讨论，非常值得研究。
关于商标与商标之间的冲突问题，本书主要在商标假冒仿冒侵权部分探讨，本部分主要探讨商标与商标以外的其他权利和利益发生冲突时的在先性判断问题。
二、在先权利冲突案件的管辖问题
最高人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（法释〔2008〕3号）第1条规定，原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合《民事诉讼法》第108条规定的，人民法院应当受理。原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据《民事诉讼法》第111条第3项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。
对此条规定进行分析可以知道，对于商标与其他权利之间的冲突问题，人民法院有管辖权，但对注册商标与注册商标发生权利冲突的案件，人民法院不受理，告知当事人要求商标行政管理部门解决。这说明法院仍然将商标注册问题预留给商标行政管理部门，司法不径行介入。当然，如果是他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，则应认定为是未注册商标的使用，与权利人注册商标相同或者近似的，属于注册商标与商业使用中的非注册商标之间的冲突问题，人民法院有管辖权。
该司法解释消除了以前司法审判中确定管辖权的不同方法，此前，有的法院受理注册商标与注册商标之间的冲突案件，有的法院则不直接受理此类案件，认为行政程序优先。如在北京恒升远东电子计算机集团与北京市恒生科技发展公司、北京市金恒生科技发展有限公司商标侵权纠纷案中，针对恒升商标与恒生商标之间的冲突，一审和二审法院都没有提出驳回起诉、不予受理，告知当事人去行政主管机关解决。[93]而在江苏泰兴市同心纺织机械有限公司与江苏振泰机械织造公司侵犯商标专用权、侵犯企业名称权纠纷一案中，二审法院江苏省高级人民法院认为，关于振泰公司和同心公司之间因各自拥有的注册商标专用权而引起的权利冲突纠纷，人民法院不能直接受理。本案中，振泰公司和同心公司均各自拥有一个合法的注册商标，且均未发现有超越授权范围使用商标的行为。振泰公司诉称同心公司所使用的“真泰ZT”注册商标与振泰公司“振泰ZT”注册商标近似，构成对振泰公司注册商标专用权的侵犯，其实质在于对同心公司“真泰ZT”注册商标的授权存在争议。关于此类争议的处理，我国商标法中已规定有一套完整的注册商标争议行政处理程序。因此，主张权利方应先行向有关行政主管机关申请处理，人民法院对此类纠纷不应直接受理。据此，一审法院直接受理此民事纠纷不当，应予纠正。[94]
三、五年期间
我国《商标法》第32条规定，“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。违反该条规定的后果规定在《商标法》第45条，即“已经注册的商标，违反本法第13条第2款和第3款、第15条、第16条第1款、第30条、第31条、第32条规定的，自商标注册之日起5年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受5年的时间限制”。结合这两条规定可以得知，商标注册与他人在先权利发生冲突的，在先权利人必须在商标注册5年内提出宣告注册商标无效的请求，恶意注册驰名商标的则不受5年期间的限制。那么，如何认识这5年期间呢？主要有如下三种观点。
1.5 年期间为诉讼期间
据此观点，5年期间可以发生诉讼时效期间的中止、中断和延长。例如，在成昌行粮食有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会行政诉讼案件中，原告成昌行粮食有限公司即主张，《商标法》虽然没有规定期间的中止、中断，但根据其上位阶法律——《民法通则》第140条的规定，本案应比照适用诉讼时效“因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断”的情形。上述规定中的5年期限属于诉讼时效，而非除斥期间。[95]
2.5 年期间为不变期间
据此观点，5年期间是权利人向商标局请求权利救济的出诉期间，不能延长、中断、中止。
3.5 年期间为除斥期间
据此观点，撤销商标注册为一种形成权，因此5年期间适用于形成权就是除斥期间，不发生中止、中断、延长。[96]
本书认为，该5年期间应该是不变期间，因为它不发生中止、中断和延长，所以不是诉讼时效期间。而撤销商标注册行为不是行使形成权的行为，因为它不因单方行为直接产生法律效果，还可能经过司法审查，效力并不确定，因此它也不是形成权行使的除斥期间。值得一提的是，2001年《商标法》是通过撤销商标注册的程序保护在先权利人权利的，但2013年《商标法》将这一程序改为宣告注册商标无效。从字面看，这个程序和形成权中的“撤销权”也已经不存在形式上的联系了。
四、几类主要在先权利冲突的情形
未经著作权人的许可，将他人享有著作权的作品申请注册商标，应认定为对他人在先著作权的侵犯，系争商标应当不予核准注册或者被宣告无效。裴立、刘蔷与山东景阳冈酒厂的《武松打虎》案就是商标侵犯美术作品著作权的典型案例。被告景阳冈酒厂将原告裴立之亡夫、刘蔷之亡父创作的《武松打虎》组画中的第11幅修改后用于商标，侵犯了原告等享有的著作权。[97]
在符合下列要件时，商标与在先著作权冲突：
1.系争商标与他人在先享有著作权的作品相同或者实质性相似
在先享有著作权是指，在系争商标申请注册日之前，他人已经通过创作完成作品或者继承、转让等方式取得著作权。在先享有著作权的事实可以下列证据材料加以证明：著作权登记证书，在先公开发表该作品的证据材料，在先创作完成该作品的证据材料，在先通过继承、转让等方式取得著作权的证据材料等。对生效裁判文书中确认的当事人在先享有著作权的事实，在没有充分相反证据的情况下，可以予以认可。如果系争商标注册申请人能够证明系争商标是独立创作完成的，则不构成对他人在先著作权的侵犯。
2.系争商标注册申请人接触过或者有可能接触到他人享有著作权的作品
3.系争商标注册申请人未经著作权人的许可
系争商标注册申请人应就其主张的取得著作权人许可的事实承担举证责任。如果申请人能够证明系争商标注册申请人与著作权人签订了著作权许可使用合同，或者著作权人作出过直接的、明确的许可其使用作品申请注册商标的意思表示，则该条件不成立。
未经授权，在相同或者类似商品上，将他人享有专利权的外观设计申请注册商标的，应当认定为对他人在先外观设计专利权的侵犯，系争商标应当不予核准注册或者被宣告无效。在满足下列条件的情况下，商标与在先外观设计专利权相冲突。
1.外观设计专利的授权公告日早于系争商标申请注册日及使用日
当事人主张在先享有外观设计专利权的，应当提交外观设计专利证书、年费缴纳凭据等证据材料加以证明。
2.系争商标与外观设计使用于相同或者类似商品
系争商标与外观设计应当使用于相同或者类似商品。如果商品不相同或者不类似，则不能认定为侵犯外观设计专利权。
3.系争商标与外观设计相同或者近似
关于系争商标与外观设计相同或者近似的判断，既可以就系争商标与外观设计的整体进行比对，也可以就系争商标的主体显著部分与外观设计的要部进行比对。有关系争商标与外观设计相同或者近似的认定，原则上适用商标相同、近似的审查标准。
外观设计专利中的文字仅保护其特殊表现形式，含义并不在专利权保护范围内。国家工商行政管理总局商标局2002年7月22日关于取得外观设计专利的“蒙古醉”“蒙古小烧”是否违反《商标法》禁用条款问题的批复明确指出，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准，文字的字音、字义等内容不能作为要求保护的外观设计专利权的范围。北京市第一中级人民法院在新乡市步云鞋垫有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会一案中也明确指出，虽然步云公司在争议商标注册前的1997年、1999年、2001年就获得外观设计专利权，但由于外观设计专利保护的范围是图片或照片中的外观设计，故在本案中受专利权保护的对象应为步云公司产品外包装袋的图案设计。争议商标中“彩步云”文字及云朵状的图形在外观上与步云公司获外观设计专利权的图案或其中含有“步云”“鑫步云”字样的图案完全不同，争议商标没有构成对步云公司外观设计专利权的损害。[98]
4.系争商标注册申请人没有取得外观设计专利权人的授权
系争商标注册申请人应当就其主张的取得外观设计专利权人授权的事实承担举证责任。
未经许可，将他人的姓名申请注册商标，给他人姓名权造成或者可能造成损害的，系争商标应当不予核准注册或者被宣告无效。在满足下列条件的情况下，商标与他人姓名权相冲突：
1.系争商标与他人姓名相同
根据该条构成要件，系争商标必须与他人姓名相同才构成权利冲突，例如在“宗庆后案”中，安徽省某酒业有限公司申请“宗庆后”商标，指定使用商品为第32类的“啤酒、矿泉水、饮料制剂”等。宗庆后是杭州娃哈哈集团有限公司法定代表人。因申请注册商标与他人姓名完全相同，所以商标局适用原《商标法》第31条（2013年《商标法第32条》）权利冲突的规定驳回申请。
如果商标与他人姓名不完全相同但相似，该如何处理？安徽省某酒业有限公司也申请了“何伯泉”商标，指定使用商品为第32类的“啤酒、无酒精饮料、矿泉水、汽水、果子粉、饮料制剂、茶饮料（水）、果汁、奶茶（非奶为主）、蔬菜汁（饮料）”。因为“何伯泉”与乐百氏（广东）食品饮料有限公司的副董事长兼总经理何伯权的名字并不完全相同，因此，不能适用原《商标法》第31条（2013年《商标法第32条》）的权利冲突规定驳回商标注册申请，商标局依据《商标法》第10条第1款第8项不良影响条款的规定驳回了商标申请。[99]
他人的姓名包括本名、笔名、艺名、别名等。《商标审理标准》规定，“他人”是指在世自然人。已故的自然人姓名是否能够未经授权就使用？本书认为，首先应该考虑商标使用的营利性特征；其次，应该考虑已故名人生活的时代。举例来说，如果有人把“杜甫”用做商标，没有人会将商品与杜甫建立什么联系；但是，如果有人以“毛泽东”或者“鲁迅”做商标，情形会大有不同。当然，即使是以“杜甫”为商标进行注册，也可能妨害公序良俗或者有其他不良影响，要依据《商标法》第10条第1款第8项的规定进行审查。因此，本书认为，即使是已故名人的姓名也不能未经授权随便用做商标标识。
2.系争商标的注册给他人姓名权造成或者可能造成损害
未经许可使用公众人物的姓名申请注册商标的，或者明知为他人的姓名，却基于损害他人利益的目的申请注册商标的，应当认定为对他人姓名权的侵害。这里如果使用的是公众人物的姓名，则不要求主观上有损害他人利益的目的，因为使用公众人物姓名本身主观上推定具有“搭便车”的故意，不当利用或可能损害公众人物的声誉。但是，如果是非公众人物，则强调其主观要件——以损害他人利益为目的。当然，现实生活中，他人以一名普通老百姓的姓名申请注册商标的情况很少，因为它对申请人来说不具有任何实际意义。
认定系争商标是否损害他人姓名权，应当考虑该姓名权人在社会公众当中的知晓程度。系争商标注册申请人应当就其主张的取得姓名权人许可的事实承担举证责任。
3.姓名是否具有其他含义
如果姓名具有其他含义，而消费者是在其他含义下认识商标的，则不存在商标侵犯姓名权的问题。在“黎明”商标异议案中，香港著名影视歌星黎明对沈阳黎明发动机制造公司提出的“黎明”服务商标提出注册异议，认为该公司申请注册的商标侵犯自己的姓名权。但是，商标局认为，在《现代汉语词典》中，“黎明”指的是天快要亮或者刚亮的时候，是现代汉语常用词，不属于独创性词汇。在我国有效注册的商标中，冠以“黎明”的商品在流通中，没有使消费者误认为与某人有关，从而驳回了黎明的异议申请，对“黎明”商标准予注册。[100]
未经许可，将他人的肖像申请注册商标，给他人肖像权造成或者可能造成损害的，系争商标应当不予核准注册或者被宣告无效。在满足下列条件的情况下，商标与他人肖像权相冲突。
1.系争商标与他人肖像相同或者近似
他人的肖像包括肖像照片、肖像画等。“相同”是指系争商标与他人肖像完全相同。“近似”是指虽然系争商标与他人肖像在构图上有所不同，但反映了他人的主要形象特征，在社会公众的认知中指向该肖像权人。
2.系争商标的注册给他人肖像权造成或者可能造成损害
未经许可使用公众人物的肖像申请注册商标的，或者明知为他人的肖像而申请注册商标的，应当认定为对他人肖像权的侵害。
按照现行企业注册登记制度，企业名称中除了商号以外，还包括行政区划、行业特点和组织形式等要素。其中，商号才是企业真正的标记，其余三个因素则往往是在一定行政区划内与其他众多的企业所共同使用的东西，它们既不为其中任何一个企业所拥有，也不为这些相关的企业所共有。而且，这些东西既不具有私权的特征，也没有财产权的属性。主要是出于以往多年来行政区划或条块分割的便利，出于计划经济的需要，从计划管理的思维模式出发，人为划分市场的结果，因而实际上是政府主管部门强加在企业商号之上的附加标志。因此，企业名称中真正发挥区别功能的是商号，又称字号，是商事主体的文字表现形式，为该商事主体所专有，既是区别于其他企业的标记，又是企业的一项重要财产。因此，本书以为，应该统一使用“商号”的概念，而不是“企业名称”。在统一的商号概念下再区分已经登记的商号和没有登记的商号。
如果商号与商标权发生冲突，是否所有的在先商号都优先于注册商标呢？河南省新乡市步云鞋垫有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会一案中，北京市第一中级人民法院认为，我国现行法律、法规对“字号权”并未作出明确的规定，因此，当事人不能仅据此主张权利。步云公司将“步云”作为其享有的“字号权”，并据此主张在先权利缺乏法律依据，法院不予支持。[101]该案确定了字号非经登记为企业名称不受商标法规定的在先权利保护。最高人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第1条规定的商标权与其他权利冲突的权利类型中明确列举了“企业名称权”，该规定同样仅仅对登记后的企业名称在先于商标注册的情况提供优先保护。
《商标审理标准》规定：将与他人在先登记、使用并具有一定知名度的商号相同或者基本相同的文字申请注册为商标，容易导致中国相关公众混淆，致使在先商号权人的利益可能受到损害的，应当认定为对他人在先商号权的侵犯，系争商标应当不予核准注册或者予以撤销。其适用要件为：（1）商号的登记、使用日应当早于系争商标注册申请日；（2）该商号在中国相关公众中具有一定的知名度；（3）系争商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆，致使在先商号权人的利益可能受到损害。《商标审理标准》明确要求商号必须具有一定的知名度才能以在先性对抗商标注册。事实上，要求在先商号具有一定的知名度，从某种程度上说是混淆的内在要求，因为如果在先商号没有一定的知名度，相关公众也不会因申请注册商标的使用而可能产生商品来源混淆。所以，商标与在先企业名称冲突的适用要件其实主要是两个：第一个是时间要件，商号成立时间在先；第二个为后果要件，即商号与商标并存可能造成相关公众就商品来源产生混淆。时间的先后比较容易判断，但相关公众是否会发生混淆则需要综合考量客观情况得出结论。在上海避风塘美食有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会行政裁决审判监督案中[102]，针对争议商标“竹家庄避风塘及图”商标是否侵害了上海避风塘公司的企业名称权，最高人民法院指出，“避风塘”一词不仅仅是上海避风塘公司的字号，还具有“躲避台风的港湾”和“一种风味料理或者菜肴烹饪方法”的含义，因此，只要不会造成相关公众的混淆、误认，上海避风塘公司就不能以其企业名称权禁止他人在“躲避台风的港湾”和“一种风味料理或者菜肴烹饪方法”的含义上正当使用“避风塘”一词。最高人民法院之所以作出如此判断，是因为综合考量了该案的具体情况。该案争议商标由竹子图案与“竹家庄避风塘”文字组成，其中竹子图案占据商标的大部分面积，且处于商标的显著位置。相对而言，“避风塘”在争议商标中并没有发挥识别作用。另外，对于餐饮行业相关公众而言，“避风塘”一词具有“一种风味料理或者菜肴烹饪方法”的含义，它本身起不到识别来源的作用。因此，最高人民法院认为，争议商标的注册、使用不会造成相关公众的混淆、误认，也就没有侵害上海避风塘公司的企业名称权。
思考题：
