中国法院10大知识产权案件

瓦莱奥清洗系统公司诉厦门卢卡斯汽车配件有限公司等侵害发明专利权纠纷案

【裁判要旨】

如果专利权利要求的某个技术特征已经限定或者隐含了特定结构、组分、步骤、条件或其相互之间的关系等，即使该技术特征同时还限定了其所实现的功能或者效果，亦不属于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》[1]第八条所称的功能性特征。

当事人在专利侵权程序中针对被诉侵权人既申请作出责令停止侵害的行为保全，又申请作出判令停止侵害的部分判决的，人民法院不应因作出停止侵害的部分判决而对该行为保全申请不予处理，而应对该行为保全申请予以审查；符合行为保全条件的，应及时作出裁定。

【案号】

一审：上海知识产权法院（2016）沪73民初859号

二审：最高人民法院（2019）最高法知民终2号

【案情与裁判】

原告（被上诉人）：瓦莱奥清洗系统公司（Valeo Systèmes d'Essuyage）（简称瓦莱奥公司）

被告（上诉人）：厦门卢卡斯汽车配件有限公司（简称卢卡斯公司）

被告（上诉人）：厦门富可汽车配件有限公司（简称富可公司）

被告：陈某某

起诉与答辩

瓦莱奥公司于2016年向上海知识产权法院提起诉讼称，卢卡斯公司、富可公司未经许可制造、销售、许诺销售，陈某某制造、销售的雨刮器产品落入其第ZL200610160549.2号名称为“机动车辆的刮水器的连接器及相应的连接装置”的发明专利权保护范围，请求判令卢卡斯公司、富可公司、陈某某停止侵权，赔偿损失及制止侵权的合理开支暂计600万元。后瓦莱奥公司申请法院做出部分判决，认定卢卡斯公司、富可公司、陈某某构成侵权，并判令其停止侵权。此外，瓦莱奥公司还提出了临时行为保全（又称临时禁令）申请，请求法院裁定卢卡斯公司、富可公司、陈某某立即停止侵权行为。

卢卡斯公司、富可公司、陈某某共同辩称，被诉侵权产品没有落入涉案专利权的保护范围，不构成侵权；法院没有因涉案专利被提出无效宣告申请而中止诉讼，没有拖延时间，故原告申请没有事实与法律依据，请求法院驳回原告的先行判决申请。

一审审理查明

上海知识产权法院经审理查明了涉案专利的基本情况，对比了被诉侵权产品与涉案专利技术方案，明确了被诉侵权行为和被告有关情况。

一审判理和结果

上海知识产权法院于2019年1月22日作出部分判决，认定被诉侵权产品落入涉案专利权利要求1—3、6—10的保护范围，未落入涉案专利权利要求4、5的保护范围，判令卢卡斯公司、富可公司构成侵权并判令其停止侵权，亦因此未对临时禁令申请作出处理。

其中，上海知识产权法院认定，权利要求1“所述连接器通过一安全搭扣锁定在所述刮水器臂中的嵌入位置……在所述关闭位置，所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸，用于防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”技术特征构成功能性特征。其主要理由是，该技术特征仅仅披露了安全搭扣与锁定元件即弹性元件之间的方向及位置关系，该方位关系并不足以防止锁定元件的弹性变形，本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求不能直接、明确地确定实现“防止锁定元件的弹性变形，并锁定连接器”这一功能的技术方案。

上诉与答辩

卢卡斯公司、富可公司不服上述部分判决，向最高人民法院提起上诉，请求撤销该判决，改判驳回瓦莱奥公司关于停止侵权的诉讼请求。卢卡斯公司、富可公司的主要理由是，被诉侵权产品未落入涉案专利权利要求1的保护范围，进而亦未落入有关从属权利要求的保护范围。

瓦莱奥公司答辩称，卢卡斯公司、富可公司关于被诉侵权产品未落入涉案专利权利要求1保护范围的主张缺乏依据，不能成立，请求驳回其上诉请求。

二审审理查明

最高人民法院经审理查明，原审法院查明的事实属实。另查明：1.瓦莱奥公司在二审期间通过公证方式自“卡尔CARALL京东自营旗舰店”购买的被诉侵权产品系专供京东商城，京东商城以自营方式仍在销售该被诉侵权产品。2.本案原审过程中，瓦莱奥公司依法向原审法院提出责令卢卡斯公司、富可公司停止侵害涉案专利权的诉中行为保全申请，并提供了100万元的现金担保，原审法院对瓦莱奥公司的诉中行为保全申请尚未作出处理。二审过程中，瓦莱奥公司坚持其责令卢卡斯公司、富可公司停止侵害涉案专利权的诉中行为保全申请，并请求最高人民法院予以支持。

二审判理和结果

一、关于被诉侵权产品是否落入涉案专利权利要求1的保护范围。

最高人民法院经审理认为，被诉侵权产品具备涉案专利权利要求1的全部技术特征，卢卡斯公司和富可公司关于被诉侵权产品未落入涉案专利权利要求1保护范围的上诉主张不能成立。“在所述关闭位置，所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸，用于防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”系有关争议技术特征之一。虽然当事人未对原审法院关于该特征属于功能性特征的认定提出异议，但是权利要求的解释是法律问题，且功能性特征与其他类型的技术特征在侵权比对方法上有明显差异，可能影响侵权判定结果，故最高人民法院仍对原审法院的认定错误特予指出并予纠正。该技术特征实际上限定了安全搭扣与锁定元件之间的方位关系并隐含了特定结构——“安全搭扣面对所述锁定元件延伸”，该方位和结构所起到的作用是“防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”。根据这一方位和结构关系，结合涉案专利说明书及其附图，特别是说明书第［0056］段关于“连接器的锁定由搭扣的垂直侧壁的内表面保证，内表面沿爪外侧表面延伸，因此，搭扣阻止爪向连接器外横向变形，因此连接器不能从钩形端解脱出来”的记载，本领域普通技术人员可以理解，“安全搭扣面对所述锁定元件延伸”，在延伸部分与锁定元件外表面的距离足够小的情况下，就可以起到防止锁定元件弹性变形并锁定连接器的效果。可见，“在所述关闭位置，所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸，用于防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”这一技术特征的特点是，既限定了特定的方位和结构，又限定了该方位和结构的功能，且只有将该方位和结构及其所起到的功能结合起来理解，才能清晰地确定该方位和结构的具体内容。这种“方位或者结构+功能性描述”的技术特征虽有对功能的描述，但是本质上仍是方位或者结构特征，不是功能性特征。原审法院关于该技术特征属于功能性特征的认定有误，继而其比对方法和结论也存在错误，但未影响本案侵权判断结果。

二、本案诉中行为保全申请应如何处理

参照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百六十一条的规定，对当事人不服原审判决提起上诉的案件，当事人在第一审程序中提出行为保全申请的，在第二审人民法院接到报送的案件之前，由第一审人民法院管辖；在第二审人民法院接到报送的案件之后，应由第二审人民法院管辖。本案中，由于案件已经由最高人民法院受理，与本案有关的行为保全申请亦应由最高人民法院管辖和处理。

原审法院虽已作出关于责令停止侵害涉案专利权的部分判决，但并未生效，专利权人继续坚持其在一审程序中的行为保全申请。虽然该行为保全申请与判令停止侵害的部分判决在内容上存在重叠的可能，在功能上具有尽快明确各方当事人之间的法律关系状态、提高纠纷解决效率的类似之处，但作为两种不同的制度设计，责令停止侵害的行为保全申请在特定情况下仍具有独特价值。特别是，在我国相关民事诉讼法律并未规定未生效判决临时执行制度的现实情况下，责令停止侵害的行为保全的价值更加明显。鉴此，第二审人民法院对于停止侵害专利权的行为保全申请，可以考虑不同情况，分别予以处理。特别是，如果情况紧急或者可能造成其他损害，专利权人提出行为保全申请，而第二审人民法院无法在行为保全申请处理期限内作出终审判决的，应当对行为保全申请单独处理，依法及时作出裁定；符合行为保全条件的，应当及时采取保全措施。此时，由于原审判决已经认定侵权成立，第二审人民法院可根据案情对该行为保全申请进行审查，且不要求必须提供担保。本案中，瓦莱奥公司在二审程序中坚持其责令卢卡斯公司、富可公司停止侵害涉案专利权的诉中行为保全申请，但是瓦莱奥公司所提交的证据并不足以证明发生了给其造成损害的紧急情况，且最高人民法院已经当庭作出判决，本案判决已经发生法律效力，另行作出责令停止侵害涉案专利权的行为保全裁定已无必要。因此，对于瓦莱奥公司的诉中行为保全申请，不予支持。

综上，最高人民法院判决，驳回上诉，维持原判。

【法官评述】

本案是最高人民法院知识产权法庭敲响“第一槌”时所审理的案件，且当庭宣判，引发了国内外的广泛关注。本案判决首次深入阐释了功能性特征的认定标准，明确了诉中行为保全申请与停止侵害的部分判决之间的关系，对于指引专利侵权判定和完善专利司法保护机制具有重要意义。

一、关于功能性特征的判断标准

（一）功能性特征的法律特点

在专利法上，功能性特征是指通过记载发明创造的功能而不是结构等来限定其所保护的技术方案。功能性特征是一种独具特色的技术特征，遵循特殊的侵权比对方法。如果仅仅从功能性特征的文字表述看，其似乎应该被理解为涵盖了能够实现该功能的任何可能结构或者手段。但是，这种理解可能会将专利权利要求的保护范围扩大至申请人在申请日时并未预想到的技术手段，因而导致专利保护范围与申请人的技术贡献不相适应。为了明确功能性特征的限定内容，实现专利权利要求的保护范围与申请人的技术贡献相一致，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释一》）第四条将功能性特征的内容限定为“说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式”。随后，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称《解释二》）第八条又进一步明确了功能性特征的侵权对比方法。该条第二款规定：“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。”由此观之，两个司法解释对于功能性特征的规定具有两个重要特点：第一，功能性特征的涵盖范围受到限制，其涵盖范围仅包括专利说明书和附图所给出的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式。第二，功能性特征的等同范围受到限制，其等同判断以实现其功能或者效果不可缺少的技术手段为对象，限于侵权行为发生时与该技术手段基本相同的手段，且其功能或者效果应该相同。因此，判断某一特征是否为功能性特征，直接关系到其限定的权利要求的保护范围。在这个意义上，功能性特征并非一个纯粹的事实概念，而是一个法律概念，其本质是基于权利要求保护范围与申请人的技术贡献相一致原则，对其字面范围和等同范围均进行限缩。

（二）功能性特征的具体判断标准

《解释二》第八条第一款规定了功能性特征的判断标准：“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。”尽管上述规定从正反两个方面界定了功能性特征的含义，由于实践问题的复杂性，对于功能性特征的判断仍然存在较大争议。争议的核心在于，功能性特征的具体判断标准是什么。要解决这一争议，首先要了解实践中涉及功能或者效果的技术特征的具体类型，然后结合功能性特征的法律实质进行判断。

在实践中，涉及功能或者效果的技术特征主要有三种类型，但并非任何描述了其所实现的功能或者效果的特征均是功能性特征。一是仅限定了技术特征的功能或者效果，而不限定该技术特征的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系。这种类型的技术特征通常并未涉及任何有关结构、组分、步骤、条件等内容，本领域技术人员只能根据该技术特征所描述的功能或者效果，结合说明书和附图所描述实现该功能或者效果的具体实施方式来理解其具体结构、组分等特征。正因如此，这种类型的技术特征会出现其字面涵盖范围超出其技术贡献的可能，并成为前述司法解释所重点规制的对象。这种类型的技术特征是典型的、法律意义上的功能性特征。二是既限定技术特征的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系，又限定了该技术特征所起到的功能或者效果，但是该功能或者效果是该结构、组分、步骤、条件等所必然带来的结果。对于此种类型的技术特征而言，其已经限定了具体的结构、组分等内容，体现了发明的技术贡献，其所描述的功能或者效果仅仅是对该结构、组分等所必然具有的效果的客观记载，因而该功能或者效果对于该技术特征不具有实质限定意义。虽然这类技术特征表面上具有功能或者效果的描述，但是其本质是结构、组分、步骤、条件特征，其所描述的功能或者效果对于该发明不具有实质限定作用。这种类型的技术特征通常不会出现其字面涵盖范围超出其技术贡献的可能，因而不作为前述司法解释意义上的功能性特征对待。可见，这种类型的技术特征徒具功能性特征的形式，实际上并非法律意义上的功能性特征。三是既限定该技术特征的结构、组分、步骤、条件或者关系，又限定了其所起到的功能或者效果，且只有该结构、组分、步骤、条件或者关系等与其所起到的功能或者效果联系起来，才能确定其结构、组分、步骤、条件或者关系等的具体内容。本案为这类技术特征提供了一个很好的实例。本案争议的技术特征是：“在所述关闭位置，所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸，用于防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”。这一技术特征的特点是，既限定了特定的方位和结构——“所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸”，又限定了该方位和结构的功能——“用于防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”。而且，该方位和结构及其所起到的功能无法割裂，只有将两者结合起来理解，才能清楚地确定该方位和结构的具体内容。在这种类型的技术特征中，其描述的功能或者效果对于理解其同时描述的结构等内容必不可少，其有关方位、结构关系的限定和功能限定在侵权判定时均应予以考虑。不过，就本质而言，该技术特征中有关功能或者效果的描述旨在对其已经给出的特定结构、组分、步骤、条件、关系等内容进行限定，并非意图涵盖任何实现其所描述的功能或者效果的所有手段。因此，这种类型的技术特征通常亦不会出现其字面涵盖范围超出其技术贡献的可能性，亦非法律意义上的功能性特征。

由上述分析可见，只有那些仅仅限定了技术特征的功能或者效果，而对结构、组分、步骤、条件或者关系等不作任何限定的技术特征，才属于法律意义上的功能性特征。正如本案判决所言：“功能性特征是指不直接限定发明技术方案的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，而是通过其在发明创造中所起的功能或者效果对结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等进行限定的技术特征。如果某个技术特征已经限定或者隐含了发明技术方案的特定结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，即使该技术特征还同时限定了其所实现的功能或者效果，原则上亦不属于上述司法解释所称的功能性特征，不应作为功能性特征进行侵权比对。”

二、关于二审法院对行为保全申请的处理

本案是一个针对停止侵害专利权部分先行作出的部分判决，一审判决支持了专利权人关于停止侵害的诉讼请求。专利权人还提出了责令被告停止侵害涉案专利权的诉中行为保全申请，至本案被告上诉至最高人民法院时，一审法院对该诉中行为保全申请尚未作出处理。因此，本案还涉及对于当事人在一审中提出的诉中行为保全申请的管辖和处理问题。

关于诉中行为保全申请的管辖。行为保全的目的在于给请求人提供临时便捷的保护，同时兼顾稳妥保护被申请人的利益。基于上述目的，人民法院对于行为保全申请既需要及时进行处理，又需要在必要时听取双方当事人的意见，尽可能保证有关行为保全申请的处理与裁判结果相一致。因此，一审法院在诉讼过程中收到申请人的行为保全申请时，应该及时予以处理。一旦判决作出、当事人提出上诉且第二审人民法院已经接到报送的案件，一审法院则不宜再处理行为保全申请，而应由二审法院管辖并处理。正因如此，本案判决以“第二审人民法院收到报送的案件”为时间节点，确定了诉中行为保全申请的管辖：“对当事人不服原审判决提起上诉的案件，当事人在第一审程序中提出行为保全申请的，在第二审人民法院接到报送的案件之前，由第一审人民法院管辖；在第二审人民法院接到报送的案件之后，应由第二审人民法院管辖。”

关于诉中行为保全的具体处理。本案中，专利权人提出的是责令被告停止侵害涉案专利权的行为保全申请。该申请的核心内容与一审法院已经作出的认定被告行为构成侵犯专利权并判令被告停止侵权行为的部分判决在内容上存在重合之处，在功能上具有尽快明确各方当事人之间的法律关系状态、提高纠纷解决效率的类似之处。但作为两种不同的制度设计，责令停止侵害的行为保全申请具有独特价值。例如，当发生申请人利益被侵害的紧急情况或者给申请人造成损害的其他情况，判令停止侵害的部分判决因处于上诉状态而尚未发生效力时，责令停止侵害的诉中行为保全措施可以起到及时制止侵权行为的效果，更加有效保护专利权。特别需要提及的是，我国相关民事诉讼法律并未规定未生效判决临时执行制度，责令停止侵害的行为保全可以起到“临时执行”的效果，填补上述制度缺憾。基于上述考虑，本案判决明确阐释了诉中行为保全申请与停止侵害的部分判决之间的关系，指出了诉中行为保全申请的独立价值，倡导人民法院在作出停止侵害的部分判决的同时，支持专利权人关于责令停止侵权行为的保全申请，从而完善了专利权的司法保护机制，提高了专利司法保护质效。

编写人：最高人民法院 廖继博

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[1] 已被《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）〉等十八件知识产权类司法解释的决定》修改，本书下同。