一、专利案件审判

(一) 专利民事案件审判

1. 功能性特征除外情形的认定

——再审申请人深圳市华泽兴业科技有限公司与被申请人广州同明太阳能科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案[1]

中华人民共和国最高人民法院民事裁定书 (2018) 最高法民申1018号

再审申请人 (一审被告、二审被上诉人): 深圳市华泽兴业科技有限公司。住所地: 广东省深圳市龙岗区横岗街道六约社区富发街8号B栋401。

法定代表人: 高英杰, 该公司执行董事。

委托诉讼代理人: 李向东, 北京恒都律师事务所律师。

委托诉讼代理人: 杨清宇, 北京恒都律师事务所实习律师。

被申请人 (一审原告、二审上诉人): 广州同明太阳能科技有限公司。住所地: 广东省广州市番禺区钟村街钟三村钟屏叉道侧五羊茶叶城B220。

法定代表人: 陈小珊, 该公司总经理。

委托诉讼代理人: 谌杰君, 北京市盈科 (广州) 律师事务所律师。

委托诉讼代理人: 张同宾, 该公司技术经理。

再审申请人深圳市华泽兴业科技有限公司 (简称华泽兴业公司) 因与被申请人广州同明太阳能科技有限公司 (简称同明公司) 侵害实用新型专利权纠纷一案, 不服广东省高级人民法院 ( 2017) 粤民终1173号民事判决, 向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查, 现已审查终结。

华泽兴业公司申请再审称, (一) 被诉侵权产品未落入权利要求1保护范围。权利要求1中的“第一散热区” “第二散热区”属于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》 (简称《解释》)第四条规定的“以功能或者效果表述的技术特征” (简称“功能性特征” ),应当根据涉案专利说明书的记载, 理解为设置散热孔或者与之等同的实施方式。被诉侵权产品没有设置任何孔、条或间隙, 与涉案专利说明书和附图所描述的实现散热功能的具体实施方式既不相同也不等同。因此, 被诉侵权产品不包含“第一散热区” “第二散热区”, 未落入涉案专利权的保护范围。二审法院认定“第一散热区” “第二散热区”不属于功能性特征, 进而得出侵权的结论, 认定事实错误。 (二) 二审法院对侵权赔偿数额的认定缺乏事实依据和法律依据。

本院认为, 本案争议焦点问题是: (一) 权利要求1中“第一散热区”“第二散热区”是否属于《解释》第四条规定的“功能性特征”; (二) 被诉侵权产品是否落入权利要求1的保护范围; (三) 二审法院确定的赔偿数额是否存在错误。

(一) 权利要求1中“第一散热区” “第二散热区”是否属于《解释》第四条规定的“功能性特征”

华泽兴业公司认为,“第一散热区” “第二散热区”属于《解释》第四条规定的“功能性特征”, 所述特征的含义应解释为说明书具体实施方式部分第0032段记载的“第一散热区和/或第二散热区上设置有散热孔” , 以及与之等同的实施方式。本院对此不予支持, 具体理由如下:

首先,《解释》第四条规定:“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征, 人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式, 确定该技术特征的内容。”上述规定中的“权利要求中以功能或者效果表述的技术特征”在司法实践中通常被称为“功能性特征”, 是一类性质较为特殊的技术特征。其以技术特征拟实现或者达到的功能、效果, 而不是实现该功能、效果的具体技术手段来限定权利要求的保护范围, 导致“功能性特征”的字面含义十分宽泛, 涵盖了所有能够实现该功能、效果的具体实施方式, 不论该实施方式是涉案专利申请日之前已有的,还是申请日之后新发现、发明的, 也不论权利人在申请日是否知晓, 又或者是否在说明书中公开。其次, 在《专利审查指南》第二部分第二章中, 虽然规定允许在权利要求中使用功能或者效果特征来限定发明, 但与此同时, 也针对此类技术特征作出了诸多限制性规定, 要求“尽量避免使用”。相应地,如果在专利侵权诉讼中仍然按照权利要求解释的一般规则, 将“功能性特征”的保护范围解释为包含实现该功能、效果的全部实施方式, 将导致专利权的保护范围与专利的创新程度和公开内容不相匹配, 不可避免地会给后续的改进和创新带来不应有的限制, 给科学技术发展和经济社会进步带来负面影响。因此, 《解释》第四条对于“功能性特征”的解释作出特别规定:“……应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式, 确定该技术特征的内容。”以使得专利权的保护范围与其创新程度和说明书、附图公开的内容相适应, 维护社会公众与权利人的利益平衡, 为后续改进和创新留下必要的空间。

其次, 由于“功能性特征”在专利侵权诉讼中的解释是一种限缩性解释, 故争议技术特征是否属于“功能性特征”的认定对于专利权的保护范围具有重要影响。因此, 在解释权利要求, 确定专利权的保护范围时, 通常需要首先认定争议技术特征是否属于“功能性特征”。对此, 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 (二)》 (简称《解释(二)》) 第八条第一款进一步规定: “功能性特征, 是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等, 通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征, 但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。”根据该规定,在认定争议技术特征是否属于“功能性特征”时, 不仅需要考虑技术特征文字本身的含义, 还需将该技术特征纳入到权利要求限定的整体技术方案中进行理解。对于包含有特定功能、效果的技术特征, 本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的, 该技术特征不属于《解释》第四条规定的“功能性特征”。本案中, 权利要求1中有关“第一散热区” “第二散热区”的限定包括:“所述灯罩包括, 第一散热区和第一防水区; 所述灯体包括, 与所述第一散热区对应的第二散热区, 以及与第一防水区对应的第二防水区。”第一, 从上述限定可知,第一散热区和第一防水区是对于灯罩空间的区域划分, 第二散热区和第二防水区则是对于灯体空间的区域划分。在位置关系上, 第一散热区和第二散热区对应设置, 第一防水区和第二防水区对应设置。对于本领域技术人员而言,热辐射散热是最为常见的散热方式, 灯体、灯罩中的特定区域可以通过热辐射等方式散热属于本领域的公知常识。因此,“第一散热区” “第二散热区”本质上是对涉案专利产品灯体、灯罩的特定部分的区域划分。第二, 根据权利要求1限定的整体技术方案, 太阳能灯包括散热板, 该散热板位于灯罩和灯体之间, 通过散热板上下表面上的防水圈, 将灯罩和灯体扣合, 使第一防水区和第二防水区相对密封连接。在灯罩空间内, 被防水圈密封的区域为第一防水区, 除去第一防水区的区域即为第一散热区。在灯体空间内, 被防水圈密封的区域为第二防水区, 除去第二防水区的区域即为第二散热区。综上,本领域普通技术人员结合第一散热区以及第二散热区本身的含义以及权利要求1的整体技术方案, 即可直接、明确地确定所述特征的具体实施方式, 所述特征不属于用功能或者效果来限定保护范围, 导致保护范围过于宽泛, 应当根据《解释》第四条的规定进行限缩解释的情形。因此, 对于再审申请人有关第一散热区、第二散热区属于“功能性特征”的申请再审理由, 本院不予支持。

最后, 虽然“功能性特征”的解释是一种限缩性的解释, 但是这种限缩也是适度的, 需要与专利的创新程度和公开的内容相适应。过于限制“功能性特征”的保护范围, 亦不利于保护发明创造。对此, 《解释 (二)》第八条第二款规定: “与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比, 被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段,实现相同的功能, 达到相同的效果, 且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的, 人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。”根据上述规定, 对于“功能性特征”的解释, 应当根据说明书、附图中记载的实现该功能所“不可缺少”的技术特征作为依据, 而不宜简单地将说明书、附图中与实现“功能性特征”的功能、效果有关的全部技术特征, 均用于限定“功能性特征”的保护范围。由此, 有利于鼓励专利权人主动公开与“功能性特征”的功能、效果有关的技术内容, 丰富现有技术, 便于社会公众更好地理解专利技术方案, 亦可以让权利人无需顾虑由于公开的具体实施方式过于具体、细节, 而导致“功能性特征”的保护范围受到不必要的限缩。综上, 即使如再审申请人所主张的那样, 将“第一散热区” “第二散热区”解释为“功能性特征”, 在“结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式, 确定该技术特征的内容”时, 亦应当分析说明书中记载的相关具体实施方式中的具体情形, 以实现“散热”功能的必要技术特征来确定保护范围, 不能将说明书中记载的与“散热”有关的所有技术特征, 均用来确定“第一散热区” “第二散热区”的保护范围。本案中, 涉案专利说明书记载了“第一散热区” “第二散热区”具有多种实现散热的具体实施方式, 设置散热孔仅是涉案专利说明书公开的一种优选方式。本领域普通技术人员根据涉案专利说明书, 能够理解即使不设置散热孔, 仅通过特定区域本身的热辐射方式也足以实现散热, 即“设置散热孔”并不是实现“散热”必不可少的技术特征。综上, 对于华泽兴业公司有关权利要求1中“第一散热区” “第二散热区”应解释为“通过设置散热孔或者与之等同的实施方式”的主张, 本院亦不予支持。

(二) 关于被诉侵权产品是否落入权利要求1的保护范围

被诉侵权产品具有内置的散热板, 散热板上具有防水圈, 同时散热板有4mm宽度的边缘部分裸露于防水区之外, 即散热板具有裸露于防水区之外的部分。灯罩和灯体扣合之后, 裸露于防水区之外的散热板与灯罩、灯体围成一定区域, 该区域实现了将散热板传导的热量进行散热的功能。被诉侵权产品中裸露于防水区之外的散热板分别与灯罩、灯体围成特定区域, 与权利要求1限定的“第一散热区” “第二散热区”相对应。因此, 被诉侵权产品具有权利要求1限定的“第一散热区” “第二散热区”。再审申请人有关被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围的主张不能成立。

(三) 关于二审法院确定的赔偿数额是否存在错误

二审法院综合考虑了华泽兴业公司实施的侵权行为的性质、被诉侵权产品的成交数量, 以及同明公司为制止侵权行为所支付的合理费用等因素, 酌定华泽兴业公司赔偿同明公司经济损失和合理维权费用10万元。二审法院认定的侵权损害赔偿数额并无不当, 本院予以支持。

综上, 华泽兴业公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款, 《最高人民法院关于适用 〈中华人民共和国民事诉讼法〉 的解释》第三百九十五条第二款规定, 裁定如下:

驳回深圳市华泽兴业科技有限公司的再审申请。

审 判 长 王艳芳

审 判 员 毛立华

审 判 员 杜微科

二○一八年十二月三十一日

法 官 助 理 金 燕

技术调查官 张 琳

书 记 员 张栗萌

2. 同时使用结构与功能限定的技术特征不属于功能性特征

——再审申请人临海市利农机械厂与被申请人陆杰, 二审被上诉人吴茂法、李成任、张天海侵害实用新型专利权纠纷案[2]

中华人民共和国最高人民法院民事裁定书 (2017) 最高法民申1804号

再审申请人 (一审被告、二审被上诉人): 临海市利农机械厂。住所地:浙江省临海市括苍镇钱徐村括苍东路。

经营者: 吴晓明。

委托诉讼代理人: 赵建刚, 北京市一法律师事务所律师。

委托诉讼代理人: 魏聪, 北京市一法律师事务所实习律师。

被申请人 (一审原告、二审上诉人): 陆杰。

二审被上诉人 (一审被告): 吴茂法。

二审被上诉人 (一审被告): 李成任。

二审被上诉人 (一审被告): 张天海。

再审申请人临海市利农机械厂 (以下简称利农机械厂) 因与被申请人陆杰, 二审被上诉人吴茂法、李成任、张天海侵害实用新型专利权纠纷一案,不服海南省高级人民法院 (2017) 琼民终28号民事判决, 向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查, 现已审查终结。

利农机械厂申请再审称, (一) 关于权利要求1 中的技术特征“托轨(8) ” 。 1. “托轨 (8) ”的含义为“起托起作用的轨”, 权利要求1中并没有与其对应的具体实现方式, “托轨 (8) ”属于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》 (以下简称《解释》) 第四条规定的“以功能或者效果表述的技术特征”以及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 (二)》 (以下简称《解释(二) 》 ) 第八条第一款规定的“功能性特征”。应当结合涉案专利说明书和附图中描述的实现该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式, 确定该技术特征的内容。 2. 根据涉案专利的说明书和附图, 只记载了“三角形托轨 (8) ”的具体实施方式。二审判决未能据此对“托轨 (8) ”进行解释和侵权判断, 适用法律错误。 3. 专利权人在申请涉案专利时, 将其请求保护的托轨 (8) 限定为三角形而不是梯形, 实质上是将梯形托轨排除在涉案专利权的保护范围之外。因此, 不能将本专利的三角形托轨与被诉侵权产品的梯形托轨认定为等同侵权。 (二) 关于权利要求1中的技术特征“传动链轮6”。 1. “传动链轮6”是机械传动领域的具体机械部件, 不属于《解释(二) 》第八条第一款规定的“功能性特征”。二审判决错误适用《解释(二) 》第八条第二款的规定, 认定被诉侵权产品的蜗杆传动与涉案专利的“传动链轮6”构成等同侵权, 适用法律错误。 2. 权利要求1和说明书均记载采用“链传动方式”的传动链轮 (6), 表明专利权人明确将涉案专利权的保护范围限定为采用“链传动方式”的传动链轮 (6)。被诉侵权产品采用“蜗杆传动方式”的传动轴, 与涉案专利采用的“链传动方式”的传动链轮 (6)不构成等同。 3. 被诉侵权产品缺少涉案专利权利要求1中记载的“传动链轮6” 。 (三) 关于权利要求1中的传动轴和转动链轮的数量。被诉侵权产品虽然具有传动轴 (4) 和转动链轮 (5), 但是部件数量与权利要求1记载的数量不相同。二审判决将传动轴 (4) 和转动链轮 (5) 概括为“传动系统”,认定被诉侵权产品构成等同侵权, 适用法律错误。 (四) 关于托轨安装方式。被诉侵权产品中的托轨位于机架两长边的内部, 缺少权利要求1记载的技术特征“托轨 (8) 位于机架 (1) 的两长边的上方”, 不构成侵权。综上, 请求本院: 撤销二审判决, 驳回陆杰的全部诉讼请求, 判决陆杰承担一、二审诉讼费用。

利农机械厂在申请再审期间, 向本院提交了以下与本案争议焦点有关的证据: 1. 《机械传动设计手册》目录及部分章节复印件, 电子工业出版社2007年出版。 2. 《机械传动装置设计手册》目录及部分章节复印件, 机械工业出版社1999年出版。 3. 《机械基础 (初级) 》部分章节打印件, 机械工业出版社2006年出版。 4. 百度搜索中有关“托轨” “蜗轮蜗杆” “链轮”“铁轨”的网页打印件。利农机械厂主张: 上述证据1—3用以证明蜗轮蜗杆传动、链传动 (含链轮) 为本领域的公知常识。证据4用以证明“托轨”并非本行业的公知常识, 属于《解释》第四条规定的“以功能或者效果表述的技术特征”。

本院认为, 本案争议焦点为: 被诉侵权产品的技术方案是否落入本专利权利要求1的保护范围。

将被诉侵权产品的技术方案与本专利权利要求1记载的全部技术特征相比, 再审申请人主张二者在托轨形状、传动方式、传动轴及转动链轮的数量,以及托轨的安装方式等方面不相同也不等同, 不构成侵权。对于再审申请人主张的上述四个方面的区别, 本院分别认定如下:

一、关于权利要求1中的“托轨”

《解释》第四条规定: “对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征, 人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式, 确定该技术特征的内容。”关于上述规定中的“以功能或者效果表述的技术特征”, 司法实践中通常简称为“功能性特征”。 《解释 (二) 》第八条第一款进一步规定:“功能性特征, 是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等, 通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征, 但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。”

本院认为, 根据上述《解释》第四条以及《解释 (二) 》第八条第一款的规定, 如果技术特征中除了功能或者效果的限定之外, 同时也限定了与该功能或者效果对应的结构特征, 并且本领域技术人员仅通过阅读权利要求书,即可直接、明确地确定该结构特征的具体实现方式, 并且该具体实现方式可以实现该功能或者效果的, 则这种同时使用“结构”与“功能或者效果”限定的技术特征并不属于前述司法解释规定的“功能性特征”。

本案中, “托轨”是涉案专利“一种蔬菜水果分选装置”的部件之一。虽然并无证据证明“托轨”属于本领域常用的技术术语, 但本领域技术人员仅通过阅读权利要求书, 即可直接、明确地确定“托轨”中的“轨”是结构特征, 而“托”进一步限定了“轨”的功能。本领域技术人员熟悉“轨”的各种常规实现方式, 通常情况下, 结构特征“轨”本身就已经足以实现“托”的功能。本领域技术人员能够根据“托轨”在权利要求1技术方案中的具体情况, 直接、明确地确定以适当结构的“轨”来实现“托轨”的功能。综上, “托轨”属于同时以产品结构及其功能限定的技术特征, 不属于《解释》第四条以及《解释 (二) 》第八条第一款规定的“功能性特征”。被诉侵权产品的梯形托轨落入了权利要求1限定的保护范围。对于再审申请人有关应当依照《解释 (二) 》第八条第二款的规定, 依据涉案专利说明书、附图中的具体实施方式, 将“托轨”限缩解释为“三角形托轨”, 被诉侵权产品的梯形托轨与之不相同也不等同的主张, 本院不予支持。

二、关于权利要求1中的“传动链轮 (6) ”

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》 (简称《规定》 ) 第十七条规定:“……专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准, 也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能, 达到基本相同的效果, 并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”[3] 本案中, 涉案专利的传动系统包括电机、传动链轮、转动链轮、传动轴, 权利要求1中的传动链轮是常用的机械部件, 用于将电机产生的动力传导到传动轴, 使传动轴、转动链轮转动。被诉侵权产品使用常规的蜗杆传动, 同样是将电机产生的动力传导到传动轴,使传动轴、转动链轮转动。二者的功能、效果基本相同, 二者的替换也不需要经过创造性劳动即能联想到。因此, 二者属于《规定》第十七条规定的等同特征。

需要注意的是, 《规定》第十七条规定的“等同特征”的认定, 与《解释 (二) 》第八条第二款规定的“相应技术特征与功能性特征……等同”的认定是不同的。二者虽然都要求“以基本相同的手段”, 并且“无需经过创造性劳动就能够联想到”, 但也存在重要区别, 包括以下两个方面: 其一,适用对象和对比基础不同。 《规定》第十七条规定的“等同特征”的适用对象更为宽泛, 涉及的是除“功能性特征”之外的其他技术特征, 对比的基础是权利要求记载的技术特征本身。而《解释 (二) 》第八条第二款的适用对象, 是《解释》第四条、 《解释 (二)》第八条第一款规定的“功能性特征”, 对比的基础是在说明书及附图中记载的, 实现功能性特征的功能或者效果“不可缺少的技术特征”。其二, 认定标准不同。关于《规定》第十七条规定的“等同特征”, 应当以“实现基本相同的功能” “达到基本相同的效果”作为认定标准; 而《解释 (二) 》第八条第二款规定的“与功能性特征……等同”, 则必须“实现相同的功能” “达到相同的效果”, 认定标准更为严格。本案中, 二审法院并未认定涉案专利的“传动链轮”为“功能性特征”, 但又以《解释 (二) 》第八条作为法律依据, 认定被诉侵权产品的“蜗杆传动”与涉案专利中的“传动链轮”构成“技术特征等同”, 实质上是混淆了《规定》第十七条规定的“等同特征”和《解释 (二) 》第八条规定的“与功能性特征……等同”, 适用法律有所不当, 本院予以纠正。

三、关于传动轴、转动链轮的数量

《解释》第七条规定:“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围, 应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的, 人民法院应当认定其落入专利权的保护范围……”本案中, 本专利权利要求1载明: “在机架 (1) 的一端装有传动轴 (3), 在传动轴 (3) 上装有两个转动链轮 (5) ……在机架 (1) 的另一端装有另一传动轴 (4), 在传动轴 (4) 上装有两个转动链轮 (5)。”被诉侵权产品中, 机架的两端同样都装有传动轴, 每个传动轴上都装有两个转动链轮。虽然被诉侵权产品的传动轴以及相应的转动链轮的数量比本专利更多, 但是多出的传动轴和转动链轮均属于额外增加的技术特征。被诉侵权技术方案已经包含与权利要求记载的传动轴、转动链轮相同或者等同的技术特征。

四、关于托轨的安装方式

本专利权利要求1限定“在机架 (1) 的两长边的上方装有能上下调动的托轨 (8), 托轨 (8) 托住圆管a伸出链板槽的长轴”。根据本专利权利要求1及附图, 本领域技术人员均能理解托轨位置“在机架 (1) 的两长边的上方”指的是圆管a伸出链板槽的长轴的下方的机架边。被诉侵权产品的梯形托轨设置在圆管a伸出链板槽的长轴的下方位置, 二者的功能、效果以及实现方式并无本质区别。再审申请人有关被诉侵权产品缺少权利要求1中的“托轨 (8) 位于机架 (1) 的两长边的上方”的主张, 本院不予支持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款, 《最高人民法院关于适用 〈中华人民共和国民事诉讼法〉 的解释》第三百九十五条第二款规定, 裁定如下:

驳回临海市利农机械厂的再审申请。

审 判 长 王艳芳

审 判 员 杜微科

审 判 员 毛立华

二○一八年十二月三十一日

书 记 员 张栗萌

4. 共同侵权的判断标准

——再审申请人SMC株式会社与被申请人乐清市中气气动科技有限公司、倪天才侵害发明专利权纠纷案[4]

中华人民共和国最高人民法院民事判决书 (2018) 最高法民再199号

再审申请人 (一审原告、二审上诉人) : SMC株式会社。住所地: 日本国东京都千代田区外神田四丁目14番1号。

法定代表人: 丸山胜德, 该株式会社董事长。

委托诉讼代理人: 黄剑国, 上海市华诚律师事务所律师。

委托诉讼代理人: 张玥, 上海市华诚律师事务所律师。

被申请人 (一审被告、二审被上诉人): 乐清市中气气动科技有限公司。住所地: 中华人民共和国浙江省乐清市北白象镇万南村。

法定代表人: 倪天才, 该公司总经理。

委托诉讼代理人: 吴振东, 浙江越人律师事务所律师。

被申请人 (一审被告、二审被上诉人): 倪天才。

委托诉讼代理人: 吴振东, 浙江越人律师事务所律师。

再审申请人SMC株式会社因与被申请人乐清市中气气动科技有限公司(以下简称中气公司)、倪天才侵害发明专利权纠纷一案, 不服浙江省高级人民法院 (2017) 浙民终200号民事判决, 向本院申请再审。本院于2018年3月22日作出 (2018) 最高法民申379号民事裁定, 提审本案。本院依法组成合议庭, 公开开庭审理了本案。 SMC 株式会社委托诉讼代理人黄剑国、张玥, 中气公司、倪天才共同委托诉讼代理人吴振东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

SMC株式会社申请再审称, 原审判决认定事实和适用法律均有错误, 有新证据足以推翻原审判决, 本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第一项、第二项、第六项规定的情形。请求本院撤销原审判决, 支持其一审诉讼请求。其主要事实和理由为: (一) 现有证据足以认定倪天才以个人银行账户收取中气公司货款的行为非正常履行法定代表人职务的行为, 原审判决在事实认定方面存在明显错误。 1. SMC株式会社在诉讼过程中提交了多份公证书证据, 证明倪天才与中气公司于2015年11月11日和2016年2月29日两次销售侵权产品的事实。在上述两次交易过程中, 倪天才均在中气公司具有公司账户、且依法应当使用公司账户收款的情况下, 要求SMC株式会社将购买侵权产品所需的货款汇入其个人银行账户。因此, 倪天才与中气公司系采取由中气公司对外宣传和接单、倪天才个人负责发货和收款的经营模式, 共同对侵权产品进行许诺销售和销售。其中, 倪天才提供个人银行账户的行为, 并非作为法定代表人维持公司正常运转所需的经营活动, 而是在客观上为中气公司实施侵权行为提供了便利、协助中气公司共同完成销售侵权产品的个人行为。 2. 原审程序中, 倪天才本人当庭承认其为了逃避税收, 长期以个人银行账户收取原本属于公司营业收入的货款。在一审程序中, 倪天才明确承认交易过程中提供法定代表人账户系为了避免税收, 并表示公司实际经营过程中会存在不规范的地方。在二审程序中, 倪天才再次作出类似陈述。 3. 在法庭多次要求下, 倪天才始终未能提交任何有效反证证明其已将原本属于公司营业收入的货款归还至公司账户。本案一审程序中, 倪天才曾提交一份“入账通知书”证据, 意在证明其将货款转回中气公司的事实。但是, 倪天才没有提供该份证据的原件以供核对, 且该“入账通知书”中显示的关键信息与倪天才用于收取货款的银行账户、收款金额和日期完全不同,不存在任何对应关系。在二审庭审过程中, 合议庭曾反复询问倪天才是否已将收取的货款转回中气公司账户、有无证据予以证明, 倪天才明确承认没有证据能够证明该节事实。 4. 企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动承担民事责任, 应当仅限于正当、合法、为实现公司正常运作而施行的经营行为。在现有证据和倪天才本人陈述均证明其逃避国家税收、谋取个人非法利益的行为同时违反多部法律的情况下, 不应当再将该种违法行为认定为正当履行法定代表人职务的经营活动。 (二) 在倪天才的行为不构成职务行为的前提下, 可确定倪天才与中气公司共同实施了专利侵权行为; 且倪天才利用公司法人独立地位转移资产、逃避债务, 故其应当与中气公司向SMC株式会社承担连带的赔偿责任。一、二审判决对此存在法律适用错误。1. 倪天才与中气公司主观上存在共同侵权的故意, 客观上分工合作实施了侵权行为, 构成共同侵权, 应当承担连带责任。首先, SMC株式会社系世界著名的制造和销售气动、电动元件的跨国公司, 其生产销售的SY系列电磁阀产品具有相当的市场占有率及品牌知名度。同时, SMC株式会社近年来在中气公司及倪天才所在的乐清市地区, 曾就同一专利向多家当地电磁阀企业提起专利侵权诉讼, 并获得胜诉的生效判决。中气公司作为同一地区、同样制造销售同类型电磁阀产品的专业生产加工企业, 倪天才作为该公司的法定代表人和实际控制者, 理应知晓其制造、销售的SY系列电磁阀产品同样会侵犯SMC株式会社的专利权。其次, 现有证据表明, 倪天才与中气公司完全系在实际知晓侵犯SMC株式会社涉案专利技术的情况下, 故意共同实施仿冒专利产品、侵犯专利权利的侵权行为。根据SMC株式会社在一审中提交的公证书证据, 中气公司及倪天才在其销售侵权产品的阿里巴巴企业认证店铺中明确使用“ SMC型电磁阀”字样进行宣传。同时, 在由倪天才作为网站负责人的中气公司官方网站上, 载有对于SMC株式会社电磁阀产品工作原理和结构的详细介绍。倪天才与中气公司制造、销售的侵权电磁阀产品, 不仅在产品标注及包装上直接使用申请人的注册商标“ SMC及图” , 标注“ Made in Ja-pan”字样, 更是在外观、尺寸及内部结构方面均与专利产品完全一致。最后, 倪天才与中气公司实际上系分工合作, 共同完成了制造、销售、许诺销售侵权产品的侵权行为。根据《中华人民共和国侵权责任法》 (以下简称侵权责任法) 第八条、第九条第一款及《中华人民共和国民法总则》第一百七十八条的规定, 倪天才与中气公司应当承担连带责任。 2. 倪天才以个人银行账户代收公司货款直接破坏了公司独立承担侵权责任的财产基础, 严重损害了公司债权人利益, 应当对公司债务承担连带责任。中气公司有且仅有两名股东, 即倪天才及倪海雷。其中, 倪天才持有60%的股权, 系中气公司的法定代表人及控股股东, 而新证据证明倪海雷实际上系倪天才的妻弟, 中气公司仅有的两名股东之间存在极其密切的姻亲关系。中气公司实际完全系由倪天才一人进行控制、作为其实施侵权行为的工具, 并借以逃避承担侵权责任。倪天才使用个人银行账户收取公司营业收入占为己用的行为, 直接导致中气公司的财产与倪天才的个人财产发生高度混同、无法区分, 严重破坏了中气公司独立承担责任的物质基础, 使其丧失了法人财产的独立性, 失去了独立承担侵权责任的前提和基础。 3. 倪天才作为公司股东, 恶意转移公司主要收入, 滥用法人独立地位和股东有限责任, 逃避侵权责任, 严重损害专利权人利益, 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称公司法) 第二十条的规定理应对中气公司债务承担连带赔偿责任。 (三) 在司法实践中, 已有多地法院就同类型案件判定法定代表人/股东与公司承担连带赔偿责任, 本案原审判决作出相反认定, 造成同案不同判的结果, 损害了司法权威和统一。

中气公司、倪天才提交意见称, (一) SMC株式会社提交的原审庭审笔录, 不产生新的事实, 不属于新证据。 SMC株式会社未明确指出原审判决认定的哪些具体事实缺乏证据证明。 SMC株式会社主张中气公司、倪天才承担连带赔偿责任的依据仅仅是倪天才以个人账户收取了货款, 在无其他证据的情况下, 原审判决认定正确。 (二) 涉及本案的阿里巴巴店铺系由中气公司设立并经营, 也按照阿里巴巴的规则设置了默认的支付宝付款方式。本案中,阿里巴巴的店铺、网站的所有者, 均为中气公司, 而倪天才是公司的法定代表人、股东, 其对公司的经营活动, 包括收取货款行为, 是职务行为。公司法第20条不适用于本案, 倪天才收取货款的时间发生在损害赔偿的债权形成之前, 倪天才没有实施损害公司债权人利益的行为。综上, SMC株式会社的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第一、二、六项的规定, 请求本院驳回其再审申请。

SMC株式会社向浙江省温州市中级人民法院 (一审法院) 起诉, 请求法院判令: 1. 中气公司和倪天才停止制造、销售、许诺销售侵害专利号为ZL02130309. 6, 名称为“电磁阀用筒形线圈”发明专利权 (即涉案专利) 的产品; 2. 中气公司和倪天才连带赔偿SMC株式会社经济损失100万元 (含合理费用126664. 7元) ; 3. 本案诉讼费用由中气公司和倪天才承担。

一审法院认定如下主要事实:

SMC株式会社成立于1959年4月27日, 业务范围包括自动控制设备的制造、加工与销售等。涉案专利的申请日为2002 年8 月12 日, 公开日为2003年3月26日, 授权公告日为2006年12月6日, 年费缴纳至2016年8月11日。涉案专利的原专利权人为速睦喜股份有限公司, 2013年1月29日变更专利权人为SMC株式会社。 SMC株式会社以涉案专利权利要求1为权利依据。权利要求1为: 一种电磁阀用筒形线圈, 它是安装在电磁阀中, 驱动流道切换用的阀构件的筒形线圈, 其特征在于: 具有在轴线方向上延伸的中心孔, 且在外周上缠绕着线圈的非磁性体制的线圈骨架; 磁性体外壳, 它具有覆盖该线圈骨架侧面的侧壁部、形成在该侧壁部的一端并覆盖上述线圈骨架轴线方向上的一端面的端壁部; 具有与上述线圈骨架的中心孔同轴地连接的中心孔, 并在该线圈骨架的另一端面一侧上与上述磁性体外壳连结起来的环形磁性体板; 以及可在上述线圈骨架及磁性体板的中心孔内自由移动地被收存的可动铁心, 上述磁性体外壳的端壁部兼作固定铁心, 在该端壁部上的覆盖上述线圈骨架的中心孔的部分上, 具有用于直接吸住上述可动铁心的磁极面, 把上述磁性体外壳的侧壁部与端壁部形成一体, 作为整体具有均匀的厚度, 同时该端壁部的磁极面、被直接吸在该磁极面上的上述可动磁心的端面是平坦的。

中气公司系经营范围包括气动元件、电磁阀、气缸、管接头、机械自动化设备研发、制造、加工、销售的有限责任公司, 成立于2012年2月15日,注册资本20万元。

2015年11月11日, SMC株式会社代理人通过“阿里旺旺”聊天工具联系中气公司, 向该公司订购型号为 SY3120-5LZD-M5、 SY7120-5LZD-02、SY9120-5LZD-03的电磁阀共26只, 依照该公司提供的账户将货款2140元汇入户名为“倪天才”的银行账户, 并于2015年11月16日收到上述产品。2016年2月29日, SMC株式会社代理人通过“阿里旺旺”聊天工具向中气公司订购型号为SY3120-5LZD-M5、 SY3220-5LZD-C4、 SY5120-5GE-01、SY5220-5G-01、 SY5320-5MZE-C6、 SY7120-5DD-02、 SY7220-5LZ-02、SY7220-5GD-02、 SY9120-5GD-C10、 SY9320-5LZD-03的电磁阀产品共计86只, 依照该公司提供的账户将9960元货款汇入户名为“倪天才”的银行账户, 并于2016年3月3日收到上述产品。

中气公司在其阿里巴巴网店的产品列表中列明型号为 SY3120-5LZD-M5、 SY7120-5LZD-02、 SY9120-5LZD-03、 SY3220-5LZD-C4、 SY5120-5GE-01、 SY5220-5G-01、 SY7120-5DD-02、 SY7220-5LZ-02、 SY7220-5GD-02、 SY9120-5GD-C10、 SY9320-5LZD-03的电磁阀产品, 并在公司风采栏目注明“乐清市中气气动科技有限公司是电磁阀SY系列……, 等产品专业生产加工的公司……”。中气公司在其官方网站的产品列表中列明型号为SY3120-5LZD-M5、 SY9320-5LZD-03的电磁阀产品, 并在最新动态栏目注明“乐清市中气气动科技有限公司是SY电磁阀系列……等产品专业生产加工的公司……”。

一审法院另查明, SMC株式会社为本案及该院审理的 ( 2016) 浙03民初492、 (2016) 浙03民初493号三案共支出律师服务费340634元、公证费22000元、公证购买被诉侵权产品费用12100元、翻译费2760元。

一审庭审中, 各方当事人确认以SMC株式会社第一次公证购买的型号为SY3120-5LZD-M5的产品作为侵权比对对象。

一审法院认为, 被诉侵权产品落入涉案专利权利要求1的保护范围。中气公司在其阿里巴巴网店及官方网站的产品列表中列明侵权产品, 已构成许诺销售侵权产品。中气公司一审庭审比对时确认两次公证购买实物封存完好,且相应公证书显示的快递单号与该公司邮寄的快递单号一致, 足以证明侵权产品系中气公司销售。中气公司的经营范围包括制造电磁阀, 该公司在阿里巴巴网店及官方网站的介绍中也注明其生产SY系列电磁阀产品, 足以认定侵权产品系其制造。一审法院对SMC株式会社要求中气公司停止制造、销售、许诺销售侵权产品并赔偿损失的诉讼请求予以支持。因SMC株式会社所受侵权损失以及中气公司的侵权获益均难以确定, SMC株式会社也未提交证明涉案专利许可使用费的证据, 该院依照《中华人民共和国专利法》第六十五条第二款之规定, 考虑以下因素, 确定中气公司应赔偿SMC株式会社经济损失及合理费用共10万元: 1. 涉案专利系发明专利; 2. 中气公司制造、销售、许诺销售侵权产品, 且侵权时间较长; 3. SMC株式会社因侵害发明专利权纠纷起诉中气公司、倪天才共三案, 该三案除权源类证据不同, 其他证据均相同, 且前期的调查取证等准备工作也存在重合, 该院对SMC株式会社为三案支出的公证费、购买侵权产品费用、翻译费予以分摊后确定本案的上述费用为 12286 元, 对 SMC 株式会社为本案支出的律师费合理部分酌定为50000元。

对于SMC株式会社主张倪天才与中气公司构成共同侵权, 应承担连带责任。一审法院认为, 共同侵权是指多个行为人主观上有侵权的意思联络, 客观上进行分工协作或共同实施某一行为, 各行为人各自实施的行为结合成为具有内在联系的侵权行为并导致损害结果的发生。 SMC株式会社提交的证据不能证明倪天才明知中气公司销售侵权产品而为其提供个人账户, 或者倪天才与中气公司在主观上具有其他实施侵权行为的共同故意。该院对SMC株式会社要求倪天才承担连带责任的诉讼请求不予支持。

综上, 一审法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条第二款, 《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第十五条第一项、第六项, 《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第五十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二十八条、第六十四条, 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条, 于2017年2月10日判决: 一、中气公司立即停止制造、销售、许诺销售侵害“电磁阀用筒形线圈”发明专利权 (专利号为ZL02130309. 6) 的产品; 二、中气公司于本判决生效之日起十日内赔偿SMC株式会社经济损失 (含合理费用) 10万元; 三、驳回SMC 株式会社的其他诉讼请求。案件受理费13800元, 由SMC株式会社负担6210元, 中气公司负担7590元, 财产保全申请费5000元, 由SMC株式会社负担。

SMC株式会社不服一审判决, 向浙江省高级人民法院 (二审法院) 上诉请求: 撤销一审判决第二项、第三项, 改判支持其一审全部诉讼请求, 并由中气公司、倪天才承担一、二审案件受理费。主要事实和理由为: 1. 倪天才作为中气公司的法定代表人和实际控制者, 其主观上应知晓中气公司实施的侵权行为; 其作为中气公司网站的负责人在网站中对SMC株式会社生产电磁阀产品的工作原理和结构予以详细介绍证明其明确知晓涉案专利的全部技术特征; 倪天才在明知中气公司生产侵权产品的情况下, 仍以个人银行账户收取货款, 应视为对中气公司的侵权行为提供了帮助, 且该行为违反公司法的相关规定, 属于滥用公司法人独立地位以逃避公司债务, 因此倪天才与中气公司构成共同侵权, 应当承担连带责任。 2. 一审判决确定的赔偿金额过低,应当予以纠正。

中气公司和倪天才辩称, 倪天才的涉案行为系履行其作为中气公司法定代表人的职务行为, 不构成共同侵权, 一审判决确定的赔偿金额合理, 请求二审法院驳回SMC株式会社的上诉。

二审中, 各方当事人均未提交新的证据。二审法院对一审查明的事实予以确认。

二审法院认为, 本案争议焦点为: 倪天才是否应与中气公司就损害赔偿承担连带责任; 一审判决确定的赔偿金额是否合理。

关于争议焦点一, 对于公司法定代表人或股东将公司作为侵权工具的情形或者滥用公司法人人格独立制度规避承担侵权责任的情形, 可以依据共同侵权的规定和公司股东滥用公司法人独立地位的规定, 判令公司法定代表人或股东与公司就侵权行为所致的损害赔偿承担连带责任。本案中, SMC株式会社认为倪天才作为中气公司的法定代表人和股东, 其具有共同侵权的故意,且其提供个人账户代收公司相应货款系帮助侵权和滥用公司法人人格独立制度, 故应与中气公司就损害赔偿承担连带责任。二审法院认为, 第一, 侵权责任法第八条规定, 二人以上共同实施侵权为, 造成他人损害的, 应当承担连带责任。对于共同侵权制度的立法宗旨而言, 共同侵权行为应以行为人之间存在共同故意或者过失等意思关联为必要条件。本案中, 实施侵权行为的主体为中气公司, 倪天才作为法定代表人代表中气公司在阿里巴巴网站上销售侵权产品的行为以及其作为网站负责人对网站进行信息发布的行为均为其履行法定代表人职责的行为, 不能证明其个人与中气公司具有共同的侵权故意。虽然倪天才在本案中提供个人银行账户代收中气公司货款, 但由于其系中气公司的法定代表人, 该行为亦应认定为职务行为, SMC株式会社仅以此证明倪天才有共同侵权之故意或为中气公司的侵权行为提供帮助, 证据不足。第二, 根据法人人格否认制度的规定, 如果股东与公司人格高度混同, 例如财产、人员、业务等混同, 或者股东对公司进行不正当支配和控制的情形, 例如股东利用关联交易, 非法隐匿、转移公司财产等, 股东则应和公司承担连带责任。本案中, SMC株式会社仅提交了中气公司股东兼法定代表人倪天才提供个人银行账户代收公司货款的证据, 并无其他证据证明中气公司存在股东与公司人格高度混同或股东对公司存在不正当支配和控制的情形, 故不能以此否定中气公司之独立人格, 其就此提出的上诉理由不能成立, 不予支持。

关于争议焦点二, 因SMC株式会社未提交相关证据证明其因侵权所致的损失或中气公司的侵权获益或涉案专利的许可使用费, 本案应适用法定赔偿方式确定赔偿数额。二审法院综合考虑以下因素后, 认为一审法院确定10万元的赔偿数额较为合理: 1. 涉案专利为发明专利, 授权公告日为2006年12月6日; 2. 中气公司成立于2012年, 注册资本为20万元; 3. SMC株式会社起诉倪天才与中气公司侵害其三项专利权的三案中涉及的侵权产品为同一型号的产品; 4. SMC株式会社在本案中主张的合理费用为三个案件共同支出,应予分摊。

综上, 二审法院认为SMC株式会社的上诉请求不能成立, 应予驳回; 一审判决认定事实清楚, 适用法律正确, 应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定, 判决如下: 驳回上诉, 维持原判。二审案件受理费12800元, 由SMC株式会社负担。

SMC株式会社在再审审查阶段新提交了两组证据材料。其中第一组证据材料为原一、二审法院关于本案的庭审笔录, 用以证明倪天才承认其提供个人银行账户收取货款是为了避免税收, 并承认在公司经营中存在不规范之处。第二组证据材料为浙江省乐清市档案馆出具的倪天才与倪海丹的婚姻登记信息、浙江省乐清市公安局北白象派出所出具的倪海丹与倪海雷系姐弟关系的户籍信息、浙江省乐清市公安局乐成派出所出具的倪海丹、倪海雷人口信息,用以证明中气公司的两名股东系姻亲关系, 该公司由倪天才个人实际操控和掌握。中气公司和倪天才对上述证据质证认为: 第一组证据作为庭审笔录并不产生新的事实, 不属于再审程序中“新的证据”; 对第二组证据的真实性无异议, 但认为该组证据亦不属于再审程序中“新的证据”, 且与本案缺乏关联性, 不能实现SMC株式会社的证明目的。

本院对上述证据认定如下: 第一组证据系原审庭审笔录, 并非再审程序中“新的证据”, 但是庭审笔录系法院查明事实的当然依据, 本院将在调查相关事实时综合考虑; 第二组证据系SMC株式会社在原审庭审结束后才发现的证据, 属于再审程序的“新的证据”, 且与本案具有关联性, 予以采纳。

中气公司、倪天才在再审开庭时新提交两份证据材料。其中第一份证据材料为对中气公司的专项审计报告, 用以证明涉案货款实际系由中气公司收取。第二份证据材料为浙江省乐清市人民法院正在审理的SMC株式会社诉中气公司侵害商标权案件的证据目录和传票, 用以证明侵害商标权案件涉及侵权部分证据与本案完全一致。 SMC株式会社对上述证据发表质证意见如下:对于第一份证据, 对真实性、关联性不认可, 中气公司、倪天才在原审庭审中明确表示没有证据证明以个人银行账户收取的货款已归还公司, 现在又提交该证据, 前后矛盾; 该份证据在一审前已经形成, 不属于“新的证据”;对于会计师事务所是否有资质不能确定; 涉案两笔货款通过现金方式归还中气公司不符合惯例; 审计报告中会计师的签名与后附会计师的资质证明不对应, 有一人不符。对于第二份证据真实性认可, 但侵害商标权案件中证明主观恶意的证据与本案中不同。

本院对上述证据认定如下: 对于第一份证据, 首先, 就2015年11月和2016年2月两次以倪天才个人银行账户收取的销售被诉侵权产品的货款是否归还至中气公司账户这一事实, 在一审时倪天才曾提交一份浙江省农村信用社的“入账通知书”, 因没有原件且“入账通知书”账号、金额与前述两次收款的账户、金额不符, 一审法院未予认可, 二审开庭时, 中气公司、倪天才明确表示没有证据证明以倪天才个人银行账户收取的货款已经归还到中气公司账户。在本院再审开庭时, 中气公司、倪天才又提交该份证据, 与前述一、二审中的陈述相互矛盾, 且该审计报告中为现金入账, 与一审时提交的浙江农村信用社“入账通知书”同样存在矛盾。其次, 从审计报告形式看,会计师事务所是根据中气公司提供的材料发表审计意见, 中气公司对会计资料的真实性、合法性和完整性负责。报告中的计帐凭证均为中气公司自行制作, 且凭证中“会计主管”“计帐” “出纳” “审核”处均没有相应签字。涉及的两笔货款也均为现金入账, 没有任何公司外部的证据加以佐证。而且,审计报告落款处会计师签名为“高江伟” “郑晓淼”, 后附的会计师资质证明为“金益诗” “郑晓淼”, 前后明显不一致。综上, 审计报告的真实性存疑,本院对该份证据不予采纳。对于第二份证据, 本院对其真实性予以认可。

根据上述证据, 本院查明如下事实: 中气公司仅有两名股东倪天才和倪海雷, 倪海雷系倪天才的妻弟。倪天才持有中气公司60%的股份, 倪海雷持有剩余40%的股份。

根据原审证据, 本院另查明如下事实: 本案一审过程中, 审理法院要求倪天才提交证据, 证明其已将原属中气公司营业收入的货款归还至公司账户。倪天才提交的“入账通知书”所显示的付款人账号、付款金额与其接收货款时的收款账号和收款金额均不同。

中气公司在其阿里巴巴网店的“新闻中心”栏内有标题为“ SMC电磁阀( SY5120-5LZD-01) 批发” “ SMC电磁阀资料的详细介绍” “气动电磁阀的工作原理”等信息。其中, “ SMC电磁阀资料的详细介绍”一文较为详尽地介绍了SMC电磁阀的工作原理、用途、结构以及选型原则和方法。

SMC株式会社购买的本案被诉侵权产品包装上明确标有“ SMC及图”商标。

本院再审认为, 根据再审申请人的再审申请、被申请人答辩及本案案情,本案在再审审查阶段的争议焦点问题为: 倪天才应否与中气公司就本案侵权损害赔偿承担连带责任; 本案侵权民事责任的承担。

(一) 倪天才应否与中气公司就本案侵权损害赔偿承担连带责任

SMC株式会社主张倪天才应与中气公司就本案损害赔偿承担连带责任,其主要依据有三个: 一是倪天才与中气公司共同实施了侵犯本案专利权的行为, 构成共同侵权; 二是倪天才为中气公司的侵权行为提供帮助, 构成帮助侵权; 三是倪天才滥用公司法人独立地位和股东有限责任, 严重损害公司债权人利益。对此, 本院逐一分析如下:

第一, 倪天才与中气公司是否构成共同侵权并因此承担连带责任

SMC株式会社主张, 倪天才与中气公司主观上存在共同侵权的故意, 客观上分工合作实施了侵权行为, 构成共同侵权, 应当承担连带责任。侵权责任法第八条规定: “二人以上共同实施侵权行为, 造成他人损害的, 应当承担连带责任。”根据上述规定, 共同侵权应该具备以下要件: 加害主体为两人或者两人以上; 各加害人主观上具有共同意思; 各加害人彼此的行为之间客观上存在相互利用、配合或者支持; 各加害人行为造成的损害后果在其共同意思的范围内。对于倪天才与中气公司是否构成共同侵权, 本院分析如下:首先, 倪天才与中气公司具有共同意志。倪天才系中气公司的法定代表人、控股股东、执行董事和经理, 仅有的另一名股东与其存在姻亲关系, 其对中气公司有着很强的控制权, 其意志与中气公司的意志具有明显的共同性。其次, 倪天才和中气公司理应知悉其被诉侵权产品可能侵犯SMC株式会社的本案专利权。中气公司在网络宣传中明确提及其批发SMC电磁阀, 并详细介绍了SMC电磁阀工作原理、用途、结构以及选型原则和方法等, 且被诉侵权产品上标注有“ SMC及图”商标。作为中气公司的法定代表人, 倪天才显然知晓SMC株式会社的相应产品及其技术内容, 对其被诉侵权产品可能落入SMC株式会社本案专利权保护范围有着明确认知。在此情况下, 倪天才和中气公司仍然实施了制造、销售和许诺销售被诉侵权产品的行为, 可以认为其具有明显的共同侵权故意。最后, 倪天才和中气公司客观上存在相互利用、配合或者支持的行为。倪天才以个人银行账户收取中气公司货款, 中气公司对于倪天才的上述行为予以认可, 两者共同完成了被诉侵权产品的销售和货款回收。可见, 倪天才利用其对中气公司的控制权, 实际与中气公司共同实施了制造、销售和许诺销售被诉侵权产品的行为。综上, SMC株式会社关于倪天才与中气公司构成共同侵权并应承担连带责任的主张成立, 本院予以支持。

第二, 倪天才的行为是否构成帮助侵权并因此承担连带责任

SMC株式会社主张, 倪天才提供个人银行账户, 帮助中气公司收取被诉侵权产品货款, 构成帮助侵权。侵权责任法第九条第一款规定: “教唆、帮助他人实施侵权行为的, 应当与行为人承担连带责任。”对于该款所规定的帮助侵权在专利侵权领域的适用, 本院结合《中华人民共和国专利法》 (以下简称专利法) 制定了相应的司法解释。本院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 (二)》第二十一条第一款规定: “明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等, 未经专利权人许可, 为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为, 权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的,人民法院应予支持。”根据上述司法解释的规定可知, 专利法意义上的帮助侵权行为并非泛指任何形式的帮助行为, 而是特指未经专利权人许可, 为生产经营目的将侵权专用品提供给他人以实施侵犯专利权的行为。本案中, 倪天才提供个人银行账户用以收取公司货款, 该行为并非提供侵权专用品, 不能构成专利法意义上的帮助侵权行为。因此, SMC株式会社关于倪天才构成帮助侵权的主张不能成立, 不予支持。

第三, 倪天才是否构成滥用公司法人独立地位和股东有限责任并因此承担连带责任

SMC株式会社还主张, 倪天才滥用公司法人独立地位和股东有限责任,严重损害公司债权人利益, 违反了公司法第二十条的规定, 应当对侵权债务承担连带赔偿责任。公司法第二十条第一款规定: “公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程, 依法行使股东权利, 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益; 不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。”该条第三款规定: “公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任, 逃避债务, 严重损害公司债权人利益的, 应当对公司债务承担连带责任。”根据上述规定, 行为人因构成滥用公司法人独立地位和股东有限责任并应承担连带赔偿责任, 需要具备以下条件: 行为人滥用公司法人独立地位和股东有限责任, 包括对公司过度控制, 造成公司财产与个人财产混同, 致使公司形骸化; 行为人的滥用行为严重损害了公司债权人的利益。本案中,虽然倪天才以个人银行账户收取公司货款, 且无证据表明已经将相应货款归还中气公司, 直接损害了公司利益, 但SMC株式会社未提供证据证明中气公司、倪天才的滥用行为导致其没有履行任何债务的能力, 从而导致SMC株式会社的债权无法实现。在这种情况下, 倪天才的上述行为并不构成滥用公司法人独立地位和股东有限责任, 严重损害公司债权人利益的情形, 不违反公司法第二十条的规定。 SMC株式会社的上述申请再审理由不能成立。

综上, 结合再审审查阶段的新证据, SMC株式会社关于中气公司、倪天才构成共同侵权, 应当对侵权债务承担连带赔偿责任的主张成立, 应予支持。

(二) 本案侵权民事责任的承担

由于本案被控侵权产品落入本案专利权利要求1的保护范围, 且中气公司和倪天才构成共同侵权, 根据SMC株式会社的诉讼请求, 中气公司和倪天才应停止制造、销售、许诺销售被诉侵权产品, 并连带赔偿SMC株式会社经济损失。关于赔偿损失及为制止侵权所支付的合理费用, 因SMC株式会社未提交相关证据证明其因侵权所致的损失或中气公司、倪天才的侵权获益或涉案专利的许可使用费, 本案应适用法定赔偿方式确定赔偿数额。关于制止侵权的合理费用问题, 根据一、二审法院查明的事实, SMC株式会社为本案及相关联的另外两案共支出律师服务费340634元、公证费22000元、公证购买被诉侵权产品费用12100元、翻译费2760元。其中对于公证费22000元, 经本院核实, 应为24500元, 一、二审法院对此认定有误。据此, SMC株式会社为三案共支出费用379994元。而一、二审法院确定赔偿损失数额为每案应赔偿经济损失及合理费用共100000元, 三案共300000元, 还不够弥补SMC株式会社为三案支出的实际费用。本院认为, 在已经查明SMC株式会社支出的实际费用且本案案情及证据并未显示该实际支出的费用不合理或不必要的情况下, 应予以支持, 且合理费用与经济损失应分别计算。关于本案的经济损失, 综合考虑涉案发明专利的创造高度、中气公司的经营规模、主观恶意、侵权时间等因素, 确定中气公司、倪天才应赔偿 SMC 株式会社经济损失200000元。关于合理费用, 已经查明的SMC株式会社支出的合理费用三案共379994元, 分摊到本案为 126664. 7 元。综上, 中气公司、倪天才应赔偿SMC株式会社经济损失200000元, 合理费用126664. 7元。

综上, SMC株式会社的申请再审理由成立, 一、二审判决关于倪天才不应与中气公司就本案侵权损害赔偿承担连带责任的认定有误, 损害赔偿数额认定过低, 应予纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一款、第一百七十条第一款第二项、 《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第六十五条第二款的规定, 判决如下:

一、撤销浙江省高级人民法院 (2017) 浙民终200号民事判决;

二、撤销浙江省温州市中级人民法院 ( 2016) 浙03民初494号民事判决;

三、乐清市中气气动科技有限公司、倪天才立即停止制造、销售、许诺销售侵害“电磁阀用筒形线圈”发明专利权 (专利号为ZL02130309. 6) 的产品;

四、乐清市中气气动科技有限公司、倪天才于本判决生效之日起十日内连带赔偿SMC株式会社经济损失200000元, 合理费用126664. 7元;

五、驳回SMC株式会社的其他诉讼请求。

一审案件受理费13800元, 财产保全费5000元, 二审案件受理费12800元, 由SMC株式会社承担6600元, 由乐清市中气气动科技有限公司、倪天才承担25000元。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务, 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本判决为终审判决。

审 判 长 朱 理

审 判 员 毛立华

审 判 员 佟 姝

二○一八年六月二十九日

法 官 助 理 张 博

书 记 员 刘方方

6. 纳入标准的药品专利的许可使用是否适用“公平、合理、无歧视”原则

——再审申请人齐鲁制药有限公司与被申请人北京四环制药有限公司侵害专利权纠纷案[5]

中华人民共和国最高人民法院民事裁定书 (2017) 最高法民申4107号

再审申请人 (一审被告、二审上诉人): 齐鲁制药有限公司。住所地:山东省济南市高新区新泺大街317号。

法定代表人: 李伯涛, 该公司董事长。

委托诉讼代理人: 刘元霞, 北京知元同创知识产权代理事务所专利代理人。

委托诉讼代理人: 林蔚, 北京达晓律师事务所律师。

被申请人 (一审原告、二审上诉人): 北京四环制药有限公司。住所地:北京市通州区张家湾镇齐善庄村东。

法定代表人: 郭维城, 该公司董事长。

委托诉讼代理人: 宋新月, 北京市金杜律师事务所律师。

委托诉讼代理人: 郝红, 北京市鑫兴 (济南) 律师事务所律师。

再审申请人齐鲁制药有限公司 (以下简称齐鲁公司) 因与被申请人北京四环制药有限公司 (以下简称四环公司) 侵害发明专利权纠纷一案, 不服内蒙古自治区高级人民法院 ( 2017) 内民终125 号民事判决, 向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查, 现已审查终结。

齐鲁公司申请再审称: (一) 四环公司是以马来酸桂哌齐特注射液产品的“许诺销售地”为案件连接点在一审法院提起侵权诉讼, 一、二审法院管辖权仅限于涉及马来酸桂哌齐特注射液产品的侵权行为, 对马来酸桂哌齐特原料药的制造、使用及桂哌齐特氮氧化物对照品的制造、使用的被诉侵权行为无权审理。 (二) 二审判决对四环公司请求保护的201110006357. 7号“一种安全性高的桂哌齐特药用组合物及其制备方法和其应用”发明专利 (以下简称357号专利) 和200910176994. 1号“桂哌齐特氮氧化物、其制备方法和用途”发明专利 (以下简称994号专利。如无特别区分, 两专利根据情况亦统一简称涉案专利) 权利要求保护范围认定不清, 未进行检测比对即判定被诉侵权产品落入涉案专利保护范围, 显属错误。在与涉案专利有关的原研药上市已经超过四十年的背景下, 对不保护活性成分的涉案专利权利要求的保护范围应当进行严格区分的认定。 357号专利权利要求1的保护范围不包含氮氧化物为0的情况, 四环公司也自认357号专利保护的药物组合物是指整个药品有效期内氮氧化物的含量都不超过0. 5%的技术方案以及桂哌齐特有容易被氧化的特殊属性, 一、二审判决未考虑上述情况。一、二审判决未检测被诉侵权产品是否含有桂哌齐特氮氧化物, 也未区分该氮氧化物是齐鲁公司制造的, 还是由制造出的活性成分在存储过程氧化形成的, 便径行认定侵权, 系明显的事实认定错误。 (三) 一、二审判决对齐鲁公司主张的现有技术抗辩的审理存在程序违法、事实认定和适用法律错误。齐鲁公司在一、二审程序中均就被诉侵权产品主张适用现有技术抗辩, 其中以200610103455. 1号“马来酸桂哌齐特改进的制备方法”发明专利 (以下简称455号专利) 和200810093966. 9号“马来酸桂哌齐特晶型及其制备方法”发明专利 (以下简称 966 号专利) 主张对 357 号专利适用现有技术抗辩, 以国际公布号为W02008/139152A1的PCT申请针对994号专利适用现有技术抗辩, 并就该专门性的事实问题申请鉴定。一审判决对齐鲁公司在举证期限内补充提交的现有技术证据未依法组织质证, 特别是未听取齐鲁公司关于国际公布号为W02008/139152A1的PCT申请是否记载了桂哌齐特氮氧化物的意见, 违反正当程序。一、二审判决均对现有技术抗辩的法律理解和适用存在错误。一审判决在评述现有技术抗辩时将现有技术与涉案专利权利要求而非被诉侵权产品进行比对。四环公司请求保护的是产品专利, 但二审判决要求齐鲁公司自证被诉侵权产品使用了现有技术方法, 而不是评述现有技术能否得到被诉侵权产品。此外, 查明齐鲁公司生产被诉侵权产品所使用的现有技术B晶型是否含有桂哌齐特氮氧化物及其含量, 是对357号专利正确适用现有技术抗辩原则的关键。一、二审法院拒绝对此进行鉴定, 进而否定齐鲁公司的现有技术抗辩主张, 属于事实认定和法律适用错误。桂哌齐特及其氮氧化物系存在几十年的固有组合物, 实践中亦有多种现有技术可以得到被诉侵权产品, 齐鲁公司使用966号专利、 455号专利和上述PCT申请主张现有技术抗辩, 应当成立。齐鲁公司有新的证据证明被诉侵权产品属于现有技术。 (四) 涉案专利系质量控制的标准专利, 专利权人应当根据“公平、合理、无歧视”原则实施许可, 法院依法不应判决停止实施涉案专利。国家食品药品监督管理总局于2015年批准给齐鲁公司的YBH01582015马来酸桂哌齐特原料药标准和YBH01592015马来酸桂哌齐特注射液标准并非齐鲁公司申请注册被诉侵权产品时的申报标准, 而是根据四环公司参与制定的国家药品标准进行了相应的修改。涉案专利作为国家药品标准涉及的必要专利, 四环公司应当根据国家标准化管理委员会、国家知识产权局联合发布的《国家标准涉及专利的管理规定 (暂行) 》第五条规定履行披露专利的义务。标准必要专利在禁令救济方面理应具有区别于普通专利的条件和门槛。二审判决以《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 (二) 》第二十四条规定不适用于强制性标准为由支持四环公司提出的停止实施涉案专利请求,属于适用法律错误。被纳入强制性标准中的涉案专利应当受到程度更高的限制, 而且根据《国家标准涉及专利的管理规定 (暂行) 》第十五条规定, 强制性标准涉及的专利, 也可以参照适用“公平、合理、无歧视”原则。在利用现有技术能够制备被诉侵权产品以及齐鲁公司等多家国内企业取得国家药品监督管理部门批件的情况下, 四环公司应当根据“公平、合理、无歧视”原则进行许可, 依法不应支持其停止实施涉案专利的请求。此外, 涉案专利仅仅是通过控制桂哌齐特氮氧化物含量实现其声称的提高“药物安全性”的质量控制专利, 类似于产品跳转行为, 也不应当给予专利权人责令停止实施的救济, 否则会损害竞争, 影响创新。 (五) 357号专利和994号专利的实验数据不真实。北京知识产权法院目前已经作出判决认定994号专利实验数据不真实, 撤销了专利复审委员会维持其有效的决定。齐鲁公司提供的新的证据也证明了357号专利存在实验数据不真实的情况。四环公司依赖编造的数据申请涉案专利, 借此谋求市场独占地位, 损害了齐鲁公司、其他生产该类药物的制药企业以及使用该专利药品的患者利益, 本案应当进行再审。

四环公司提交意见称: (一) 357号专利与994号专利在技术上紧密关联, 一、二审法院对本案有管辖权。 (二) 齐鲁公司主张的新的证据均为在一审、二审和涉案专利无效宣告程序中提交过的证据, 不属于新的证据。(三) 齐鲁公司当庭自认, 其制造的马来酸桂哌齐特原料药、注射液产品落入了357号专利的保护范围, 其制造、使用桂哌齐特氮氧化物并将其作为对照品落入了994号专利的保护范围。 (四) 齐鲁公司未能证明其实施的技术属于现有技术。齐鲁公司针对357号专利和994号专利提出的现有技术抗辩不成立。 (五) 齐鲁公司的鉴定申请属于专利权有效性的审理范畴, 不属于法院受理范围。一、二审法院拒绝其鉴定申请, 适用法律正确。 (六) 齐鲁公司的标准必要专利抗辩不成立。四环公司在涉案专利纳入国家药品标准过程中是被动的, 没有选择余地, 涉案专利作为强制性标准, 是国家药监总局下属的药典委员会制定的, 现行法规并没有要求专利权人在国家药品标准制定过程中向任何人作出“公平、合理、无歧视”承诺, 四环公司也没有作出此类承诺, 二审判决齐鲁公司停止侵权不存在法律适用错误。

齐鲁公司在申请再审程序中向本院提交了以下新的证据:

第一组证据, US3634411专利说明书及其中文译文, 用于证明桂哌齐特化合物是早已存在的化合物; 357号专利和994号专利无效宣告口头审理记录表, 用于证明专利权人自认的涉案专利保护范围和桂哌齐特在储存过程中不可避免会产生杂质。

第二组证据, CN1631877A号发明专利申请公开说明书、 CN101717382A号发明专利申请、 CN101474147A号发明专利申请公布说明书、刘华祥等著《马来酸桂哌齐特的改进合成》 、许晋星著《 RP-HPLC法测定马来酸桂哌齐特片中有关物质的含量》 、齐鲁公司重复前文方法的《鉴定报告》 、 SGS公司《分析报告》 , 用于证明齐鲁公司针对357号专利的现有技术抗辩成立, 具体理由在于, 根据上述7份证据记载的技术信息, 不可避免地形成了994号专利保护的桂哌齐特氮氧化物; 参照966号专利的实施例1—6制备马来酸桂哌齐特晶型并检测其中的有关物质和含量的《鉴定报告》, 用于证明齐鲁公司针对966号专利的现有技术抗辩成立。

第三组证据, 北京知识产权法院 ( 2017) 京73行初5365号行政判决,该判决认定994号专利杀虫活性实验数据不真实、公开不充分、不具有创造性, 责令专利复审委员会针对994号专利重新作出审查决定; 国家上海新药安全评价中心关于SD大鼠静脉注射给予马来酸桂哌齐特和桂哌齐特氮氧化合物四周恢复期四周重复给药毒性试验总结报告、江苏省药物安全性评价中心关于357号专利文件毒理实验数据的专家意见书, 用于证明357号专利的实验数据不真实。

四环公司发表质证意见如下:

对于第一组证据, 齐鲁公司在针对357号专利的无效决定已经作出后仍然在一审、二审程序中认可其制造的马来酸桂哌齐特原料药、注射液产品落入357号专利保护范围, 而且一审法院保全证据也表明齐鲁公司的三个批号的原料药产品显示氮氧化物的含量不为零。考虑上述情况, 第一组证据并不能推翻一、二审判决关于齐鲁公司制造的马来酸桂哌齐特原料药、注射液落入357号专利保护范围的认定。

对于第二组证据, 其中的三份专利文件、两篇文章和SGS公司《分析报告》 , 在455号专利、 357号专利无效宣告程序中提交过, 参照966号专利的实施例1-6制备马来酸桂哌齐特晶型并检测其中的有关物质和含量的《鉴定报告》系齐鲁公司自己于2016年1月14日出具的报告, 上述证据在本案一审期间已经被齐鲁公司发现并在专利无效宣告程序中使用, 在本案中无理逾期提交, 不属于新的证据, 而且属于判断涉案专利有效性的材料, 不属于本案侵权诉讼审理范围。

对于第三组证据, 均属于证明涉案专利有效性的证据, 不属于本案侵权诉讼审理范围。

本院经审查认为, 本案有以下争议焦点:

(一) 一、二审法院对本案是否具有管辖权

根据2017年修正的《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条规定, 管辖权错误不再属于人民法院应当再审的情形之一。齐鲁公司的相应申请再审理由, 本院不予审查。

(二) 齐鲁公司的行为是否侵害357号专利和994号专利

本案中, 四环公司请求保护的两项专利为357号专利和994号专利。 357号专利权利要求1保护如下技术方案: 一种安全性高的药物组合物, 所述药物组合物含有桂哌齐特或其药学上可接受的盐和含量不高于0. 5%的式 III (内容略) 所示结构化合物, 所述桂哌齐特或其药学上可接受的盐与式III化合物之间的重量比不低于500 ∶1。 357号专利说明书有如下记载, “本发明进一步分离、纯化和表征了研究桂哌齐特相关物质的结构及其活性, 得到惊人的发现, 药理实验证实, 桂哌齐特纯品不会引起动物的白细胞降低, 引起白细胞降低或者影响粒细胞分化和形成的物质为式III所示结构的桂哌齐特氮氧化物。” “本发明通过深入研究, 惊人发现, 桂哌齐特氮氧化物在其含量不高于0. 5%时, 对动物白细胞数或粒细胞的形成和分化存在影响, 但不显著;在其含量不高于0. 2%时, 则对动物白细胞数或粒细胞的形成和分化没有影响。”根据357号专利说明书, 357号专利通过分离确认出氮氧化物杂质, 确定采用无氧保护的技术手段降低杂质含量, 确保安全性。 994号专利权利要求1保护的技术方案为: 一种桂哌齐特氮氧化物, 具有式 ( I) 所示结构(内容略) 。 994号专利权利要求15保护的技术方案为: 权利要求1所述的桂哌齐特氮氧化物用作标准品或对照品的应用。 994号专利利用氮氧化物这种纯化合物作为对照品来定量分析药物组合物中氮氧化物杂质的含量, 是一种检测分析的技术。

本案中四环公司主张的被诉侵权行为是: 齐鲁公司就其制造的马来酸桂哌齐特注射液产品向国家药品监督管理部门申报并获得审批, 规格分别为2ml: 80mg和10ml: 320mg, 其以该产品参加内蒙古自治区医疗机构药品器械网上集中采购平台的统一招标, 均已通过资质审核并提供报价; 齐鲁公司在呼和浩特市内的医院销售马来酸桂哌齐特注射液产品; 齐鲁公司在制造马来酸桂哌齐特原料药和注射液产品的过程中, 为保证质量, 必须使用994号专利保护的桂哌齐特氮氧化物作为对照品进行检验。

在一、二审程序中, 齐鲁公司对于其制造的马来酸桂哌齐特原料药、注射液产品落入了357号专利的保护范围, 对于使用桂哌齐特氮氧化物作为对照品落入了994号专利权利要求15的保护范围均予以认可。根据国家食品药品监督管理总局批准的齐鲁公司YBH01582015马来酸桂哌齐特原料药标准及YBH01592015马来酸桂哌齐特注射液标准, 齐鲁公司制造的马来酸桂哌齐特原料药中桂哌齐特氮氧化物的含量不超过0. 05%, 制造的马来酸桂哌齐特注射液中桂哌齐特氮氧化物的含量不超过0. 15%, 且氮氧化物的结构式与994号专利权利要求1及357号专利权利要求1中所记载的化合物的结构式一致。此外, 上述标准中均记载了将桂哌齐特氮氧化物制作成对照品溶液的过程。鉴于药品属于特殊产品, 药品生产企业必须严格按照国家药品监督管理部门批准的标准进行制造, 符合该标准的药品才可以上市。综合考虑上述因素,应当认定, 齐鲁公司制造的马来酸桂哌齐特原料药、注射液落入了357号专利的保护范围, 制造的桂哌齐特氮氧化物落入了994号专利权利要求1的保护范围, 利用其制造的桂哌齐特氮氧化物作为对照品落入了994号专利权利要求15的保护范围。齐鲁公司向本院提交的第一组证据不足以推翻上述认定。

齐鲁公司主张, 一、二审判决未检测被诉侵权产品是否含有桂哌齐特氮氧化物, 也未区分该氮氧化物是齐鲁公司制造的, 还是由制造出的活性成分在存储过程氧化形成的, 便径行认定侵权, 存在事实认定错误。本院认为,被诉侵权产品是马来酸桂哌齐特药品, 药品必须严格按照国家药品监督管理部门批准的药品注册标准进行生产, 一、二审判决根据国家食品药品监督管理总局批准的齐鲁公司 YBH01582015 马来酸桂哌齐特原料药标准及YBH01592015马来酸桂哌齐特注射液标准认定被诉侵权产品的成分和含量,而且齐鲁公司在一、二审阶段亦未提交其生产的被诉侵权产品所含桂哌齐特氮氧化物含量为零的证据, 其自行作出的检测报告显示被诉侵权产品所含桂哌齐特氮氧化物含量为0. 001%。因此, 一、二审法院未对被诉侵权产品的成分进行鉴定而认定其落入涉案专利保护范围, 并无不当。齐鲁公司的相应申请再审理由不能成立。

此外, 一审判决对齐鲁公司在举证期限内补充提交的现有技术证据组织四环公司进行书面质证, 齐鲁公司仅以一审法院未听取其关于国际公布号为W02008/139152A1的PCT申请是否记载了桂哌齐特氮氧化物的意见为由主张违反正当程序, 不能成立。齐鲁公司向本院提交的第三组证据用于证明357号专利和994号专利存在实验数据不真实而应当被宣告无效, 该组证据不属于本案侵权诉讼审理范围, 本院不予以审查。

(三) 齐鲁公司的现有技术抗辩是否成立

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第一款规定: “被诉落入专利权保护范围的全部技术特征, 与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的, 人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。”

针对357号专利, 齐鲁公司主张其依据455号“马来酸桂哌齐特改进的制备方法”发明专利制造了被诉侵权产品。一审判决在审查上述现有技术抗辩主张时认为, 齐鲁公司所提的有关455号专利的鉴定申请针对357号专利是否将现有技术纳入保护范围, 且未举证证明其是否实施了455号专利公开的制备工艺, 故其鉴定申请实质上针对的为357号专利的有效性问题, 不属于本案的审理范围。齐鲁公司以其向一审法院提交的《鉴定报告》为依据主张其实施455号专利制造出被诉侵权产品, 一审法院查明, 该《鉴定报告》记载了齐鲁公司参照455号专利实施例5的步骤五和步骤六的方法制备得到的晶型为966号专利中的B晶型, 一审判决以该《鉴定报告》针对的实质上为357号专利的有效性问题为由对该证据的关联性不予认定。二审判决以该《鉴定报告》未记载实施455号专利整体技术方案为由认为, 不足以认定齐鲁公司实施455号专利能够生产出被诉侵权产品的事实。经本院审查, 455号专利实施例5共有六个步骤, 前四步合成桂哌齐特, 第五步成盐, 第六步形成稳定晶型, 在《鉴定报告》中, 齐鲁公司直接采用其自行制备的桂哌齐特原料, 未进行前四步, 只是重复了步骤五和步骤六, 即其主张的现有技术内容并不限于455号专利一项技术方案。因此, 根据现有技术抗辩应当将被诉落入专利权保护范围的全部技术特征与一项现有技术方案中的相应技术特征进行比对的要求, 二审判决认为齐鲁公司提交的《鉴定报告》不足以认定其实施455号专利能够制造出落入357号专利保护范围的被诉侵权产品, 并无不当。

针对357号专利, 齐鲁公司还以966号“马来酸桂哌齐特晶型及其制备方法”发明专利主张现有技术抗辩。一审判决在审查上述现有技术抗辩时,将966号专利与357号专利进行对比, 该审查方法存在如齐鲁公司申请再审理由中主张的问题。二审判决认为, 齐鲁公司亦主张其实施966号专利能够生产出落入357号专利保护范围的被诉侵权产品, 但未能证明其实施该技术方案的事实, 故其上述现有技术抗辩不能成立。本院认为, 在966号专利本身没有公开关于氮氧化物及其含量的情况下, 本领域技术人员根据966号专利无法获得被诉侵权产品, 齐鲁公司向本院提交的第二组证据中的参照966号专利实施例1—6制备马来酸桂哌齐特晶型的《鉴定报告》也不能证明本领域技术人员根据966号专利可以获得被诉侵权产品。二审判决对于上述现有技术抗辩的审查方法有所不当, 但其关于齐鲁公司上述现有技术抗辩不能成立的认定结论正确。

针对994号专利, 齐鲁公司以国际公布号为W02008/139152A1的PCT申请主张现有技术抗辩。齐鲁公司主张在PCT申请文件中有关于氮氧化物结构描述的内容, 本领域技术人员可以唯一地确定桂哌齐特氮氧化物的结构, 该结构就是994号专利请求保护的桂哌齐特氮氧化物。经本院审查, 齐鲁公司提交了上述PCT申请的部分中文译文, 上述译文既未明确公开994号专利所保护的具有特定结构式的氮氧化物, 也未明确公开桂哌齐特氮氧化物作为对照品的应用。因此, 齐鲁公司的主张缺乏事实依据, 二审判决认为上述现有技术抗辩不能成立, 并无不当。

此外, 齐鲁公司向本院提交的第二组证据中前7份证据用于证明其针对357号专利提出的现有技术抗辩成立。其中, 前4份证据虽然均在357号专利申请日前公开, 但是仅涉及马来酸桂哌齐特制备工艺的改进或者马来酸桂哌齐特注射液及其制备方法, 均未公开氮氧化物, 也没有涉及将氮氧化物作为目标杂质进行控制。许晋星著《 RP-HPLC法测定马来酸桂哌齐特片中有关物质的含量》中测定的马来酸桂哌齐特的杂质主要是顺式异构体, 未公开杂质中含有氮氧化物, 齐鲁公司重复前文方法的《鉴定报告》 、 SGS 公司《分析报告》都是涉案专利申请日后的实验报告, 并非现有技术, 也不能证明根据前文的记载可以获得被诉侵权产品。因此, 齐鲁公司提供的新的证据不足以证明被诉侵权产品属于现有技术。

(四) 涉案药品专利是否适用标准必要专利中的“公平、合理、无歧视”原则

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二) 》第二十四条第二款规定:“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息, 专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时, 专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务, 导致无法达成专利实施许可合同, 且被诉侵权人在协商中无明显过错的, 对于权利人请求停止标准实施行为的主张, 人民法院一般不予支持。”根据该条款的规定, 适用该条款应同时满足以下要件: 1. 涉案专利所涉标准系推荐性标准; 2. 专利权人在标准制定过程中做出“公平、合理、无歧视”的承诺;3. 被诉侵权人无明显过错。

本案中, 经一审法院查明, 齐鲁公司在申报并获得国家食品药品监督管理总局向其发布的涉案药品注册标准过程中, 国家食品药品监督管理总局药品审评中心向齐鲁公司发出《补充资料通知》, 要求齐鲁公司“参考马来酸桂哌齐特原料药和注射液的最新国家标准, 对已知杂质桂哌齐特氮氧化物进行研究, 并订入质量标准”。经本院审查, 上述《补充材料通知》中所称的“马来酸桂哌齐特原料药和注射液的最新国家标准”是在四环公司使用的马来酸桂哌齐特药品标准基础上修订而来, 由国家药典委员会审定, 由国家食品药品监督管理总局发布。涉案药品涉及的最新国家标准以及齐鲁公司申报获得的涉案药品注册标准均为国家强制性标准。涉及药品管理和注册的现行法律、行政法规没有要求药品专利权人在配合制定国家药品标准时对药品专利的许可使用作出“公平、合理、无歧视”承诺, 本案也没有证据证明四环公司在与涉案专利有关的国家药品标准的制订过程中针对涉案专利的许可使用作出过“公平、合理、无歧视”承诺。综上, 一、二审判决关于本案不适用“公平、合理、无歧视”原则的认定结论并无不当, 齐鲁公司的相应申请再审理由不能成立。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款、 《最高人民法院关于适用 〈中华人民共和国民事诉讼法〉 的解释》第三百九十五条第二款规定, 裁定如下:

驳回齐鲁制药有限公司的再审申请。

审 判 长 夏君丽

审 判 员 郎贵梅

审 判 员 马秀荣

二○一八年十月三十一日

法 官 助 理 李 丽

书 记 员 王沛泽

7. 适用禁止反悔原则的举证责任分配

——再审申请人浙江福瑞德化工有限公司与被申请人天津联力化工有限公司侵害发明专利权纠纷案[6]

中华人民共和国最高人民法院民事判决书 (2018) 最高法民再387号

再审申请人 (一审被告、二审上诉人): 浙江福瑞德化工有限公司。住所地: 浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路1111号。

法定代表人: 张海青, 该公司执行董事。

委托诉讼代理人: 陈文平, 北京市金杜律师事务所律师。

委托诉讼代理人: 毛琎, 北京市金杜律师事务所律师。

被申请人 (一审原告、二审被上诉人): 天津联力化工有限公司。住所地: 天津市天津大港石化产业园区。

法定代表人: 冯书辉, 该公司执行董事兼经理。

委托诉讼代理人: 李向东, 北京恒都律师事务所律师。

委托诉讼代理人: 唐雯, 北京恒都律师事务所专利代理人。

再审申请人浙江福瑞德化工有限公司 (以下简称福瑞德公司) 因与被申请人天津联力化工有限公司 (以下简称联力公司) 侵害发明专利权纠纷一案, 不服北京市高级人民法院 (2017) 京民终734号民事判决, 向本院申请再审。本院于2018年9月21日作出 (2018) 最高法民申2821号民事裁定,提审本案。提审后, 本院依法组成合议庭, 指派刘萍作为技术调查官参与本案诉讼, 于2018年11月19日公开开庭审理了本案。福瑞德公司的法定代表人张海青、委托诉讼代理人陈文平、毛琎、联力公司的委托诉讼代理人李向东、唐雯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

福瑞德公司申请再审称, (一) 福瑞德公司未使用过技术方案A。福瑞德公司多次公证以及一审法院组织的现场勘验, 均可证明福瑞德公司实际使用的是技术方案B。二审法院以技术方案A作为福瑞德公司实际使用的技术方案, 认定构成专利侵权, 缺乏事实依据。 (二) 技术方案A未侵犯涉案专利权。第一, 在国家知识产权局专利复审委员会 (以下简称专利复审委员会) 作出的第35388号无效决定中, 涉案专利与现有技术之间仅存在“料位开关”这一区别技术特征, 专利复审委员会认定“料位开关”对于本领域普通技术人员来说并不是显而易见的, 联力公司在口头审理中也同样认可“料位开关”不是显而易见的特征。根据禁止反悔原则, 因技术方案A 不具有“料位开关”, 不应被认定为构成等同侵权。第二, 联力公司在涉案专利申请阶段, 对原权利要求1进行修改, 在其中增加了技术特征“料位开关”, 从而获得授权。根据禁止反悔原则的规定, 对权利要求1的“料位开关”不应适用等同原则。第三, 技术方案A中没有任何“料位开关”。福瑞德公司在一审庭审过程中曾明确表示, 其实际使用的技术方案B是通过压力检测来判断铝粉是否排空, 并没有证据表明技术方案A中也使用压力检测来判断铝粉是否排空。福瑞德公司的设备上仅具有传统的指针式压力表, 由于涉案专利的权利要求1中同时具备“料位开关”和压力表, 不能将二者认定为等同特征。第四, 一、二审法院认定技术方案A中的拉杆通孔与权利要求1 中的“拉杆套”构成等同特征错误。技术方案A中的拉杆通孔与权利要求1中的“拉杆套”结构差别明显。“拉杆套”是具有一定长度的圆筒状结构, 而拉杆通孔在技术方案A中仅是由支架形成的容拉杆穿过的很短的环状结构, 二者的功能和效果完全不同。涉案专利中的“拉杆套”具有足够的长度, 可以避免因拉杆过细、过长出现不直或折断等情况, 也可以阻止铝粉与拉杆直接接触, 避免因铝粉本身的粘滞性导致拉杆无法自如地上、下运动。而技术方案A中的拉杆通孔为很短的环状结构, 不具备上述功能和效果。权利要求1同时具备“拉杆套”和固定支架通孔, “拉杆套”与技术方案A的拉杆通孔不构成等同特征。第五, 一、二审判决没有评述权利要求1中的技术特征“拉杆套一端固定于输料罐本体顶部之拉杆装配孔的位置”, 不符合全面覆盖原则。 (三) 福瑞德公司在二审中提交了新证据1—12, 其中证据1是一审提交过的证据; 证据2—5用于证明福瑞德公司没有使用技术方案A; 证据6—8用于证明技术方案A与涉案专利不相同也不等同; 证据9用于证明二审程序中可以引入新证据来证明现有技术抗辩成立; 证据10—12用于证明福瑞德公司的实际销售数量和利润情况。前述新证据对于查明案件基本事实有重大影响, 应予接受。同时, 联力公司超期提交且没有经过质证的利润表和损益表,一审法院予以接受, 不符合《中华人民共和国民事诉讼法》 (以下简称民事诉讼法) 第六十五条的规定。前述证据未经过质证, 一审法院将其作为三乙基铝单位利润的计算依据, 程序违法。 (四) 一、二审判决关于赔偿数额计算错误。第一, 福瑞德公司提交的税务机关出具的2013年11月至2015年10月利润表证明, 两年内其总利润远小于原审判决确定的利润额。第二, 福瑞德公司二审提交的安全生产许可证可以证明福瑞德公司的年产量不超过1500吨/年。第三, 福瑞德公司提交的发票可以证明其两年的三乙基铝实际销售量为2996. 196吨。 (五) 本案中没有证据显示技术方案A在起诉时仍在持续,故本案不属于可以延长诉讼时效的情形, 二审法院关于诉讼时效的事实认定和法律适用均有错误。请求本院: 撤销一、二审判决, 改判福瑞德公司未构成侵权, 驳回联力公司的全部诉讼请求, 一、二审诉讼费用由联力公司承担。

联力公司提交答辩意见称, (一) 福瑞德公司有关权利要求1中的“料位开关”应适用禁止反悔原则的主张不能成立。第一, 专利权人在专利申请阶段将“料位开关”相关特征加入权利要求1中, 并不是为了克服缺乏新颖性或创造性等实质性缺陷, 而是避免与同日申请的另一项实用新型专利构成重复授权。第二, 在第35388号无效决定中, 专利复审委员会并非基于“料位开关”才做出维持涉案专利权有效的决定。福瑞德公司有关“涉案专利与现有技术之间仅存在料位开关这一区别技术特征”的主张也不能成立。同时, 专利复审委员会认定“料位开关”是与无效决定中的证据1的区别技术特征, 并且无效宣告请求人提供的证据中没有给出使用“料位开关”的技术启示。 (二) 涉案专利说明书中明确记载“料位开关”被用于判断物料是否彻底排空, 而在已有技术中, “料位开关”包括通过压力检测料位的装置,并且在本领域中获得广泛使用。福瑞德公司也在庭审陈述中, 承认其通过压力检测判断铝粉是否排空。福瑞德公司使用的技术手段是本领域普通技术人员根据实际需求选择的惯常设计, 不需要创造性劳动即可以联想到, 故与涉案专利中的“料位开关”构成等同特征。 (三) 技术方案A中的“固定支架”形成的通孔起到了定位拉杆, 并保证拉杆在通孔中沿竖直方向上、下运动的作用, 与权利要求1中的拉杆套构成等同特征。技术方案A中的固定支架以及所形成的通孔的厚度都明显大于其他固定支架, 其功能与涉案专利中的拉杆套相同。 (四) 在二审中, 福瑞德公司将拉杆套与输料罐本体之间的连接关系作为“拉杆套”技术特征的一部分, 二审判决已经对连接关系相关技术特征进行了认定, 并未遗漏技术特征。 (五) 二审法院以技术方案A作为福瑞德公司实际使用的技术方案的载体, 具有充分的依据, 事实认定正确。(六) 福瑞德公司在二审阶段提交的证据不符合二审程序中新证据的相关要求, 二审法院对这些证据不予接受符合相关法律规定。对于福瑞德公司提交的一审证据利润表和损益表, 一审法院在2017年3月10日的庭审中已经组织进行了质证。 (七) 二审法院对于赔偿数额的认定准确。福瑞德公司在其网页上宣传其产能, 并向一审法院提交《现场勘验给福瑞德公司造成损失估算》等一审证据, 可以相互印证。在福瑞德公司没有提出充分反证的基础上, 二审法院依据这些证据计算赔偿额正确。 (八) 关于诉讼时效。在联力公司提起本案诉讼之时, 技术方案A为实际使用中的技术方案, 被诉侵权行为仍处于持续状态。因此, 联力公司的起诉没有超出法定诉讼时效。

联力公司向一审法院起诉, 其诉讼请求为: 1. 判令福瑞德公司立即停止使用侵犯专利号为201010179572. 2、名称为“放料装置”发明专利 (以下简称涉案专利) 的“三乙基铝生产设备” (以下简称被诉侵权产品) ; 2. 判令福瑞德公司立即销毁被诉侵权产品; 3. 判令福瑞德公司立即停止销售使用被诉侵权产品制造的三乙基铝; 4. 判令福瑞德公司赔偿经济损失 20 万元。2016年12月12日, 联力公司将其诉讼请求第4项变更为: “判令福瑞德公司赔偿经济损失880万元。”

北京知识产权法院 (以下简称一审法院) 一审查明: 联力公司系涉案专利的专利权人。涉案专利的申请日为2010年5月21日, 授权公告日为2011年11月30日。在本案中, 联力公司以权利要求1—3为基础, 主张福瑞德公司侵犯涉案专利权。

涉案专利的权利要求1—3为:

“1. 一种放料装置, 包括输料罐本体, 其特征在于, 所述输料罐本体由中空输料腔 (21a) 和出料斗部 (21b) 构成, 输料罐本体内腔中设置下料活塞单元 (23), 用于控制开闭输料罐本体的输料口 ( 220) ; 所述下料活塞单元 (23) 由拉杆 ( 231)、拉杆套 (232) 和活塞 ( 233) 构成, 所述拉杆套(232) 安装在输料罐本体的中空输料腔中; 所述拉杆套 (232) 具有容拉杆沿竖直方向上、下自如拉动的拉杆套通孔 (2320); 拉杆 (231) 穿装在拉杆套 (232) 中, 拉杆的一端与第二动力源连接, 拉杆的另一端装配活塞(233); 前述的放料装置, 其中, 所述出料斗部 (21b) 位于该中空输料腔下方; 该拉杆套一端固定于输料罐本体顶部之拉杆装配孔 ( 213) 的位置, 拉杆套通孔 (2320) 与输料罐本体的拉杆装配孔 (213) 保持同心; 在放料装置输料罐本体的出料斗部 (21b) 安装料位开关。

2. 如权利要求1所述的放料装置, 其特征在于, 所述拉杆套 ( 232) 借由固定支架组安装在输料罐本体的中空输料腔中。

3. 如权利要求2所述的放料装置, 其特征在于, 所述下料活塞单元的活塞设置为圆台状, 该活塞具有与下料斗部的圆锥内表面匹配结合的圆锥外表面, 活塞的圆台锥度与下料斗部锥度相符合; 活塞的第一底面 (2331) 面向输料口安装, 活塞的第一底面为圆台较小直径的一面, 活塞第一底面设置直径略小于输料罐本体的输料口直径; 活塞的第二底面 (2332) 为圆台较大直径的一面。”

涉案专利说明书“背景技术” [0006] 段记载: “ (现有技术) 不能解决这样的问题: 在铝粉投放时, 由于铝粉自身粘滞的特性加之反应釜内通常存在微正压, 使铝粉投放总有不畅的状况, 带来投料困难, 并且极易造成可燃气体外泄发生危险。” “发明内容” [0119] 段记载: “在放料装置输料罐本体的出料斗部21b上也安装料位开关 (未图示) , 用于判断铝粉是否被彻底转移; 料位开关又称物位开关, 属于物位控制器, 它能够精确的检测出被测物体在生产设备中的变化, 是已有技术, 不予赘述; 所述料位开关包括但不限于音叉式、电容式, 也可以是阻旋式或其他形式, 当铝粉彻底排空后开关输出信号, 可以使用现场信号, 也可以使用远传信号。”

2014年2月14日, 北京市紫峰律师事务所委托北京紫图知识产权司法鉴定中心, 就其提供的福瑞德公司生产三乙基铝的相关技术信息是否“不为公众所知悉”进行了鉴定, 鉴定的材料中包括福瑞德公司提供给案外人浙江省天正设计工程有限公司 (以下简称天正公司) 的固体铝粉加料装置, 标题栏为“无锡蓝星石油化工工程设计公司”的三乙基铝装置项目下粉罐 (总装配图), 以及福瑞德公司三乙基铝岗位操作法。其中下粉罐总装配图所呈现的技术方案即被诉侵权技术方案A。该操作法记载, 福瑞德公司于2010年5月10日发布该操作法, 实施时间为2010年5月15日。

一审庭审过程中, 一审法院对涉案专利权利要求1—3与技术方案A进行了侵权比对。

一审法院认定: (一) 关于权利要求1。双方当事人均认可, 除以下区别之外, 技术方案A涵盖了权利要求1限定的其他技术特征: 第一, 技术方案A并未直接体现权利要求1限定的“拉杆的一端与第二动力源连接”; 第二,技术方案A中的中空输料腔中存有固定支架, 且固定支架中间有一个孔用以固定拉杆, 而权利要求1限定的为拉杆穿装在“拉杆套”中; 第三, 技术方案A中并未直接体现权利要求1限定的“料位开关”。 (二) 关于权利要求2。双方当事人均认可, 技术方案A中具有安装在输料罐本体的中空输料腔中的固定支架组。 (三) 关于权利要求3。双方当事人均认可, 除以下区别之外, 技术方案A涵盖了权利要求3限定的附加技术特征: 第一, 权利要求3所限定的活塞为“圆台状”, 其截面为四边形, 而技术方案A中的活塞并非圆台状, 其截面为六边形; 第二, 由于上述活塞形状不同, 导致技术方案A中的第一底面及第二底面与权利要求3中限定的第一底面及第二底面的技术特征不同。

经联力公司申请, 一审法院于2016年6月23日前往福瑞德公司进行了现场勘验, 联力公司的原委托诉讼代理人沈斌, 福瑞德公司的原委托诉讼代理人孙万军、张海青参与了勘验。经现场勘验, 双方当事人均认可, 福瑞德公司现场使用的放料装置 (即被诉侵权技术方案B) 缺少权利要求1—3中的“下料活塞单元”等技术特征, 未落入权利要求1—3的保护范围。

在勘验之前, 一审法院于2016年6月15日组织联力公司和福瑞德公司就勘验问题进行了谈话。一审法院告知双方当事人, 准备于2016年6月16日对福瑞德公司实际使用的设备进行现场勘验。福瑞德公司表示, 由于铝粉等原料具有一定的危险性, 必须事先对放料装置及反应釜进行排空等技术处理后, 方可进行现场勘验。故一审法院将现场勘验的时间推迟至2016年6月23日。

在一审庭审过程中, 福瑞德公司表示, 其通过压力检测的方式来检测下粉罐中的铝粉是否排空。

福瑞德公司向一审法院提交了浙江省平湖市公证处出具的 (2013) 浙平证字第1578号公证书 (以下简称1578号公证书)、 (2016) 浙平证字第289号公证书 (以下简称289号公证书) 。两公证书记载, 公证人员于2013年10月14日和2016年3月3日, 对福瑞德公司的三乙基铝生产线设备等周边现状进行了现场查看。两公证书显示, 福瑞德公司的下粉罐外观无明显区别。

福瑞德公司于2009年10月20日与案外人张家港立派设备制造有限公司(卖方) 签订《供货合同》 , 于2010年1月6日与案外人浙江工业设备安装公司签订《福瑞德公司1500吨/年三乙基铝工程安装合同》 , 并据此主张先用权抗辩。

为确定本案赔偿数额, 联力公司提交了该公司2009年和2010年的《损益表》 , 2011年《利润表》 , 以及在天津市滨海新区人民法院 ( 2014) 滨汉刑初字第66号刑事判决 (以下简称第66号刑事判决) 中引用的, 由北京华德恒资产评估有限公司出具的《联力公司经济损失评估报告书》 (以下简称评估报告)。该评估报告中的“技术权重分成”一节认为, 铝粉投料装置在三乙基铝工艺技术中的分成率为 10%。该评估报告的鉴定人邓卫新在(2014) 滨汉刑初字第66号案的庭审过程中陈述, 其并非该份评估报告的制作人, 该份报告由未在评估报告书中签字的陈传知制作, 其在报告作出后负责审核报告制作程序是否合法。第66号刑事判决并未将该评估报告作为定案根据。

一审法院认为:

(一) 关于本案是否超过诉讼时效

联力公司主张福瑞德公司使用“下粉罐”的行为侵犯涉案专利权。至本案审理之时, 该被诉侵权行为处于持续状态。故对于福瑞德公司关于联力公司提起本案诉讼超过二年诉讼时效的主张, 一审法院不予支持。

(二) 关于福瑞德公司的被诉侵权行为的载体

一审法院认为, 首先, 本案的立案时间与一审法院组织勘验的时间相距半年之多, 福瑞德公司具备充分的时间, 对其实际使用的设备进行适应性的修改以规避涉案专利权。其次, 一审法院原定于2016年6月16日进行现场勘验, 但实际勘验的时间推迟至2016年6月23日。在此期间, 福瑞德公司亦有动机且具备充分的时间, 对其实际使用的设备进行适应性的修改, 以规避涉案专利权。而福瑞德公司并未对其进行排空等技术处理前后设备具备一致性提供任何证据。虽然福瑞德公司提交了第1578号公证书以及第289号公证书, 用以证明其实际使用的放料装置与一审法院于2016年6月23日现场勘验时的设备具有同一性, 但公证人员并未就福瑞德公司对设备的拆卸行为进行公证, 故两公证书不能证明福瑞德公司进行排空等技术处理前后的设备具备一致性。在此基础上, 一审法院考虑到组织各方当事人勘验的结果为技术方案B, 且技术方案B并未落入涉案专利权利要求1—3的保护范围, 故有理由怀疑技术方案B为福瑞德公司经过改动后而形成的技术方案。

同时, 虽然福瑞德公司主张其并未按照技术方案A实际建造相应的设备, 但福瑞德公司并未提交其以有别于技术方案A的方式, 例如建造涉案侵权设备所需的前期设计、图纸、委托制造、委托安装等诸多准备工作的相关证据。技术方案A的载体为福瑞德公司提交给鉴定机构, 用以鉴定的文件,文件来源于天正公司; 加之福瑞德公司主张先用权抗辩的《供货合同》的附图上, 亦标注有“天正公司”字样。因此, 本案中应当以技术方案A作为福瑞德公司的被诉侵权行为的载体。

(三) 关于被诉侵权行为是否落入涉案专利权利要求1—3的保护范围

1. 关于权利要求1

经审查, 一审法院对前述技术方案A与权利要求1 的侵权比对予以确认。

一审法院认为, 第一, 关于技术方案A是否具备权利要求1中的“拉杆的一端与第二动力源连接” (以下简称区别1)。技术方案A的载体“下粉罐”设备图以及福瑞德公司“三乙基铝岗位操作法”为福瑞德公司提交给鉴定机构的鉴定文件, 二者具有客观的关联性。根据“三乙基铝岗位操作法”的加铝粉操作记载, 为保证“提起” “落下”等技术动作, 本领域普通技术人员可以直接、毫无疑义地确定, 技术方案A中必然存在“拉杆的一端与第二动力源连接”的技术特征。故技术方案A具有权利要求1中的“拉杆的一端与第二动力源连接”的技术特征。

第二, 关于技术方案A是否具备权利要求1中的“拉杆套” (以下简称区别2) 。根据一审法院查明的事实, 权利要求1中明确记载: “拉杆套具有容拉杆沿竖直方向上、下自如拉动的拉杆套通孔; 拉杆穿装在拉杆套中”。从上述文字记载可知, 本领域普通技术人员可以直接、毫无疑义地得知涉案专利中“拉杆套”的作用在于定位拉杆, 并保证拉杆通过拉杆套通孔沿竖直方向上、下运动。而技术方案A的图示部分中, 明显具有容纳拉杆的通孔。同时, 根据福瑞德公司岗位操作法的记载, 其下料罐中通过拉杆上、下运动带动活塞, 用于控制开闭下料罐本体的输料口。可见其拉杆同样是沿竖直方向上、下运动的部件。即使如福瑞德公司所称, 上述通孔为“固定支架”所形成的通孔, 但其客观上具有定位拉杆并保证拉杆沿竖直方向上、下运动的作用。技术方案A中由固定支架形成的通孔与涉案专利权利要求1 限定的“拉杆套”及拉杆套通孔等结构相比, 二者均具有通孔, 且拉杆通过通孔沿竖直方向上、下运动, 二者的区别仅在于“拉杆套”的长短不同, 且涉案专利中通过输料罐本体顶部的拉杆装配孔加强定位拉杆套, 但二者技术手段所依赖的工作原理相同, 且二者功能相同, 效果基本相同。在福瑞德公司未提供任何其他相反证据的情况下, 一审法院认定, 本领域普通技术人员将涉案专利中的拉杆套结构替换为技术方案A中的相关结构, 不需要创造性劳动就容易联想得到。因此, 技术方案A中的上述结构与权利要求1中限定的拉杆套结构构成等同特征。

第三, 关于技术方案A中是否具备权利要求1限定的“料位开关” (以下简称区别3) 。本案中, 权利要求中对于“料位开关”的具体结构特征未进行具体的限制。涉案专利说明书第 [0119] 段记载, 所述“料位开关”的功能在于检测输料罐本体中的铝粉是否被彻底转移, 属于功能性特征。福瑞德公司在本案庭审过程中曾明确表示, 其是通过压力检测判断铝粉是否已经排空, 而压力检测的前提是其必然存在压力传感装置来感应压力信号。福瑞德公司采用的通过压力检测判断铝粉是否排空的技术手段, 与涉案专利说明书

[0119] 段列明的“音叉式、电容式或其他形式”的料位开关基本相同, 且其功能、效果相同。虽然涉案专利权利要求1限定了料位开关安装“在放料装置输料罐本体的出料斗部”, 而本案中并无直接证据证明福瑞德公司声称的压力检测的相应设备的安装部位, 但在输料罐本体的出料斗部或其他部位设置料位开关, 均属于本领域普通技术人员根据实际需求可以做出的惯常设计, 不需要创造性劳动即可以联想得到, 故二者构成等同特征。在此基础上,技术方案A中虽未直接体现料位开关的特征, 但根据福瑞德公司的当庭陈述, 可以认定技术方案A中具有与权利要求1中的“料位开关”相等同的技术特征。

据此, 技术方案A已完整包含与权利要求1记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征, 落入权利要求1的保护范围。福瑞德公司的相关主张不能成立, 一审法院不予支持。

2. 关于权利要求2和3

一审法院认为, 基于与权利要求1相同的理由, 技术方案A亦落入涉案专利权利要求2和3的保护范围。

(四) 关于福瑞德公司的先用权抗辩是否成立

一审法院认为, 有理由相信张海青自缪世茂处获得了涉及技术方案A的技术信息。在福瑞德公司未提供其独立研发, 或通过其他合法渠道获得上述技术信息的情况下, 有理由相信福瑞德公司据以主张先用权抗辩的技术方案是从缪世茂处获得。据此, 福瑞德公司据以主张先用权抗辩的技术方案为通过抄袭等不正当手段获取, 属于“非法获得”的技术。故福瑞德公司有关其可以在原有范围内继续使用下粉罐的主张, 缺乏事实及法律依据, 不予支持。

(五) 关于侵权责任的认定

1. 关于停止侵权

对于联力公司请求判令福瑞德公司立即销毁被诉侵权产品的主张, 应当予以支持。立即停止侵权的责任可以具体为销毁依据技术方案A制造的下粉罐。但是, 产品专利权的保护范围仅限于不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品, 并不延及依据专利产品制造的其他产品。故联力公司请求判令福瑞德公司立即停止销售使用被诉侵权产品制造的三乙基铝的请求, 缺乏法律依据, 一审法院不予支持。

2. 关于赔偿数额

本案中, 联力公司主张依据2009年、 2010年的三乙基铝产品的单位利润作为基础利润, 确定其产品的单位利润为11000元/吨, 具备相应的事实基础。在无其他相反证据的情况下, 联力公司主张福瑞德公司三乙基铝的年生产量为4000吨, 予以支持。联力公司依据评估报告中认定的涉案专利在生产三乙基铝产品过程中的贡献率10%, 作为计算赔偿数额的基础, 一审法院予以支持。据此, 联力公司因被诉侵权行为所受损失应为11000元/吨×8000吨×10%, 即880万元。

综上, 一审法院判决: 福瑞德公司立即销毁依据技术方案A制造的下粉罐; 福瑞德公司赔偿联力公司经济损失880万元; 驳回联力公司的其他诉讼请求。

福瑞德公司不服一审判决, 向北京市高级人民法院 (以下简称二审法院) 提起上诉, 请求依法撤销一审判决, 改判福瑞德公司未构成侵权, 驳回联力公司的全部诉讼请求。

二审期间, 福瑞德公司补充提交了三乙基铝操作记录、交接班记录、灌装记录、三乙基铝岗位操作法、案外人北京中安质环认证中心出具的证明以及审核计划和审核报告、另案生效裁判文书、利润表、安全生产许可证、销售发票信息汇总等证据材料。联力公司认为上述材料均不属于法律规定的新证据, 不予认可。

二审法院认为:

(一) 关于联力公司的起诉是否超过诉讼时效

被诉侵权行为是福瑞德公司使用“下粉罐”侵犯了涉案专利权, 而至本案审理之时, 上述被诉侵权行为尚处于持续状态。判断是否属于超过二年诉讼时效的情形, 并不以最终是否认定构成侵权为准, 故无论福瑞德公司实施的是技术方案A还是技术方案B, 只要被诉侵权行为是持续存在的, 联力公司提起本案诉讼均未超过二年诉讼时效。

(二) 关于福瑞德公司是否使用技术方案A生产被诉侵权产品

一审判决认定技术方案B未落入涉案专利权的保护范围, 双方当事人均不持异议, 二审法院予以确认。

福瑞德公司上诉主张其并未按照技术方案A实际建造相应的设备。但是其提交给鉴定机构用以鉴定的文件中, 包括了载有技术方案A的图纸, 该图纸系由案外人天正公司提供。福瑞德公司主张先用权抗辩的《供货合同》的附图上, 亦标注有天正公司的字样。福瑞德公司并未提交有别于技术方案A的其他方式, 例如建造涉案侵权设备所需的前期设计、图纸、委托制造、委托安装等诸多准备工作的相关证据。因此, 一审法院认定技术方案A是福瑞德公司实际使用的技术方案, 据以判断福瑞德公司的行为是否落入权利要求1—3的保护范围, 有证据支持。

(三) 技术方案A是否落入本专利权利要求1—3的保护范围

1. 技术方案A是否落入权利要求1的保护范围

关于区别1。技术方案A的载体“下粉罐”设备图及福瑞德公司“三乙基铝岗位操作法”均为福瑞德公司提交给鉴定机构的鉴定文件, 二者具有客观的关联性。根据福瑞德公司“三乙基铝岗位操作法”的“加铝粉操作”部分记载, 为保证“提起” “落下”等技术动作, 本领域普通技术人员可以直接、毫无疑义地确定, 技术方案A中必然存在“拉杆的一端与第二动力源连接”的技术特征。一审法院认定技术方案A涵盖了权利要求1中的技术特征“拉杆的一端与第二动力源连接”, 并无不当。

关于区别2。二审法院认为, 福瑞德公司不能证明联力公司在无效宣告行政程序中的相关陈述对涉案专利权的有效性已经产生了实质性的影响, 因此, 在本案中不适用禁止反悔原则。根据权利要求1的记载和岗位操作法的内容, 技术方案A中由固定支架形成的通孔与权利要求1限定的拉杆套及拉杆套通孔等结构相比, 二者均具有通孔, 且拉杆通过通孔沿竖直方向上、下运动。二者的区别仅在于“拉杆套”的长短不同, 且涉案专利中通过输料罐本体顶部的拉杆装配孔加强定位拉杆套, 但二者技术手段所依赖的工作原理相同, 且二者的功能相同, 效果基本相同。因此, 技术方案A中的上述结构与权利要求1中限定的拉杆套结构构成等同特征。

关于区别3。福瑞德公司不能证明联力公司在无效宣告行政程序中的相关陈述对涉案专利权的有效性已经产生了实质性的影响, 因此, 在本案中不适用禁止反悔原则。权利要求1中对于“料位开关”的具体结构特征未进行具体限制, 根据涉案专利说明书第 [0119] 段的记载, 所述“料位开关”的功能在于检测输料罐本体中的铝粉是否被彻底转移。福瑞德公司在一审庭审过程中, 曾明确表示其是通过压力检测来判断铝粉是否已经排空, 而压力检测的前提是必然存在感应压力信号的压力传感装置。福瑞德公司通过压力检测来判断铝粉是否排空, 与涉案专利说明书记载的“音叉式、电容式或其他形式”的料位开关基本相同, 且其功能、效果相同。虽然权利要求1限定了料位开关安装“在放料装置输料罐本体的出料斗部”, 但在输料罐本体的出料斗部或其他部位设置料位开关, 属于本领域普通技术人员根据实际需求可以作出的惯常设计, 不需要创造性劳动即可以联想到, 故二者构成等同特征。技术方案A中虽未直接体现“料位开关”的特征, 但根据福瑞德公司一审庭审中的陈述, 可以认定技术方案A中具有与“料位开关”相等同的技术特征。综上, 技术方案A落入涉案专利权利要求1的保护范围。

2. 技术方案A是否落入权利要求2、 3的保护范围

基于与权利要求1相同的理由, 技术方案A亦落入权利要求2、 3的保护范围。

(四) 关于福瑞德公司的先用权抗辩是否成立

根据当事人提交的证据和第66号刑事判决查明的事实, 有理由相信张海青自缪世茂处获得了涉及技术方案A的技术信息。在福瑞德公司未提供其独立研发, 或通过其他合法渠道取得上述技术信息的情况下, 一审法院认定福瑞德公司据以主张先用权抗辩的技术方案属于非法获得的技术, 并无不当。

(五) 一审判决关于侵权责任的认定是否适当

由于技术方案A落入涉案专利权利要求1—3的保护范围, 福瑞德公司应当承担停止侵权及赔偿损失的民事责任。福瑞德公司主张先用权抗辩的证据中, 显示福瑞德公司已委托案外人立派公司制造, 并委托案外人浙江工业设备安装公司安装了下粉罐设备。一审法院认定福瑞德公司的侵权行为并未实际停止, 判决福瑞德公司立即销毁依据技术方案A制造的下粉罐产品是适当的。

联力公司主张以2009年、 2010年的产品单位利润作为基础利润, 确定其产品的单位利润为11000元/吨, 该主张有证据支持。在无其他相反证据的情况下, 一审法院认定其生产能力为4000吨并无不当。联力公司主张以前述评估报告中认定的涉案专利在生产三乙基铝产品过程中的贡献率10%作为计算赔偿数额的基础, 是适当的。因此, 一审法院确定联力公司因被诉侵权行为所受损失为880万元有事实和法律依据。福瑞德公司二审提交的证据材料不属于新证据, 二审法院不予采信。

综上所述, 二审法院判决: 驳回上诉, 维持一审判决。

福瑞德公司向本院申请再审后, 提交了以下11份新证据:

证据1专利复审委员会第35388号无效决定及口头审理记录表, 以及专利权人在该案无效程序中的意见陈述。用于证明本案应适用禁止反悔原则。

证据2中的1-1是北京紫图 [2014] 知鉴字第102号鉴定意见书, 1-2是三乙基铝岗位操作法 (2011-01-04发布, 2011-01-24修改) , 1-3是三乙基铝岗位操作法 (2011-01-04发布, 2012-07-17修改) , 用于证明三乙基铝岗位操作法的版本差异。

证据3一审法院的谈话笔录, 用于证明一审法院对联力公司超期举证的训诫是在一审判决之后。

证据4赔偿计算依据, 用于证明联力公司依据的发票等证据系在一审法院第二次庭审之后才提交。

证据5—8及证据11是福瑞德公司提交的关于“料位开关”的证据。其中证据5是2005年出版的《汉英日消防技术词典》 , 证据6是1999年出版的《化工仪表及自动化》 , 证据7是2002年出版的《检测技术与仪表》 , 证据8是2009年出版的《传感技术与应用》 , 证据11是2016年8月出版的《传感器检测技术与仪表》。前述证据用于证明料位开关与压力表既不相同也不等同。

证据9京洲 (2010) 知鉴字第001号鉴定书, 证据10是天津大港公安分局鉴定结论通知。证据9、 10用于证明本案起诉超过诉讼时效。

联力公司对上述证据的质证意见为, 1. 认可证据1的真实性、合法性和关联性, 但不能证明应对“料位开关”技术特征适用禁止反悔原则。 2. 不认可证据2中1-2和1-3的真实性。 3. 认可证据3、 4的真实性、合法性和关联性, 但证据3是在2017年3月10日一审法院第二次开庭之前提交并经过当庭质证, 符合举证规定, 证据4不是一审法院作出判决的依据。 4. 认可证据5至10的真实性、合法性和关联性。 5. 认可证据11的真实性、合法性,但该证据的出版时间是2016年8月, 晚于涉案专利的申请日, 因而不认可其关联性。

结合联力公司的质证意见, 本院对福瑞德公司再审期间向本院提交的证据1及证据3至10的真实性、合法性、关联性予以确认。

联力公司向本院提交3份新证据。证据1是1983年出版的《气力输送水泥译文集》 ; 证据2是1992年出版的《冲天炉理论与应用》的部分节选。证据1、 2用来证明联力公司通过压力检测来判断铝粉是否排空的技术手段与权利要求1中的“料位开关”构成等同特征。证据3福瑞德公司在另案中补充提交的有关证据, 用于证明福瑞德公司在二审及再审阶段提交的证据不具有真实性。

福瑞德公司对上述证据的质证意见为: 不认可证据1的真实性、合法性和关联性及证明目的; 认可证据2的真实性、合法性, 不认可关联性及证明目的; 认可证据3的真实性, 但认为其中部分证据与本案无关, 不能实现其证明目的。

结合福瑞德公司的质证意见, 本院对联力公司提交的证据2、 3的真实性予以确认。

本院认为, 本案的争议焦点问题为: (一) 技术方案A是否落入权利要求1的保护范围; (二) 福瑞德公司有关权利要求1中的“料位开关”应适用禁止反悔原则的主张能否成立; (三) 二审判决有关福瑞德公司应承担的赔偿责任的认定是否正确。

(一) 关于技术方案A是否落入权利要求1的保护范围

《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款规定: “发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准, 说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”。 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》 (以下简称《专利权纠纷解释》 ) 第七条规定:“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围, 应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的, 人民法院应当认定其落入专利权的保护范围; 被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征, 或者有一个以上技术特征不相同也不等同的, 人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。” 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条规定: “专利法第五十九条第一款所称的 ‘发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准, 说明书及附图可以用于解释权利要求的内容’, 是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准, 也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征, 是指与所记载的技术特征以基本相同的手段, 实现基本相同的功能, 达到基本相同的效果,并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”

本院认为, 关于技术方案A是否落入涉案专利权利要求1的保护范围,关键在于技术方案A中是否具备与权利要求1中限定的“拉杆套” “该拉杆套一端固定于输料罐本体顶部之拉杆装配孔 ( 213) 的位置”相同或者等同的技术特征。

首先, 涉案专利说明书“发明内容” [ 0015] 段、 [ 0018] 至 [ 0021]段记载: “拉杆套232借由固定支架组234a、 234b、 234c安装在输料罐本体的中空输料腔中” “拉杆套末端通过第二固定支架234b或第三固定支架234c定位” “第三固定支架234c设置在出料斗部位” “第二固定支架234b设置在第二氮气吹扫装置27之上的位置” “在拉杆套中部设置用于加强定位的第一固定支架。”在涉案专利说明书的“具体实施方式” [0071] 段中进一步记载: “拉杆套具有容拉杆沿竖直方向上、下自如拉动的拉杆套通孔2320, 该拉杆套通孔与输料罐本体的拉杆装配孔213保持同心, 以确保拉杆能在较狭小的孔径内自如伸拉” 。说明书 [0074] 段记载: “罐体深度与拉杆的粗细、拉杆护套的内径应相互匹配适应, 以避免因拉杆过细、过长出现不直或折断等故障, 因此在罐体的竖直尺寸较大 (罐体比较深), 相对拉杆又比较细的情况下, 本案又提供一种实施方式的下料活塞单元23。”说明书 [0083] 段记载: “拉杆套的顶端固定于输料罐本体顶部, 拉杆套末端通过第二固定支架234b或第三固定支架234c定位, 除此以外, 进一步地在拉杆套中部设置第一固定支架234a, 加强定位, 以确保拉杆套在输料罐本体中保持竖直不弯, 且安全、稳固。”本院认为, 根据说明书中的上述内容, 除了权利要求1中的拉杆套之外, 涉案专利中还设置有用于“加强定位”的第一固定支架,该固定支架上相应具有用于容纳拉杆套通过的通孔。对此, 涉案专利权利要求2中进一步明确限定: “所述拉杆套借由固定支架组安装在输料罐本体的中空输料腔中。”综上, 在涉案专利中, 设置在拉杆套中部的第一固定支架,以及在其中设置的通孔, 均与权利要求1中的拉杆套属于不同的技术特征。

其次, 在技术方案A中虽然同样设置有拉杆, 但并没有设置容纳拉杆的拉杆套。技术方案A的中空输料腔中的固定支架中间虽然设有容纳拉杆通过的支架通孔, 但是该通孔与固定支架的高度和厚度基本相同, 系用于容许拉杆通过。虽然该通孔客观上也可容纳拉杆沿竖直方向上、下运动, 但与权利要求1中的拉杆套相比, 技术方案A中的支架通孔的长度非常短, 不可能起到“套”的作用。尤其是, 该支架通孔也并没有如权利要求1限定的那样,“一端固定于输料罐本体顶部之拉杆装配孔 ( 213) 的位置” 。综上, 技术方案A中的支架通孔实质上对应于涉案专利中的第一固定支架上用于容纳拉杆套通过的通孔。技术方案A 中的支架、支架通孔与权利要求1 中的“拉杆套”相比, 技术手段、功能和技术效果均具有实质性差异。尤其是, 在涉案专利中明确区分了“拉杆套”和“第一固定支架”, 且权利要求2中明确限定“所述拉杆套借由固定支架组安装在输料罐本体的中空输料腔中”的情况下, 更不宜认定构成等同。综上, 技术方案A中并不具有与权利要求1中的“拉杆套” “一端固定于输料罐本体顶部之拉杆装配孔 (213) 的位置”相同或者等同的技术特征。福瑞德公司有关技术方案A没有落入权利要求1的保护范围的申请再审理由成立。

在技术方案A没有落入权利要求1限定的保护范围的情况下, 也没有落入从属权利要求2、 3的保护范围。

(二) 福瑞德公司有关权利要求1中的“料位开关”应适用禁止反悔原则的主张能否成立

《专利权纠纷解释》第六条规定:“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中, 通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案, 权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。”上述规定在司法实践中通常被称为“禁止反悔原则” 。禁止反悔原则是对等同原则的必要限制, 目的在于敦促当事人在诉讼活动中诚实守信, 避免当事人在行政授权确权程序和侵权民事诉讼中对权利要求作出不一致的解释, 从而两头获利。通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制, 可以合理地确定专利权的保护范围, 维持专利权人与被诉侵权人以及社会公众之间的利益平衡。

本案中, 联力公司在涉案专利授权前, 对权利要求1进行了修改, 在其中增加了技术特征“料位开关”。福瑞德公司主张该修改方式导致涉案专利被维持有效, 应适用禁止反悔原则, 不能在侵权诉讼中再就“料位开关”适用等同原则。在本案中, 即不应将技术方案A中用压力检测来判断铝粉是否已经排空的技术特征, 认定为与“料位开关”等同的技术特征。

本院认为, 首先, 在发明专利授权确权程序中, 专利申请人有权依法提交意见陈述或修改权利要求。专利申请人在修改权利要求时增加新的技术特征, 并主张修改后的技术方案是非显而易见的, 是专利审查实践中的常见情形。虽然在权利要求中增加技术特征会进一步限定专利权的保护范围, 导致权利要求的保护范围发生变化, 但在没有其他证据证明权利人通过修改或者意见陈述“放弃”特定技术方案的情况下, 不能仅仅由于在权利要求中增加技术特征, 导致权利要求的保护范围进一步限缩, 就认定权利人完全“放弃”了与该技术特征等同的其他所有技术特征, 不能再就增加的技术特征主张适用等同原则。如此, 会导致以增加技术特征的方式修改的权利要求的保护范围受到过度限制, 被诉侵权人极易通过技术特征的修改、替换来规避侵权, 导致权利人与社会公众的利益失衡。这样既与禁止反悔原则的目的不符,也与专利法保护专利权人的合法权益, 鼓励发明创造的立法目的不相适应。其次, 关于禁止反悔原则的举证责任问题, 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 (二)》第十三条规定: “权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的, 人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”根据该规定, 在权利人作出了限缩性修改或者陈述的情况下, 在认定是否适用禁止反悔原则时, 应当查明权利人是否通过“限缩性修改或者陈述”导致“放弃”了特定的技术方案, 而不仅仅是考虑“限缩性修改或者陈述”是否对专利权的效力产生实质性影响。因此, 被诉侵权人主张适用禁止反悔原则的, 应举证证明权利人“限缩性修改或者陈述”的具体情形, 以及是否权利人因此放弃了“被诉侵权技术方案”。而权利人主张“未导致技术方案的放弃”, 不适用禁止反悔原则的, 则应由权利人就“限缩性修改或者陈述被明确否定”承担举证责任。本案中, 二审法院以“福瑞德公司不能证明联力公司在无效宣告行政程序中的相关陈述对涉案专利权的有效性已经产生了实质性的影响”为由, 认为“在本案中不适用禁止反悔原则”, 适用法律不甚妥当, 本院予以纠正。

本案中, 虽然权利人在实质审查过程中修改权利要求1时增加了“料位开关”, 涉案专利权最终被维持有效。但在无效程序中, 并无证据证明权利人通过上述修改以及意见陈述, 放弃了对通过压力检测来确定是否排空铝粉的技术方案主张等同侵权。因此, 对于福瑞德公司有关本案应适用禁止反悔原则, 不能再认定“料位开关”与技术方案A中的压力检测构成等同的主张, 本院不予支持。

鉴于在前述第一个焦点问题的基础上, 本案已足以认定技术方案A未落入权利要求1的保护范围, 故对于技术方案A中的压力检测是否与权利要求1中的“料位开关”构成等同特征, 本院不再予以评述。

(三) 关于二审判决有关福瑞德公司应承担的赔偿责任的认定是否正确

《中华人民共和国专利法》第六十五条规定: “侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定; 实际损失难以确定的, 可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的, 参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。” 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十条第一款规定: “专利法第六十五条规定的权利人因被侵权所受到的实际损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的, 侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的实际损失。”

本案中, 技术方案A未构成专利侵权, 福瑞德公司无需承担侵权赔偿责任。但需要指出的是, 涉案专利权利要求1为产品权利要求, 保护的是“放料装置”, 虽然权利要求1保护的产品可以用于三乙基铝的生产, 但仅仅涉及其中的“放料”步骤。权利要求1保护的既不是三乙基铝生产方法, 也不能延及到实施该生产方法获得的最终产品三乙基铝。一、二审判决并未以被诉侵权产品“放料装置”本身的市场价值为依据, 而是基于福瑞德公司使用被诉侵权产品“放料装置”, 经过包括“放料”在内的等多个工序后才生产得到的三乙基铝来确定本案赔偿数额, 有所不当, 应予纠正。

关于技术方案B, 鉴于双方当事人均认可其没有落入涉案专利权的保护范围, 故本院对技术方案B不再予以评述。关于联力公司提起本案诉讼是否超过诉讼时效的问题, 本院亦不再评述。

综上所述, 一、二审判决有关福瑞德公司侵犯涉案专利权的认定有误,浙江福瑞德化工有限公司的部分再审申请理由成立。依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款、第六十五条、 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条、第七条、 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条、第二十条第一款、 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二) 》第十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一款、第一百七十条第一款第 (二) 项的规定, 判决如下:

一、撤销北京市高级人民法院 (2017) 京民终734号民事判决;

二、撤销北京知识产权法院 (2015) 京知民初字第1848号民事判决;

三、驳回天津联力化工有限公司的诉讼请求。

一审案件受理费73400元, 二审案件受理费73400元, 共计146800元,由天津联力化工有限公司负担。

本判决为终审判决。

审 判 长 王艳芳

审 判 员 杜微科

审 判 员 毛立华

二○一八年十二月二十九日

技术调查官 刘 萍

法 官 助 理 刘海珠

书 记 员 张栗萌

8. 专利权人应承担方法专利中“新产品”的举证责任

——再审申请人义乌市贝格塑料制品有限公司、张海龙与被申请人上海艾尔贝包装科技发展有限公司, 一审被告杭州阿里巴巴广告有限公司侵害发明专利权纠纷案[7]

中华人民共和国最高人民法院民事裁定书 (2018) 最高法民申4149号

再审申请人 (一审被告、二审上诉人): 义乌市贝格塑料制品有限公司。住所地: 浙江省义乌市佛堂镇大士路26号 (义乌澳锦工艺品有限公司内) 。

法定代表人: 张海龙, 该公司总经理。

委托诉讼代理人: 谢兵, 上海卓冉律师事务所律师。

委托诉讼代理人: 张楠楠, 上海卓冉律师事务所律师。

再审申请人 (一审被告、二审上诉人): 张海龙。

委托诉讼代理人: 谢兵, 上海卓冉律师事务所律师。

委托诉讼代理人: 张楠楠, 上海卓冉律师事务所律师。

被申请人 (一审原告、二审被上诉人): 上海艾尔贝包装科技发展有限公司。住所地: 中国 (上海) 自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼A612-12室。

法定代表人: 戴立雄, 该公司执行董事。

委托诉讼代理人: 王文锋, 上海海贝律师事务所律师。

一审被告: 杭州阿里巴巴广告有限公司。住所地: 浙江省杭州市滨江区网商路699号1号楼5楼。

法定代表人: 戴珊, 该公司执行董事兼总经理。

再审申请人义乌市贝格塑料制品有限公司 (以下简称贝格公司)、张海龙因与被申请人上海艾尔贝包装科技发展有限公司 (以下简称艾尔贝公司)、一审被告杭州阿里巴巴广告有限公司 (以下简称阿里巴巴公司) 侵害发明专利权纠纷一案, 不服上海市高级人民法院 (2018) 沪民终8号民事判决, 向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查, 现已审查终结。

贝格公司、张海龙申请再审称, (一) 本案不能以艾尔贝公司指定的收货地作为侵权结果发生地, 一审法院对本案无管辖权。 (二) 贝格公司、张海龙未侵害艾尔贝公司的专利权。 1. 涉案专利权利要求保护的范围不清楚,“自粘膜”并非本领域专业术语, 无法确定涉案专利的保护范围, 没有证据证明被诉侵权产品包含了“自粘膜”这一技术特征。 2. 二审法院认定被诉侵权产品落入涉案专利权利要求1—5保护范围没有事实和法律依据。涉案专利的权利要求1为封闭式权利要求, 而被诉侵权产品还包含有权利要求1以外的其他技术特征, 因此不构成侵权。 (三) 一审法院举证责任分配错误。只有属于新产品制造方法的发明专利侵权才能适用举证责任倒置, 涉案专利权利要求3—5不属于新产品的制造方法。 (四) 即使贝格公司、张海龙构成侵权, 一审法院认定的赔偿数额也过高。贝格公司成立时间短, 塑料薄膜行业利润低, 而且一审法院支持的合理费用过高。 (五) 即使贝格公司构成侵权,张海龙也不应承担连带责任。贝格公司与张海龙的财产不存在混同。故请求提审本案, 并撤销一审、二审判决, 驳回艾尔贝公司的诉讼请求。

艾尔贝公司提交意见称, 被诉侵权产品具备涉案专利的全部技术特征,两个内层塑料薄膜粘附在一起就是涉案专利的“自粘膜”技术特征。贝格公司和张海龙主张涉案专利不具有“自粘膜”技术特征, 应当属于专利无效宣告审查的范畴, 不应当属于侵权判断的范畴。因此, 被诉侵权产品落入了涉案专利权利要求1—5的保护范围。故请求驳回贝格公司和张海龙的再审申请。

阿里巴巴公司提交意见称, (一) 阿里巴巴公司属于网络服务提供者,未实施侵权行为, 不应当承担侵权责任。 (二) 阿里巴巴公司在收到一审诉讼材料前, 不知晓侵权信息的存在, 不存在主观过错, 也没有能力对所有的上架商品是否侵害他人专利权进行事前审查。 (三) 阿里巴巴公司已尽到注意义务, 对信息发布者身份进行审核, 明确要求用户承诺不得发布侵害他人知识产权的商品信息。收到艾尔贝公司的投诉后, 阿里巴巴公司及时转达给被投诉人, 并将反通知及时转送给投诉方, 且涉案侵权商品信息已被删除, 阿里巴巴公司不应当承担侵权责任。故请求驳回贝格公司和张海龙的再审申请。

本院认为, 本案的争议焦点是:(一) 一审法院是否具有管辖权; (二)一审法院举证责任分配是否错误; (三) 被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围;(四) 一审认定的赔偿数额是否合法合理;(五) 张海龙是否应承担连带赔偿责任。

(一) 关于一审法院是否具有管辖权的问题

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十七条规定: “人民法院受理案件后, 当事人对管辖权有异议的, 应当在提交答辩状期间提出……当事人未提出管辖异议, 并应诉答辩的, 视为受诉人民法院有管辖权, 但违反级别管辖和专属管辖规定的除外。”本案一审期间, 贝格公司和张海龙均出庭应诉且均未在提交答辩状期间提出管辖权异议, 故贝格公司和张海龙关于一审法院没有管辖权的再审申请理由不能成立, 本院不予支持。

(二) 关于一审、二审法院举证责任分配是否错误的问题

《中华人民共和国专利法》 (以下简称专利法) 第六十一条第一款规定:“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的, 制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”依据上述规定,在涉及新产品制造方法的发明专利侵权纠纷中, 被诉侵权人应当承担产品制造方法不同于专利方法的证明责任, 亦即举证责任倒置。其中, 根据法律和司法解释的相关规定, 新产品应当是指在国内外第一次生产出的产品, 该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比, 在产品的组分、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。产品或者制造产品的技术方案在专利申请日前为国内外公众所知悉的, 应当认定该产品不属于专利法规定的新产品。

新产品或者新产品的制造方法在专利申请日前不为国内外公众所知悉,制造同样产品的单位或者个人使用专利方法的可能性较大, 而与制造相关的证据主要由被诉侵权人掌握, 如果按照民事侵权“谁主张谁举证”的原则分配举证责任, 则显失公平。因此, 专利法才规定由被诉侵权人承担举证责任。但是, 举证责任倒置属于民事侵权中“谁主张谁举证”一般原则的例外, 对于权利人产品是否属于新产品仍然应当由权利人举证证明。权利人提交初步证据证明该产品属于专利法规定的新产品的, 应当认定其已经尽到举证义务。上述初步证据应当能够证明涉案产品与专利申请日之前已有的同类产品相比, 在产品的组分、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。

二审法院认为, 因依照权利要求3—5专利方法获得的产品包含了权利要求1的全部技术特征及权利要求2的部分技术特征, 而权利要求1已得到授权, 在无相反证据的情况下, 可以认定权利要求3—5为新产品制造方法。亦即二审法院认为因权利要求1获得授权, 所以权利要求1所限定的产品即为新产品。如前所述, 不能因权利要求1获得授权即推定其所限定的产品即为新产品, 而是应当由艾尔贝公司举证证明其产品属于新产品。在艾尔贝公司未举证证明涉案专利产品属于新产品的情形下, 二审法院即直接推定涉案专利产品为新产品, 并进而推定权利要求3—5为新产品制造方法缺乏事实和法律依据, 本院予以纠正。贝格公司和张海龙该项再审申请理由成立。

(三) 关于被诉侵权产品是否落入涉案专利保护范围的问题

根据《专利审查指南》的规定, 封闭式的权利要求一般为化学领域发明专利权利要求所采取的撰写方式, 宜采用“由……组成”的表达方式, 其一般解释为不含有该权利要求所述以外的结构组成部分或方法步骤。涉案专利权利要求1使用的“其特征在于”措辞本身含义就应当理解为没有排除未指出的结构组成部分, 因此二审法院认定权利要求1不属于封闭式权利要求并无不当。

在针对涉案专利的无效宣告请求审查程序中, 艾尔贝公司为了证明自粘膜属于现有技术, 具有自粘性的膜为本领域技术人员所熟知, 提交了“编号为GB10457-89、名称为 ‘聚乙烯自粘保鲜膜’ 的中国国家标准” 。专利复审委员会所作的无效宣告决定认定: “具有自粘性的聚乙烯薄膜已是本专利申请日之前的公知常识, 本领域技术人员能够实现本专利塑料薄膜2a、 2b的‘自粘吸附的性能’。”被诉侵权产品的两个内层塑料薄膜在未充气状态下粘附在一起, 具有相互吸附的自粘性能。故贝格公司和张海龙关于被诉侵权产品不具备自粘膜有关技术特征的主张不能成立。一审、二审法院认定被诉侵权产品落入涉案专利权利要求1、 2的保护范围并无不当。

如前所述, 一审、二审法院在未查明权利要求3—5是否属于制造新产品方法的情形下, 即通过适用举证责任倒置的方式推定被诉侵权产品的制造方法落入权利要求3-5的保护范围, 属于认定事实不清, 适用法律错误, 本院予以纠正。

(四) 关于一审认定的赔偿数额是否合法合理的问题

专利法第六十五条规定: “侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定; 实际损失难以确定的, 可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的, 参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的, 人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素, 确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。” 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条规定: “权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定, 有专利许可使用费可以参照的, 人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节、专利许可的性质、范围、时间等因素, 参照该专利许可使用费的倍数合理确定赔偿数额; 没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的, 人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素, 依照专利法第六十五条第二款的规定确定赔偿数额。”

本案中, 权利人的损失、侵权人获得的利益均难以确定, 而且也无可参照的专利许可使用费, 在此情形下, 一审、二审法院根据涉案专利类型、侵权行为的性质、被诉侵权产品的销售价格以及其他侵权情节和后果等因素,酌情确定了贝格公司赔偿艾尔贝公司经济损失及合理费用10万元, 并未超过法定赔偿额上限, 符合专利法第六十五条和《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条的规定。虽然一审、二审法院关于被诉侵权产品制造方法落入涉案权利要求3—5的保护范围的认定错误,但是考虑到被诉侵权产品落入涉案专利权利要求1、 2的保护范围, 上述赔偿额亦属合理, 故本院予以维持。

(五) 关于张海龙是否应承担连带赔偿责任的问题

《中华人民共和国公司法》第六十三条规定: “一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的, 应当对公司债务承担连带责任。”本案中, 张海龙虽主张不存在公司财产与其个人财产混同的情形, 但其并未提交证据予以证明, 故根据上述规定, 应对公司债务承担连带责任。贝格公司和张海龙的相关再审申请理由不能成立, 本院不予支持。

虽然贝格公司和张海龙的部分再审申请理由成立, 但被诉侵权产品落入涉案专利权利要求1、 2的保护范围, 故二审判决关于贝格公司和张海龙构成侵权并应当承担连带赔偿责任的结论正确, 对于二审判决的结果, 本院予以维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款, 《最高人民法院关于适用 〈中华人民共和国民事诉讼法〉 的解释》第三百九十五条第二款之规定, 裁定如下:

驳回义乌市贝格塑料制品有限公司、张海龙的再审申请。

审 判 长 秦元明

审 判 员 李 嵘

审 判 员 马秀荣

二○一八年十二月二十五日

法 官 助 理 傅 蕾

书 记 员 张晨祎

9. 专利侵权损害赔偿的计算方法

——再审申请人无锡国威陶瓷电器有限公司、蒋国屏与被申请人常熟市林芝电热器件有限公司、苏宁易购集团股份有限公司侵害实用新型专利权纠纷案[8]

中华人民共和国最高人民法院民事判决书 (2018) 最高法民再111号

再审申请人 (一审原告、二审上诉人): 无锡国威陶瓷电器有限公司。住所地: 江苏省宜兴市丁蜀镇通蜀西路。

法定代表人: 蒋国屏, 该公司总经理。

再审申请人 (一审原告、二审上诉人): 蒋国屏。

两再审申请人之共同委托诉讼代理人: 柏尚春, 南京苏高专利商标事务所专利代理人。

两再审申请人之共同委托诉讼代理人: 康燕文, 江苏苏高律师事务所律师。

被申请人 (一审被告、二审上诉人): 常熟市林芝电热器件有限公司。住所地: 江苏省常熟市经济技术开发区高新技术园通林路88号。

法定代表人: 何正安, 该公司董事长。

被申请人 (一审被告、二审被上诉人): 苏宁易购集团股份有限公司(原苏宁云商集团股份有限公司)。住所地: 江苏省南京市山西路8号金山大厦1—5层。

法定代表人: 张近东, 该公司董事长。

委托诉讼代理人: 郑芳燕, 女, 该公司员工。

再审申请人无锡国威陶瓷电器有限公司 (以下简称国威公司)、蒋国屏因与被申请人常熟市林芝电热器件有限公司 (以下简称林芝公司)、被申请人苏宁易购集团股份有限公司 (以下简称苏宁公司) 侵害实用新型专利权纠纷一案, 不服江苏省高级人民法院 ( 2016) 苏民终105号民事判决, 向本院申请再审。本院于2017年12月21日作出 (2017) 最高法民申2638号民事裁定, 提审本案。本院依法组成合议庭, 指派王冬作为技术调查官参与本案诉讼活动, 公开开庭审理了本案。蒋国屏本人, 国威公司和蒋国屏共同委托诉讼代理人柏尚春、康燕文, 苏宁公司委托诉讼代理人郑芳燕到庭参加诉讼。林芝公司经本院传票传唤, 无正当理由拒不到庭, 本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。

国威公司、蒋国屏申请再审称, 二审判决认定事实不清, 适用法律错误,本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第六项的规定, 应予再审。其主要理由为: (一) 二审判决关于“隐含技术特征”的引入违反全面覆盖原则, 缩小了国威公司和蒋国屏本案专利权利要求2的保护范围, 缺乏法律依据。 (二) 二审判决对本案专利权利要求2的解释错误。本案专利权利要求2 “所述散热铝条 (11) 粘贴在发热芯 (10) 中导热铝管 (1) 的左右侧面上”中的“左右侧面”应为笔误, 该权利要求的唯一解释应是所述散热铝条粘贴在发热芯中导热铝管的“上下表面上”。但是, 上述解释并不以“专利权利要求2中的导热铝管上下表面需存在凹槽, 且该凹槽作用是保证上下表面的宽度与散热铝条的宽度一致”为前提条件。在导热铝管的左右侧面和在上下表面设有凹槽的作用各不相同, 两者之间并不存在必然联系。基于上述理由, 国威公司、蒋国屏请求本院: 1. 撤销江苏省高级人民法院(2016) 苏民终105号民事判决; 2. 改判林芝公司侵权成立并支持国威公司和蒋国屏的一审全部诉讼请求, 即由林芝公司赔偿国威公司和蒋国屏经济损失及合理费用1500万元; 3. 本案一、二审诉讼费用全部由林芝公司承担。

林芝公司提交意见称, 国威公司、蒋国屏的申请再审理由不能成立, 应予驳回。其主要理由是: (一) 本案专利权利要求2具有上下表面存在凹槽的隐含技术特征。本案专利权利要求2中的“导热铝管 (1) ”与权利要求1中的“导热铝管 (1) ”采用了同一标识, 两者完全相同, 因此权利要求2与权利要求1之间实质上存在引用关系。结合本案专利说明书关于凹槽 (4)的记载, 可以确定权利要求2的“导热铝管 (1) ”具有上下表面的凹槽。同时, 根据说明书关于该实用新型专利的优点的记载以及实施例, 导热铝管的左右侧面与上下表面的凹槽必须同时存在, 两者相互依托, 权利要求2的“导热铝管 (1) ”具有上下表面的凹槽这一隐含技术特征。 (二) 本案专利权利要求2关于散热铝条粘贴在发热芯中导热铝管的“左右侧面上”并非笔误。根据说明书的记载, 散热铝条粘贴在发热芯中导热铝管的上下表面只是一种优选方案, 并非唯一方案。而且, 本案并不存在散热铝条无法在一个半圆形的凹槽内进行粘贴的情形。散热铝条粘贴在与发热芯接触较大的面更有利于散热, 粘贴在上下表面还是左右侧面需要根据导热铝管及其与发热芯接触面的位置确定。 (三) 本案被诉侵权产品并未落入本案专利权利要求2的保护范围。本案被诉侵权产品与权利要求2的多个技术特征既不相同也不等同。被诉侵权产品的导热铝管上下表面没有凹槽; 其导热铝管的侧面凹槽并非半圆形且系压制前形成, 与本案专利权利要求2的相应技术特征在工艺、效果等方面不同; 其散热片并非粘接而是采用楔槽压紧固定, 且散热片并非安装在导热铝管的左右侧面, 其宽度也小于导热铝管宽度。

国威公司、蒋国屏向江苏省南京市中级人民法院 (一审法院) 起诉, 请求法院判令: 1. 林芝公司立即停止侵权行为, 销毁侵权产品; 苏宁公司停止销售包含被诉侵权产品的空调整机; 2. 林芝公司赔偿国威公司、蒋国屏经济损失及合理支出共计1500万元; 3. 林芝公司承担案件全部诉讼费用。

一审法院认定如下主要事实:

(一) 国威公司、蒋国屏的权利状况

蒋国屏于2009年9月8日向国家知识产权局申请了“一种PTC发热器的导热铝管及PTC发热器”的实用新型专利, 2010年6月2日, 国家知识产权局授予了实用新型专利权, 专利号为ZL200920230829. 5 (即本案专利) 。2010年6月23日, 蒋国屏与国威公司签订许可协议, 授权国威公司独占实施本案专利, 合同有效期至该专利期限届满日, 同时约定, 在第三方侵害其权利时, 国威公司有权单独或者与蒋国屏共同行使诉讼权利等。

在一审中, 林芝公司向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求, 国家知识产权局专利复审委员会于2014年10月9日作出第24085号无效宣告请求审查决定 (以下简称第24085号决定) , 宣告本案专利权部分无效。维持有效的权利要求1为: 一种PTC 发热器的导热铝管, 其导热铝管(1) 有两端开口的空腔 (2), 其特征在于: 所述导热铝管的上表面和下表面分别设有凹槽 ( 4) , 铝管管壁 ( 3) 厚度为0mm—1. 5mm。权利要求2 为:一种PTC发热器, 包含发热芯 (10) 和散热铝条 (11), 其特征在于: 所述发热芯 (10) 由陶瓷PTC发热元件 (5) 、绝缘陶瓷片 (6) 、导电电极 (7)和绝缘层 (8) 穿过导热铝管 (1) 的后腔后压制形成; 所述散热铝条 (11)粘贴在发热芯 (10) 中导热铝管 (1) 的左右侧面上; 所述导热铝管 (1) 压制后在左侧面和右侧面上分别形成半圆形的凹槽 (9)。国威公司、蒋国屏明确其要求保护的范围是无效审查后维持有效的权利要求2。

(二) 林芝公司、苏宁公司情况及其被诉侵权行为

2013年10月18日, 江苏省宜兴市公证处公证员袁俊欢、公证工作人员徐明显, 会同国威公司、蒋国屏的委托代理人岳庆、吴杰来到位于江苏省南京市溧水区中大街上的苏宁电器卖场, 代理人岳庆在该电器卖场提取了TCL空调、海信空调、美的空调各一台 (包括室内机、室外机) , 并当场取得每台空调对应的江苏增值税专用发票联及抵扣联各三份, TCL空调总价为1699元, 海信空调总价为2799 元, 美的空调总价为2299 元。提货行为结束后,上述人员将所提的空调及发票带至宜兴市公证处, 在公证处院内停车场由空调维修人员对所提的空调室内机进行拆卸, 由公证员袁俊欢对拆出的PTC加热器密封并加贴公证处的封条。公证员袁俊欢对上述提货现场及所提货品及拆卸空调现场共拍摄照片36张。上述过程均在公证员袁俊欢、公证工作人员徐明显的现场监督下进行。江苏省宜兴市公证处出具了 (2013) 锡宜证经内字第2592号公证书一份。林芝公司确认公证购买的TCL等空调中的PTC发热器是其销售的产品。

将被诉侵权产品与本案专利进行对比。国威公司、蒋国屏认为, 权利要求2中“所述散热铝条 (11) 粘贴在发热芯 (10) 中导热铝管 ( 1) 的左右侧面上”中的“左右侧面”系笔误, 通过说明书及附图可以看出应为“上下侧面”。被诉侵权产品的左右侧面存在凹槽, 被诉侵权产品有压制的过程,权利要求并未限定一定是左右压制才落入权利保护范围。同时, 即使在压制之前左右侧面稍微有凹陷, 也不影响被诉侵权产品落入本案专利权的保护范围。左右侧面的凹槽是为了吸收压制过程中的多余的延伸, 使产品结构更加紧凑, 形状并不是很重要。被诉侵权产品也全部包含权利要求2的其他技术特征, 落入本案专利权的保护范围。

林芝公司认为, 1. 其不同意权利要求存在笔误的说法。本案专利权利保护范围应当以权利要求书为准, 在权利要求书可以清晰表述意思的情况下,无需引用说明书和实施例进行解释。而且, 说明书第0008段也明确写出了是“左右侧面”, 说明书给出了一个优选的技术方案, 附图显示的也是优选方案, 所以国威公司、蒋国屏主张笔误的说法不能成立。 2. 被诉侵权产品左右侧面上的凹槽是预先就形成的, 铝管左右侧面距发热芯有明显间隙, 上下表面中部与发热芯片相接触的部分略微隆起, 由此可见, 发热器压制位置应当是在铝管的四个角, 其目的是为压紧铝管上下表面与发热芯, 使之更加贴合,而不是为了形成半圆形凹槽, 被诉侵权产品中凹槽所起的作用与本案专利中的半圆形凹槽作用是不一致的, 被诉侵权产品中的凹槽与专利号为200620034186. 3的实用新型专利文件披露的技术特征一致。 3. 被诉侵权产品上并非是半圆形凹槽, 且凹槽有U型、V型、W型等多种不同形状。因此, 被诉侵权产品并未落入国威公司、蒋国屏所主张的本案专利权利要求2保护范围。

林芝公司当庭认可, 铝管和铝管中的发热芯相互之间是紧密的, 有压制的过程, 但被诉侵权产品压制的是铝管的四个角。

双方当事人均认可, 一审法院从林芝公司、 TCL空调器 (中山) 有限公司、海信 (山东) 空调有限公司证据保全时取证的PTC加热器和上述产品结构基本一致。

(三) 林芝公司的抗辩情况

林芝公司认为, 专利号为200620034186. 3的实用新型专利文件披露了被诉侵权产品的技术特征, 即被诉侵权产品的凹槽是预先形成的, 本案产品使用的是现有技术, 不构成侵权。同时, 国威公司和蒋国屏在本案专利无效阶段为了维持本案专利的有效, 强调凹槽经过压制是本案专利的技术特征, 而本案被诉侵权产品不包括此技术特征。

国威公司和蒋国屏认为, 首先, 200620034186. 3 号实用新型专利在第24085号决定中已经作出对比, 有明确的结论维持本案专利权有效。其次, 200620034186. 3实用新型专利披露的“ U”型槽没有经过压制, 与本案专利经过压制形成的半圆形凹槽不一样。

(四) 查明的其他情况

国威公司、蒋国屏主张, 结合 (1) 一审法院至广东美的制冷设备有限公司所作的调查笔录、广东美的制冷设备有限公司出具的物料编码清单一份以及其与林芝公司之间的供货协议; (2) 一审法院至TCL空调器 (中山) 有限公司所作的调查笔录、物料编码清单、合同复印件等; (3) 海信 (浙江)空调有限公司采购部出具的情况说明一份; (4) 国威公司、蒋国屏代理人所做的调查笔录、授权委托书、调查令回复函、汇总表、 ( 2015) 扬邮证民内字第992号公证书及实物等, 证实林芝公司销售被诉侵权产品达1. 6亿元。林芝公司认为, 两个物料编码清单中的产品型号与被诉侵权产品实物的产品型号不同, 不能认为和本案产品结构一样; 海信 (浙江) 空调有限公司出具说明的真实性、合法性、关联性均不能认可, 且说明上也未说出供应的是何产品, 与本案没有关联性; 汇总表上仅签有刘忠凯、赵胜的名字, 没有公司公章及法定代表人签字, 对其三性也不予认可, 同时汇总表上的产品是否落入专利权保护范围无法体现。

国威公司、蒋国屏还提供了宜兴市正大税务事务所出具的“关于对无锡国威陶瓷电器有限公司2014年度企业信息公示鉴证的报告” , 国威公司、蒋国屏主张该报告证实国威公司生产的本案专利产品的利润率为30%以上, 综合林芝公司的销售额, 其诉请的赔偿数额合理。林芝公司对该报告的真实性、合法性、关联性均有异议。

苏宁公司为证明其销售的被诉侵权产品具有合法来源, 提供了其采购本案TCL空调的合同及发票。因国威公司、蒋国屏和林芝公司对该组证据的真实性及证明目的予以认可, 故对苏宁公司销售的被诉侵权产品有合法来源的事实予以确认。

一审法院认为:(一) 关于本案专利权利要求2的解释。专利权利要求2中“所述散热铝条 (11) 粘贴在发热芯 ( 10) 中导热铝管 (1) 的左右侧面上”中的“左右侧面”为笔误, 应为“上下表面”。 (二) 本案被诉侵权产品落入专利权利要求2的保护范围。本案被诉侵权产品上的凹槽在压制后进一步变形, 必然吸收了压制过程中的铝管在宽度方向的延伸, 从而使产品结构更加紧凑, 体现了本案专利权利要求2的技术特征。被诉侵权产品左右侧面的凹槽是否属于严格意义上的半圆形凹槽, 并不影响导热铝管实现夹紧发热元件以提高散热性能的创造性功能。因此, 本案被诉侵权产品落入本案专利权利要求2的保护范围。 (三) 关于民事责任的承担。林芝公司应立即停止侵权行为, 销毁侵权产品, 苏宁公司应立即停止销售包含本案侵权产品的空调整机。因国威公司、蒋国屏提交的证据不能证明林芝公司销售的全部是被诉侵权产品, 不能证明林芝公司所获得的利润, 同时国威公司、蒋国屏提供的证据也不能证明其因林芝公司生产、销售侵权产品所受到的损失, 故应根据国威公司、蒋国屏主张的赔偿范围、 PTC 发热器产品一般的销售价格、利润率、林芝公司销售的时间、侵权行为的性质、国威公司、蒋国屏为制止侵权行为的合理开支等因素, 确定具体的赔偿数额为100万元。综上, 依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条的规定, 一审法院判决如下: 一、林芝公司立即停止生产、销售侵害国威公司、蒋国屏本案专利权产品的行为, 并立即销毁库存侵权产品; 二、苏宁公司立即停止销售包含侵害本案专利权的空调整机的行为; 三、林芝公司于判决生效后十日内赔偿国威公司、蒋国屏经济损失及合理费用共100万元;四、驳回国威公司、蒋国屏的其他诉讼请求。一审案件受理费111800元, 由林芝公司负担。

国威公司、蒋国屏和林芝公司均不服, 分别向江苏省高级人民法院 (二审法院) 提起上诉。国威公司、蒋国屏请求法院撤销一审判决第三项, 改判为由林芝公司赔偿国威公司、蒋国屏经济损失及合理费用1500万元; 由林芝公司承担一、二审诉讼费用。其主要事实与理由为: 一审判决对侵权赔偿数额的确定理由极为简单, 没有对涉及侵权产品的相关证据材料进行详细分析说明, 对国威公司、蒋国屏提交的相关证据和据以提出的赔偿请求不采信、不支持, 但没有给出令人信服的充分理由。

林芝公司请求法院撤销一审判决, 改判驳回国威公司、蒋国屏的诉讼请求, 并由国威公司、蒋国屏承担本案一、二审诉讼费用。其主要事实与理由为: (一) 被诉侵权产品与本案专利存在诸多不同: 1. 被诉侵权产品导热铝管上下表面没有如专利权利要求1中为抵消压制产生尺寸延伸的凹槽 (4)。2. 被诉侵权产品没有本案专利权利要求2中所述的导热铝管 (1)。 3. 被诉侵权产品散热铝条通过钎焊或通过位于导热铝管上的楔槽固定在上下表面而非如专利权利要求2中所述的左右侧面。 4. 被诉侵权产品的左右侧面的凹槽不是压制后形成的, 是压紧前就已经形成, 而且凹槽形状是倒“人”型槽、“ U”型槽, 与专利中的半圆形的凹槽相比, 其形状形成时间、作用均不同。5. 专利权利要求2具有隐含的技术特征“导热铝管与散热铝条宽度一致” ,而被诉侵权产品的导热铝管与散热铝条宽度不一致。 (二) 一审判决认定专利权利要求2中“散热铝条粘贴在导热铝管左右侧面”系笔误, 认定事实错误。(三) 一审判决对上下表面的凹槽及左右侧面的半圆形凹槽的作用分析与说明书记载不符, 系事实认定错误。 (四) 一审判决将被诉侵权产品的“压紧”与权利要求2中的“压制”混为一谈是认定事实错误。(五) 一审判决认为林芝公司提出现有技术抗辩, 不符合事实。林芝公司在一审中引用无效决定书中的证据5是为了证明被诉侵权产品的U型凹槽不同于本案专利的半圆形凹槽, 是不侵权抗辩。 (六) 本案专利的专利权人在无效宣告程序中,对本案专利权利要求进行了限缩解释, 即强调本案专利的半圆形凹槽与现有技术中的U型槽的区别与优点, 并被国家知识产权局专利复审委员会采纳。本案应当适用禁止反悔原则, 对本案专利的半圆形凹槽作出与专利权人在无效程序中所陈述相一致的解释。按照这种解释, 被诉侵权产品的U型凹槽与本案专利的半圆形凹槽这一技术特征不一致。

二审法院另查明: 被诉侵权产品的导热铝管的上、下表面光滑, 在上、下表面的左右两侧位置设有一对向内收口的飞边, 从而使得导热铝管的横截面的上下部分形成一燕尾槽。两侧飞边夹紧散热铝条的边, 从而使得散热铝条固定并贴紧在导热铝管的上、下表面。被诉侵权产品左右两侧的凹槽形状是倒“人”型槽、 “ U”型槽。散热铝条宽度窄于导热铝管的宽度。

国家知识产权局专利复审委员会于2014年10月9日作出第24085号决定。对于本案专利权利要求2中所记载的散热铝条粘贴在导热铝管的左右侧面的问题, 该决定认为:“根据权利要求2目前的限定, 导热铝管压制后左右侧面形成半圆形凹槽而不能形成一个平面, 散热铝条无法在一个半圆形的凹槽内进行粘贴; 即权利要求2的上述技术特征明显前后矛盾。本专利说明书中第0006段记载, PTC发热器的导热铝管上表面和下表面分别设有凹槽, 第0007段记载导热铝管压制后在左侧面和右侧面上形成半圆型的凹槽, 第0010段记载, 铝管表面的凹槽和铝管发热芯侧面的半圆型凹槽抵消了铝管宽度方向的延伸, 确保了压制后发热芯铝管的宽度与散热条的宽度一致。由此可见,左右侧面的半圆型凹槽是为了夹紧发热芯, 铝管上下表面凹槽为了保证上下表面的宽度与散热条宽度一致。基于此可知, 散热条显然是应当粘贴在导热铝管的上下表面而非左右侧面。本专利说明书附图4也能够支持这一结论。即根据说明书的记载, 权利要求2中明显矛盾的特征能够得以唯一、正确的理解, 其应为 ‘散热铝条粘贴在发热芯中导热铝管的上下表面上’。由此能够明确权利要求2的保护范围, 以下关于创造性的评述以此保护范围为准”。

二审法院认为: (一) 关于本案专利权利要求的解释。国威公司、蒋国屏主张权利要求2中的“所述散热铝条 (11) 粘贴在发热芯 (10) 中导热铝管 (1) 的左右侧面上”中的“左右侧面”系笔误, 应理解为“上下表面”。第24085号决定结合本案专利说明书的相关内容, 认定“根据说明书的记载,权利要求2中明显矛盾的特征能够得以唯一、正确的理解, 其应为 ‘散热铝条粘贴在发热芯中导热铝管的上下表面上’。”该认定应当作为本案权利要求2的解释依据。对权利要求中出现的歧义性内容作重新解释的依据, 必须严格限于权利要求书、说明书及附图的范围之内。并且, 在进行澄清或勘误式解释的论证过程中, 那些被引用到的, 出现在权利要求书、说明书及附图中并作为论证前提和中间条件的相关技术特征, 应作为隐含技术特征, 对澄清或勘误后的权利要求具有限定作用。本案中, 第24085号决定在对权利要求2中有关散热铝条粘贴位置作出勘误式解释的过程中认为: “左右侧面的半圆型凹槽是为了夹紧发热芯, 铝管上下表面凹槽为了保证上下表面的宽度与散热条宽度一致”, 并作出认定: “基于此可知, 散热条显然是应当粘贴在导热铝管的上下表面而非左右侧面” 。因此, 第24085号决定将本案专利权利要求2中有关散热铝条粘贴位置的文字描述“左右侧面”认定为笔误, 并更正为“上下表面”前提条件是: 专利权利要求2中的导热铝管上下表面需存在凹槽, 且该凹槽作用是保证上下表面的宽度与散热铝条宽度一致。如果没有这个前提条件, 则本案专利权利要求2中的“左右侧面”的笔误更正为“上下表面”将会缺乏论证依据。因此, 虽然本案专利权利要求2中并未有“导热铝管的上表面和下表面分别设有凹槽”这一技术特征, 但因在对权利要求2中的文字歧义进行勘误式解释的过程中, “导热铝管的上表面和下表面分别设有凹槽”及其作用是作为论证前提条件的, 因而应作为权利要求2的隐含技术特征, 需考虑该技术特征对权利要求2保护范围的限定作用。 (二) 关于被诉侵权产品与本案专利权利的技术比对。本案专利权利要求2中虽未直接限定导热铝管在上下表面存在凹槽, 但因勘误式解释而必须考虑“导热铝管的上表面和下表面分别设有凹槽”这一技术特征的限定作用。由于被诉侵权产品的导热铝管上下表面并不存在凹槽, 且由于本案专利中的该凹槽并非是可有可无的, 而是具有“保证上下表面的宽度与散热条宽度一致”的作用, 故被诉侵权产品因缺少本案专利权利要求2所隐含的技术特征: 导热铝管上下表面亦存在凹槽, 且该凹槽作用是保证上下表面的宽度与散热铝条宽度一致。因此, 根据“全面覆盖原则”, 被诉侵权产品不落入本案专利权利要求2的保护范围。综上, 林芝公司制造、销售, 苏宁公司销售被诉侵权产品的行为不构成侵害国威公司、蒋国屏的本案专利权, 林芝公司、苏宁公司无需承担民事责任。依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条、 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 (二) 》第四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定, 二审法院判决如下: 一、撤销江苏省南京市中级人民法院 (2013) 宁知民初字第510号民事判决; 二、驳回国威公司、蒋国屏的全部诉讼请求。一、二审案件受理费人民币各111800元, 均由国威公司、蒋国屏负担。

本院再审审理查明: 国威公司、蒋国屏于2013年11月20日向一审法院提起诉讼, 其最初请求法院判令林芝公司、 TCL空调器 (中山) 有限公司、苏宁公司共同赔偿其经济损失暂定为105万元。 2014年5月29日, 国威公司、蒋国屏撤回了针对TCL空调器 (中山) 有限公司的起诉。 2015年8月28日, 国威公司、蒋国屏将其诉讼请求变更为请求判令林芝公司赔偿其经济损失1500万元 (含必要的调查取证费用) 。一审过程中, 根据一审法院签发的调查令, 国威公司、蒋国屏的代理人前往海信 (山东) 空调有限公司调查, 获取了海信 (山东) 空调有限公司出具的授权委托书、调查令回复函、汇总表、电加热样品等证据。其中, 授权委托书加盖有海信 (山东) 空调有限公司印章, 内容为委托刘忠凯、赵胜作为本案中海信 (山东) 空调有限公司的委托代理人, 其权限包括代为提供证据或者材料。调查令回复函有刘忠凯、赵胜的签字, 其主要内容为 1407131、 1396701、 1422806、 1466479、1496503、 1496504、 1498572、 1819629、 1340556 九种型号陶瓷 PTC 电加热器由林芝公司供货, 该九种型号在发热体的铝管结构上没有区别。汇总表综合了2011年至2015年林芝公司向海信平度、湖州、顺德、江门四个基地供应九种型号电加热器的数量和金额 (其中, 平度基地金额70494578. 19元和湖州基地金额55260602. 34元为含税金额, 顺德基地金额6758667. 99元和江门基地金额129828. 75元为不含税金额) , 其总数量为558588件, 总金额约为132643677元。此外, 根据一审法院向广东美的制冷设备有限公司调取的物料编码及采购数量, 林芝公司自2010年1月1日至2013年11月28日向广东美的制冷设备有限公司提供加热器共计302499件, 金额共计4138570元(单价未注明是否含税)。根据海信 (浙江) 空调有限公司采购部出具的情况说明, 林芝公司自2012年1月1日至2013年12月31日向海信 (浙江) 空调有限公司采购部供货金额为24374094元 (含税) 。根据一审法院向TCL空调事业部采购部调取的供货清单, 林芝公司自2012年3月份开始向TCL空调事业部采购部供货, 至2013年11月, 供货总金额为843万元 (含税) 。但是, 广东美的制冷设备有限公司、海信 (浙江) 空调有限公司采购部及TCL空调事业部采购部提供的前述证据, 并未明确显示所涉供货金额全部是本案被诉侵权产品的供货金额。 2014年6月19日一审庭审中, 林芝公司表示其产品的利润率大约为10%—15%。根据江苏省宜兴市正大税务师事务所出具的《关于对无锡国威陶瓷电器有限公司2014年度企业信息公示鉴证的报告》所附企业产品销售利润测算表的记载, 国威公司12种产品中, 最低销售利润率为16. 54%, 最高销售利润率为32. 04%。

2014年8月21日, 国家知识产权局专利复审委员会针对林芝公司就本案专利提出的无效宣告请求进行口头审理。当日的口头审理记录表第5页记载了本案专利权人的如下陈述:“证据5的凹槽与本专利的凹槽作用不一样,证据5凹槽的作用在证据5的权利要求3、 4的U、 W、 V型槽的作用是固定元件, 本专利的作用抵消铝管压制而宽度的延伸。证据5说明书第4页实施例2描述的是V型槽的形成, 在压制之前V型槽就已经形成了。本专利的凹槽, 导热铝管经过压制后才会形成凹槽, 证据5在压制之前就有槽存在, 本专利是在压制后才会形成左右侧面的凹槽。”在提交给国家知识产权局专利复审委员会的意见陈述书中, 本案专利权人也做了类似内容的陈述。

2014年9月28日, 国家知识产权局专利复审委员会作出第24085号决定, 该决定第11页记载: “证据5公开一种密封型正温度系数热敏电阻加热器, 包括发热元件、电机端子4、容纳腔体1和翅片式散热片11, 容纳腔体1和翅片式散热片为一体式结构, 由铝型材整体加工而成, 翅片式散热片位于容纳腔的外表面, 发热元件位于容纳腔体1的空腔内。在容纳腔体的两个相对侧面上沿容纳腔体轴向设有 ‘V’ 型槽, ‘V’ 型槽的底边向腔体内凹陷,‘V’ 型槽所在的侧面与翅片式散热片所在的侧面相互垂直。通过塑性成形的方法, 使用冲压模具沿着垂直于 ‘V’ 型槽面的方向对容纳腔体进行加工,是容纳腔体向内部变形和收缩, 并且力连续可调, 以保证两金属电极板6与各个PTC热敏电阻8 (即温度系数热敏电阻) 的良好紧密的接触, 并和容纳空腔体良好接触, 从而充分提高传热效率, 提高了发热性能。为均匀压紧容纳空腔体内的发热体, 在容纳腔体的棱上排列有用于使容纳腔体向内凹陷的压紧槽, 在加工时, 用加紧工具挤压容纳腔体的棱, 容纳腔体的棱是指矩形体的四条棱; ‘V’ 型槽还可以是 ‘U’ 槽。由此可见, 证据5公开了PTC发热器的铝管两侧设置 ‘U’ 型槽也即半圆形凹槽的特征。但是, 在证据5中这一凹槽并非用来吸收压制过程中的铝管向宽度方向的延伸的。由于翅片式散热片与容纳腔体是一体式结构, 因此无法实现从铲出有翅片式散热片的上下表面对容纳腔体进行压制的操作。因此, 在证据5的结构中需要在铝管压制前就设置一个 ‘U’ 型槽来提供连续可调的压紧力, 从而在发热元件传入容纳腔体后对 ‘U’ 型槽进行上下挤压令其提供一个上下的压紧力从而均匀压紧腔体内的发热元件。在本专利中, 铝管左右侧面的半圆型凹槽在压制后形成, 因此在将发热元件传入铝管中时可暂时不形成半圆形凹槽或者稍微凹陷即可, 发热元件的传入从而更加顺畅和安全, 不会被划伤; 而在压制后形成半圆形凹槽后, 铝管与发热元件之间的间隙更小, 从而消除了配件松动的隐患; 并且由于设置这一半圆形凹槽可以使得压制后铝管上下表面与散热条的宽度完全保持一致。这些技术效果都无法通过证据5的 ‘U’ 型槽结构来实现。由此可见, 证据5的 ‘U’ 型槽不能相当于本专利的 ‘半圆形凹槽’。”

本案专利说明书第2页第0010段记载了本发明的有益效果, 其中包括:本发明的技术方案使得产品结构更加紧凑; 各配件之间在经过压制后结合更牢固, 提高了热传导性能; 铝管空腔内各配件与铝管侧面的内壁间配合间隙减小, 消除了因外力、整机工作抖动等造成配件松动的安全隐患, 提高了产品的可靠性; 产品结构合理, 制作简单, 安装及维修都方便、使用安全等。

本院再审认为, 根据再审申请人的申请再审理由及本案案情, 本案在再审审理阶段的焦点问题是: 二审判决关于本案专利权利要求2的解释是否正确; 本案被诉侵权产品是否落入本案专利权利要求2的保护范围; 本案侵权民事责任的承担。对此, 分析如下:

(一) 二审判决关于本案专利权利要求2的解释是否正确

这一问题包含两个相互联系的方面: 一是本案权利要求2中散热铝条粘贴在发热芯中导热铝管的“左右侧面上”的记载是否属于可以纠正的明显错误; 二是涉及权利要求2是否应该具有“导热铝管的上表面和下表面分别设有凹槽”这一隐含技术特征。

第一, 关于本案权利要求2中散热铝条粘贴在发热芯中导热铝管的“左右侧面上”的记载是否属于可以纠正的明显错误。 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 (二)》第四条规定: “权利要求书、说明书及附图中的语法、文字、标点、图形、符号等存有歧义, 但本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书及附图可以得出唯一理解的, 人民法院应当根据该唯一理解予以认定。”参照这一规定, 可以纠正的明显错误需要两个条件: 一是本领域普通技术人员能够认识到专利申请文件的记载或者附图存在歧义或者错误: 二是本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书及附图可以得出唯一理解以解决该歧义或者错误。本案中,国威公司、蒋国屏主张本案权利要求2中的“所述散热铝条 (11) 粘贴在发热芯 (10) 中导热铝管 (1) 的左右侧面上”中的“左右侧面”系笔误, 应理解为“上下表面”。对于这一主张能否成立, 本院分析如下: 首先, 根据权利要求2记载的技术方案, 导热铝管压制后在左右侧面形成半圆形凹槽而不能形成一个平面。由于散热铝条的作用是将发热芯的热量传导出去, 即便散热铝条能够在一个半圆形的凹槽内进行粘贴, 这种粘贴方式明显不符合散热传导的基本原理, 也无法很好地实现散热功能。因此, 本领域普通技术人员可以认识到, 散热铝条粘贴在导热铝管的左右侧面上存在错误。其次, 本案专利说明书第0008段的记载进一步凸显了这一错误, 并给出了解决错误的提示。本案专利说明书第0008段记载: “所述散热铝条粘贴在发热芯中导热铝管的左右侧面上; ……为了满足安装空间较小的分体空调器的安全要求,优选使用一排波纹状散热铝条分别粘贴于发热芯中导热铝管的上下表面上。”上述记载在已经述及散热铝条粘贴在“发热芯中导热铝管的左右侧面上”的基础上, 却在优选方案中将散热铝条的粘贴位置表述为“发热芯中导热铝管的上下表面上”。这一记载不仅提示了权利要求2关于散热铝条的粘贴位置存在错误, 还给出了正确的解决方法提示。最后, 本案专利说明书第0021段及其附图进一步给出了解决错误的唯一答案。本案专利说明书第0021段记载:“图4所示的发热器是在发热芯10在设有凹槽的上、下表面上粘接与该表面宽度一致的波纹状散热条构成。”同时, 附图4和附图6显示, 散热铝条粘贴在发热芯中导热铝管的上下表面上。因此, 散热铝条显然应当粘贴在导热铝管的上下表面而非左右侧面, 本案专利权利要求 2 中的“所述散热铝条(11) 粘贴在发热芯 (10) 中导热铝管 (1) 的左右侧面上”中的“左右侧面”确系“上下表面”的笔误, 属于可以纠正的明显错误。

第二, 涉及权利要求2是否应该具有“导热铝管的上表面和下表面分别设有凹槽、且该凹槽的作用是保证上下表面的宽度与散热铝条宽度一致”这一隐含技术特征。二审判决认为, 将本案专利权利要求2中有关散热铝条粘贴位置的文字描述“左右侧面”认定为是“上下表面”笔误的前提条件是:专利权利要求2中的导热铝管上下表面需存在凹槽, 且该凹槽的作用是保证上下表面的宽度与散热铝条宽度一致, 如果没有这个前提条件, 则本案专利权利要求2中的“左右侧面”的笔误更正为“上下表面”将会缺乏论证依据。因此, 虽然本案专利权利要求2中并未有“导热铝管的上表面和下表面分别设有凹槽”这一技术特征, 但应将其作为权利要求2的隐含技术特征,需考虑该技术特征对权利要求2保护范围的限定作用。本院认为, 二审判决所谓的隐含技术特征, 实际上是在解释权利要求技术特征的含义时, 引入权利要求并未明确记载的、作为勘误前提条件的内容。由于引入权利要求没有明确记载的内容通常会进一步限缩权利要求的保护范围, 因此在权利要求解释过程中, 引入权利要求没有明确记载的内容应该特别慎重。具体到本案,其关键问题在于, 将本案专利权利要求2中有关散热铝条粘贴位置的文字描述“左右侧面”认定为系“上下表面”的笔误并予以更正, 是否以专利权利要求2中的“导热铝管上下表面需存在凹槽、且该凹槽的作用是保证上下表面的宽度与散热铝条宽度一致”为前提条件。首先, 基于前述关于本案专利权利要求2中散热铝条粘贴在发热芯中导热铝管的“左右侧面上”的记载属于可以纠正的明显错误的论述, 该明显错误的认定和纠正并不以专利权利要求2中的导热铝管上下表面存在凹槽为前提条件。其次, 本案专利权利要求1中导热铝管上下表面的凹槽与权利要求2中导热铝管压制后在左右侧面上形成的半圆形凹槽各自具有不同作用, 两者并无直接关联性。本案中, 本案专利说明书中第0006段记载, PTC发热器的导热铝管上表面和下表面分别设有凹槽; 第0007段记载导热铝管压制后在左侧面和右侧面上形成半圆形的凹槽; 第0010段记载, 铝管表面的凹槽和铝管发热芯侧面的半圆形凹槽抵消了铝管宽度方向的延伸, 确保了压制后发热芯导热铝管的宽度与散热铝条的宽度一致。由此可见, 导热铝管左右侧面的半圆形凹槽是为了夹紧发热芯, 上下表面凹槽是为了保证压制后上下表面的宽度与散热条宽度一致。因此, 导热铝管左右侧面的半圆形凹槽与铝管上下表面凹槽分别起到不同的作用, 两者之间并无协同作用, 两者均不以对方的存在为前提条件。最后, 第24085号决定在纠正权利要求2的明显错误时并未以导热铝管上下表面存在凹槽为前提条件。第24085号决定在对权利要求2中有关散热铝条粘贴位置作出勘误式解释的过程中认为:“根据权利要求2目前的限定, 导热铝管压制后左右侧面形成半圆形凹槽而不能形成一个平面, 散热铝条无法在一个半圆形的凹槽内进行粘贴, 即权利要求 2 的上述特征描述明显前后矛盾。”可见, 第24085号决定认定权利要求2存在笔误的理由仅仅是“导热铝管压制后左右侧面形成半圆形凹槽而不能形成一个平面”, 与导热铝管上下表面是否设置凹槽并无必然联系。因此, 二审判决认定本案专利权利要求2隐含“导热铝管的上表面和下表面分别设有凹槽、且该凹槽的作用是保证上下表面的宽度与散热铝条宽度一致”这一技术特征, 缺乏事实依据。

综上, 二审判决关于本案专利权利要求2保护范围的认定错误。国威公司、蒋国屏的本项再审申请理由成立, 应予支持。

(二) 本案被诉侵权产品是否落入本案专利权利要求2的保护范围

本案专利权利要求2可以划分为如下技术特征: 一种PTC发热器 (特征A) , 包含发热芯 (特征B) 和散热铝条 (特征C) ; 所述发热芯由陶瓷PTC发热元件、绝缘陶瓷片、导电电极和绝缘层穿过导热铝管的后腔后压制形成(特征D) ; 所述散热铝条粘贴在发热芯中导热铝管的左右侧面上 (特征E) ;所述导热铝管压制后在左侧面和右侧面上分别形成半圆形的凹槽 (特征F) 。

综合林芝公司在原审过程中提出的抗辩事由, 其认为被诉侵权产品与本案专利权利要求2的技术特征存在如下区别: 被诉侵权产品导热铝管上下表面没有凹槽, 而本案专利权利要求2所述的导热铝管上下表面分别设有凹槽(区别特征一); 被诉侵权产品的散热铝条通过钎焊或者通过位于导热铝管上的楔槽固定在上下表面, 而专利权利要求2中散热铝条粘贴在导热铝管的左右侧面 (区别特征二); 被诉侵权产品的左右侧面的凹槽不是压制后形成的,是压紧前就已经形成, 且凹槽形状是倒“人”型槽、 “ U”型槽, 与本案专利权利要求2的半圆形凹槽相比, 其形成时间、形状、作用均不同 (区别特征三); 被诉侵权产品的导热铝管与散热铝条宽度不一致, 本案专利权利要求2具有隐含的技术特征“导热铝管与散热铝条宽度一致” (区别特征四)。此外, 林芝公司还主张, 本案应当适用禁止反悔原则, 专利权人在无效宣告程序中, 对本案专利权利要求进行了限缩解释, 即强调本案专利的半圆形凹槽与现有技术中的U型槽的区别与优点, 并被国家知识产权局专利复审委员会采纳, 被诉侵权产品的U型凹槽与本案专利的半圆形凹槽这一技术特征不一致。林芝公司所谓的区别特征一、二、四与本案专利权利要求2的解释有关;其所谓的区别特征三与其主张的禁止反悔原则存在密切关联。据此, 本院分别分析如下:

第一, 关于林芝公司所谓的区别特征一、四。林芝公司所谓的区别特征一“被诉侵权产品导热铝管上下表面没有凹槽”和区别特征四“被诉侵权产品的导热铝管与散热铝条宽度不一致”, 均与二审判决引入的本案专利权利要求2的“隐含技术特征”有关。前已述及, 二审判决认定本案专利权利要求2隐含“导热铝管的上表面和下表面分别设有凹槽、且该凹槽的作用是保证上下表面的宽度与散热铝条宽度一致”这一技术特征, 缺乏事实依据。本案专利权利要求2并未隐含上述技术特征。因此, 林芝公司所谓的区别特征一和四并非被诉侵权产品技术方案与本案权利要求2的区别。

第二, 关于林芝公司所谓的区别特征二。林芝公司所谓的区别特征二“被诉侵权产品的散热铝条通过钎焊或者通过位于导热铝管上的楔槽固定在上下表面”与本案专利权利要求2的特征E “所述散热铝条粘贴在发热芯中导热铝管的左右侧面上”有关。前已述及, 本案权利要求2 “所述散热铝条粘贴在发热芯中导热铝管的左右侧面上”中的“左右侧面”确系“上下表面”的笔误, 应修正为“上下表面”。因此, 林芝公司所谓的区别特征仅在于被诉侵权产品的散热铝条的固定方式, 即被诉侵权产品的散热铝条“通过钎焊或者通过位于导热铝管上的楔槽固定”在上下表面, 而本案专利权利要求2的特征E中散热铝条是“粘贴”在导热铝管的上下表面。这一问题涉及本案专利权利要求2特征E中“粘贴”的解释。专利权利要求的解释必须从本领域技术人员的角度出发, 结合说明书给出的信息进行整体理解。从说明书对本案专利权利的发明目的的描述可知, 本专利的发明目的是提供一种成本更低、结构更加合理的PTC发热器的导热铝管及一种热传导性能更好, 绝缘性能更优良的PTC发热器。为实现此目的, 本领域技术人员可以理解, 特征E中散热铝条“粘贴”在导热铝管的上下表面, 是为了使发热芯和散热铝条充分贴合, 以保证发热芯的热量能够通过散热铝条高效传导出去。因此,此处的“粘贴”, 应理解为“贴合”, 至于以何种方式实现发热芯和散热铝条之间的贴合, 则并无严格限定, 可以是焊接、楔槽固定, 也可以是粘合剂等其他方式固定。可见, 被诉侵权产品的“散热铝条通过钎焊或者通过位于导热铝管上的楔槽固定在上下表面”这一特征, 与本案专利权利要求2的特征E“所述散热铝条粘贴在发热芯中导热铝管的上下表面”构成相同特征。

第三, 关于林芝公司所谓的区别特征三及禁止反悔原则的适用问题。林芝公司所谓的区别特征三以及禁止反悔原则的适用与本案权利要求2的特征F“所述导热铝管压制后在左侧面和右侧面上分别形成半圆形的凹槽”有关。林芝公司主张, 被诉侵权产品的左右侧面的凹槽在压紧前已经形成, 并非压制后形成, 且凹槽形状是倒“人”型槽或者“ U”型槽, 与本案专利权利要求2的半圆形凹槽相比, 其形成时间、形状、作用均不同。首先, 关于本案权利要求2的特征F的解释。根据本案专利说明书,“导热铝管压制后在左侧面和右侧面上分别形成半圆形的凹槽”的作用是抵消压制时导热铝管在宽度方向的延伸, 保证导热铝管空腔内配件与铝管侧面的内壁间配合间隙减小,使产品结构更加紧凑。因此, 特征F中的半圆形凹槽需要压制的过程, 在压制过程中发生向内方向的形变, 在压制后形成半圆形凹槽。至于在压制之前,导热铝管左右侧面是否存在凹槽以及凹槽的形状, 本案权利要求2特征F并未作限定。其次, 关于被诉侵权产品左右侧面凹槽的形成时间和作用。根据林芝公司在原审中的陈述, 被诉侵权产品左右侧面凹槽预先形成, 但是需要对导热铝管的四个角进行压制, 压制后凹槽会有进一步变形, 目的是压紧铝管上下表面与发热芯, 使之更加贴合。可见, 即便被诉侵权产品左右侧面凹槽预先形成, 其仍存在压制过程, 且压制过程中凹槽会发生向内形变, 起到吸收压制过程中铝管宽度方向延伸的作用。这与本案权利要求2特征F中半圆形凹槽的作用相同。而且, 本案权利要求2特征F对于导热铝管左右侧面在压制之前是否存在凹槽并未作限定。再次, 关于被诉侵权产品左右侧面凹槽的形状。被诉侵权产品左右侧面凹槽的形状是倒“人”型槽或者“ U”型槽。前已述及, 本案权利要求2的特征F中导热铝管压制后在左右侧面上形成的“半圆形的凹槽”的主要作用是抵消压制时导热铝管在宽度方向的延伸, 使产品结构更加紧凑。被诉侵权产品左右侧面的倒“人”型槽或者“ U”型槽在压制过程中同样发生形变, 吸收压制过程中铝管宽度方向延伸, 使产品结构更加紧凑。可见, 被诉侵权产品左右侧面的倒“人”型槽或者“ U”型槽与特征F中的“半圆形的凹槽”具有相同的作用, 实现相同的效果。同时, 倒“人”型槽或者“ U”型槽与半圆形凹槽均是以向内凹陷的方式吸收压制过程中铝管宽度方向延伸, 在手段上以基本相同, 本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到。因此, 被诉侵权产品具备与权利要求2特征F“所述导热铝管压制后在左侧面和右侧面上分别形成半圆形的凹槽”相等同的特征。最后, 关于林芝公司所谓的禁止反悔原则的适用问题。根据本院查明的事实, 在本案专利无效宣告过程中, 专利权人主张, 本案专利的凹槽与证据5的凹槽的作用不同, 证据5中“ U” “ W” “ V”型槽的作用是固定元件, 本案专利的半圆形作用是抵消铝管压制中在宽度方向的延伸; 本案专利的凹槽是导热铝管经过压制后才形成, 而证据5的V型槽在压制之前就已经形成。对于专利权人上述有关本案专利左右两侧凹槽与证据5的凹槽作用不同的主张, 第24085号决定予以认可。对于专利权人上述有关本案专利的凹槽经过压制后才形成, 而证据5的V型槽在压制之前就已经形成的主张, 第24085号决定认为, 由于证据5的方案无法实现从铲出有翅片式散热片的上下表面对容纳腔体进行压制的操作, 证据5的结构中需要在铝管压制前就设置一个“ U”型槽来提供连续可调的压紧力, 而本案专利在将发热元件传入铝管中时可暂时不形成半圆形凹槽或者稍微凹陷即可, 铝管左右侧面的半圆形凹槽在压制后形成。可见, 专利权人在专利无效宣告过程中虽然强调了本案专利导热铝管左右侧面的半圆形凹槽的作用和形成时间, 但是并未完全排除导热铝管左右侧面在压制之前存在特定形状的凹槽。同时, 第24085号决定明确肯定了本案专利导热铝管左右侧面在压制之前可以有稍微凹陷。因此, 本案专利权人在无效宣告程序中的陈述未放弃导热铝管左右侧面在压制之前存在特定形状凹槽的技术方案, 第24085号决定更进一步肯定了本案专利包括导热铝管左右侧面在压制之前存在特定形状凹槽的技术方案。本案专利权人在无效宣告程序中的陈述并未导致林芝公司所谓的导致禁止反悔的法律效果。

除上述事由外, 林芝公司并未提出被诉侵权产品与本案专利权利要求2的其他区别, 本院经审查认为被诉侵权产品的具备本案权利要求2的其他技术特征。

综上, 本案被诉侵权产品具备与本案专利权利要求2相同或者等同的技术特征, 落入本案专利权利要求2的保护范围。

(三) 本案侵权民事责任的承担

由于本案被诉侵权产品落入本案专利权利要求2的保护范围, 根据国威公司、蒋国屏的诉讼请求, 被申请人林芝公司和苏宁公司应承担相应的民事责任。关于具体民事责任的承担方式, 结合国威公司、蒋国屏的诉讼请求,分析评判如下:

第一, 关于停止侵害的诉讼请求。本案被诉侵权产品落入本案专利权利要求2的保护范围, 林芝公司和苏宁公司应该承担停止侵害的民事责任。停止生产和销售侵权产品是停止侵害的必要措施之一, 对于国威公司、蒋国屏请求判令林芝公司立即停止生产和销售被诉侵权产品, 苏宁公司立即停止销售包含本案侵权产品的空调整机的诉讼请求, 本院予以支持。如林芝公司现存有本案侵权产品, 为防止该侵权产品进入销售渠道, 应予销毁。对于国威公司、蒋国屏关于判令林芝公司销毁侵权产品的诉讼请求, 本院予以支持。

第二, 关于赔偿损失及为制止侵权所支付的合理费用的诉讼请求。国威公司、蒋国屏请求判令林芝公司赔偿经济损失及为制止侵权所支付的合理费用共计1500万元。国威公司、蒋国屏主张按照林芝公司因侵权所得的利益计算本案损害赔偿, 其计算方法为: 林芝公司侵权产品销售总金额169556341元乘以侵权产品利润率15%, 得到侵权利润约为2543万元。据此, 国威公司、蒋国屏认为其主张的赔偿数额是合理的。对此, 本院分析如下:

首先, 关于国威公司、蒋国屏主张的损害赔偿计算方法的合理性。 1. 关于国威公司、蒋国屏主张的林芝公司侵权产品销售总金额。国威公司、蒋国屏主张的林芝公司侵权产品销售总金额为169556341元。该总金额包含了林芝公司向广东美的制冷设备有限公司、海信 (浙江) 空调有限公司采购部、海信 (山东) 空调有限公司以及TCL空调事业部采购部的供货金额, 而广东美的制冷设备有限公司、海信 (浙江) 空调有限公司采购部及TCL空调事业部采购部提供的证据并未显示所涉供货金额全部是本案被诉侵权产品的供货金额。同时, 该产品销售总金额既包含了含税金额 (例如, 海信平度基地和湖州基地的金额为含税金额), 又包含了未含税金额 (例如海信顺德基地和江门基地的金额为未含税金额)。因此, 国威公司、蒋国屏主张的林芝公司侵权产品销售总金额并不准确。 2. 关于国威公司、蒋国屏主张的损害赔偿计算方法。国威公司、蒋国屏主张以侵权产品销售总金额乘以侵权产品利润率作为损害赔偿计算方法。侵权产品销售总金额乘以侵权产品利润率得到的是侵权产品销售利润, 该销售利润并不必然就是侵权行为人因侵权所得的利润。原因在于, 被诉侵权产品的利润来源除了使用专利技术方案外, 可能来自于其使用的其他专利或者其他部件。因此, 需要考虑本案专利对于侵权产品利润的贡献度。鉴此, 对于国威公司、蒋国屏主张的损害赔偿计算方法, 本院将在剔除上述不合理因素影响的情况下予以考虑。

其次, 关于林芝公司侵权产品销售总金额的计算。国威公司、蒋国屏提交了林芝公司向广东美的制冷设备有限公司、海信 (浙江) 空调有限公司采购部、海信 (山东) 空调有限公司以及TCL空调事业部采购部的供货数量及金额的证据。 1. 关于林芝公司向广东美的制冷设备有限公司、海信 (浙江)空调有限公司采购部及TCL空调事业部采购部供货的证据。广东美的制冷设备有限公司和TCL空调事业部采购部出具的林芝公司供货证据虽记载了物料编码, 但是仅凭该编码仍难以认定本案被诉侵权产品所占供货数量的比例。海信 (浙江) 空调有限公司采购部出具的证据仅记载了供货金额, 同样难以认定本案被诉侵权产品在其中所占比例。因此, 本院难以将该三份证据作为以侵权获利方法计算损害赔偿数额的基准依据。对于该三份证据, 本院将按照法定赔偿方式确定损害赔偿数额。 2. 关于林芝公司向海信 (山东) 空调有限公司供货的证据。海信 (山东) 空调有限公司不仅提供了林芝公司供货的九个型号产品的供货数量和金额证据, 还提供了相关七个型号产品的实物证据, 且明确表示所有九种型号在发热体的铝管结构上没有区别。在林芝公司并未提供相反证据的情况下, 本院推定海信 (山东) 空调有限公司提供的关于林芝公司供货的产品数量和销售金额均属本案侵权产品的数量和销售金额。根据海信 (山东) 空调有限公司提供的证据, 林芝公司2011年至2015年向海信平度、湖州、顺德、江门四个基地供应九种型号电加热器, 其中平度基地和湖州基地供货金额合计125755180. 53元 (含税金) , 顺德基地和江门基地供货金额合计6688496. 74元 (不含税) 。由于海信 (山东) 空调有限公司提供的关于林芝公司供货产品的销售总金额既包含了海信平度基地和湖州基地的含税金额, 又包含了海信顺德基地和江门基地的未含税金额, 故应将海信平度基地和湖州基地的含税金额转换为未含税金额。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》 (2009年1月1日施行) 第二条的规定, 作为生产加工企业, 林芝公司应缴纳的增值税税率为17%。折算扣除相应增值税后, 林芝公司向海信 (山东) 空调有限公司销售本案侵权产品的总销售金额 (不含税) 约为114371557元。

再次, 关于林芝公司销售侵权产品的利润率。林芝公司在本案一审庭审中表示其产品的利润率大约为10%—15%。根据江苏省宜兴市正大税务师事务所出具的《关于对无锡国威陶瓷电器有限公司2014年度企业信息公示鉴证的报告》, 国威公司12种产品中, 最低销售利润率为16. 54%, 最高销售利润率为32. 04%。综合考虑林芝公司主张的最高利润率和国威公司主张的最低利润率, 本院酌定被诉侵权产品的利润率为15%。

最后, 关于本案专利对于侵权产品利润的贡献度。根据本案专利说明书对发明有益效果的记载, 与本案专利要求2的技术方案相关的有益效果包括产品结构更加紧凑, 各配件之间在经过压制后结合更牢固, 提高热传导性能,减少配件松动造成的安全隐患, 提高产品的可靠性和制作成本等。可见, 本案专利对于林芝公司PTC发热器的市场吸引力起到了重要作用。同时, 考虑到本案专利权利要求2技术方案实现上述有益效果的特征主要体现在导热铝管压制后在左右侧面形成的半圆形凹槽结构, 而PTC 发热器还包括其他部件, 不宜将侵权产品的利润全部归因于本案专利。在林芝公司无正当理由拒不参加本案庭审的情况下, 本院酌定本案专利对于林芝公司侵权产品利润的贡献度为50%。

综合上述分析, 本院对于林芝公司在向海信 (山东) 空调有限公司销售被诉侵权产品过程中因侵犯本案专利权获得的利润计算如下: 114371557元× 15%×50%=8577867元。

第三, 关于林芝公司向广东美的制冷设备有限公司、海信 (浙江) 空调有限公司采购部及TCL空调事业部采购部供货行为的损害赔偿计算。前已述及, 由于现有证据不足以证明本案被诉侵权产品在林芝公司向上述三个单位销售总额中所占比例, 针对林芝公司向上述三个单位的销售行为, 其对国威公司、蒋国屏造成的损失、林芝公司因侵权获得的利益均难以确定, 且无合理的专利许可使用费可供参照, 本院将依照法定赔偿确定林芝公司向上述三个单位销售本案被诉侵权产品的损害赔偿数额。考虑到本案专利为实用新型专利, 林芝公司从事被诉侵权产品的生产和销售, 且规模较大, 本院酌定林芝公司就其向广东美的制冷设备有限公司、海信 (浙江) 空调有限公司采购部及TCL空调事业部采购部的销售行为应赔偿本案专利权人国威公司和蒋国屏经济损失80万元。

第四, 关于制止侵权的合理支出。在本案一审过程中, 国威公司、蒋国屏为获取本案被诉侵权产品, 公证购买了三台空调, 其中TCL空调总价为1699元, 海信空调总价为2799元, 美的空调总价为2299元, 合计6797元。除上述有相应发票证实的取证费用外, 国威公司、蒋国屏对于其委托公证、委托调查取证、委托律师参与本案诉讼等支出的费用并未提供相应票据加以证明。尽管如此, 考虑到本案实际情况, 国威公司、蒋国屏委托公证、委托调查取证和委托律师参与本案诉讼有合理性和必要性。由于委托公证、调查取证和委托律师参与诉讼的行为已经发生, 必然会发生相应支出, 本院对于公证费用、调查取证费用及律师费将酌情予以支持。根据本案情况, 本院酌定林芝公司应予赔偿本案专利权人为制止侵权的合理开支为6万元。

综上, 二审判决关于本案专利权利要求2保护范围的解释有所不当, 在此基础上认定被诉侵权产品不落入本案专利权利要求2的保护范围, 裁判结果错误, 应予纠正。一审判决认定林芝公司构成侵犯本案专利权的结论虽然正确, 但在本案部分证据可以证明侵权人因侵权所获利益的情况下, 运用法定赔偿确定损害赔偿数额, 适用法律有误, 应予纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一款、第一百七十条第一款第二项、 《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条第一款的规定, 判决如下:

一、撤销江苏省高级人民法院 (2016) 苏民终105号民事判决;

二、维持江苏省南京市中级人民法院 ( 2013) 宁知民初字第510号民事判决第一项、第二项和第四项;

三、变更江苏省南京市中级人民法院 ( 2013) 宁知民初字第510号民事判决第三项为“常熟市林芝电热器件有限公司于本判决生效后十日内赔偿无锡国威陶瓷电器有限公司、蒋国屏经济损失9377867元, 为制止侵权行为所支付的合理开支60000元, 共计9437867元” 。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务, 应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一、二审诉讼费用各111800元, 均由常熟市林芝电热器件有限公司负担。

本判决为终审判决。

审 判 长 朱 理

审 判 员 毛立华

审 判 员 佟 姝

二○一八年六月二十六日

法 官 助 理 张 博

书 记 员 刘方方

10. 同一产品侵害不同专利客体, 赔偿数额应当分别计算

——再审申请人山东金锣新福昌铝业有限公司与被申请人山东鼎锋门业有限公司侵害实用新型专利权纠纷案[9]

中华人民共和国最高人民法院民事裁定书 (2018) 最高法民申4148号

再审申请人 (一审被告、二审上诉人): 山东金锣新福昌铝业有限公司。住所地: 山东省临沂市兰山区金锣工业园。

法定代表人: 孙元良, 该公司总经理。

委托诉讼代理人: 刘明, 山东舜翔律师事务所律师。

委托诉讼代理人: 王建华, 山东舜翔律师事务所律师。

被申请人 (一审原告、二审被上诉人): 山东鼎锋门业有限公司。住所地: 山东省济南市天桥区小鲁庄工业园一区18号。

法定代表人: 吴继宾, 该公司总经理。

再审申请人山东金锣新福昌铝业有限公司 (以下简称新福昌公司) 因与被申请人山东鼎锋门业有限公司 (以下简称鼎锋公司) 侵害实用新型专利权纠纷一案, 不服山东省高级人民法院 ( 2017) 鲁民终1898号民事判决, 向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查, 现已审查终结。

新福昌公司申请再审称: (一) 鼎锋公司公证购买的被诉侵权产品是组件, 可以有多种不同于涉案专利技术方案的组装方式, 不构成侵权。原判决依据鼎锋公司主张的组装方式便认定被诉侵权产品侵权, 属于认定事实错误。具体来说, 被诉侵权产品可以有以下四种组装方式 (各部件的标注与涉案专利说明书相同):

第一种: 件2+件3的组装方式。件2和件3通过件4、件5连接, 但件5和件3为搭接, 件1、件6为多余材料。

第二种: 件2+件3+件1的组装方式。件2+件3的组装方式与上述第一种方式相同, 件1与件2通过件6连接, 但件1作为门槛。

第三种: 件2+件3的组装方式。件2和件3只通过件4连接, 件1、件5、件6均为多余件。

第四种: 按照权利要求的方式组装, 但件5和件3之间是搭接, 无需固定, 件1和件2皆通过膨胀螺钉与墙基固定, 件6是多余件。

上述组装方式皆不同于涉案专利权利要求1的技术方案。

(二) 本案为重复诉讼。鼎锋公司就同一被诉侵权产品曾于2016年8月5日向济南市中级人民法院提起外观设计专利侵权诉讼 [案号为 ( 2016) 鲁01民初1649号, 以下简称1649 号案] 和实用新型专利侵权诉讼 [案号为(2016) 鲁01民初1650号, 以下简称1650号案]。在1650号案中, 经法庭释明, 鼎锋公司明确请求保护范围为涉案专利的权利要求1、 2、 3、 4, 后鼎锋公司撤诉。本案与1650号案的区别仅仅是鼎锋公司在本案中将请求保护范围改变为权利要求1、 2。因此, 本案与1650号案为重复诉讼。 (三) 原判决错误适用法律, 重复计算赔偿数额。就同一被诉侵权产品, 在1649号案中,新福昌公司已向鼎锋公司赔偿8万元, 本案虽为实用新型专利侵权纠纷, 但本案的双方当事人与1649号案相同, 侵权证据相同, 是基于同一侵权事实引发的同一损害后果。因此, 本案再判决新福昌公司承担赔偿责任构成重复赔偿, 原判决适用法律错误。综上, 新福昌公司依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二项、第六项的规定申请再审, 请求: 1. 撤销本案一审、二审判决; 2. 改判驳回鼎锋公司的诉讼请求或发回重审; 3. 判令鼎锋公司承担本案一审、二审、再审的诉讼费用。

本院审查查明:(一) 关于涉案专利的背景技术。涉案专利说明书记载:“现有的自动感应门的安装和制作存在以下问题: 由于事先所要安装的门洞大小不确定, 通常传统的自动感应门都是在现场测量尺寸, 然后再用不锈钢加工成型, 整体的安装过程大部分时间都花费在加工成型阶段, 使得安装过程时间很长。同时, 传统的自动感应门都是用螺钉固定安装在预先在门洞上部装好的槽钢上, 一旦门控机组损坏需要维修, 就必须拆除螺钉才能将盖板取下, 极不方便。而且, 现阶段的自动感应门安装还是现场焊钢架, 木工板找平, 安装感应门机器, 外包饰等步骤, 不但用工量大, 而且不美观。因此,目前急需一种现场安装便捷的新型自动感应门框架。” (二) 关于涉案专利的发明内容。涉案专利说明书记载: “本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的缺点, 提供一种自动感应门框架, 该门框架现场安装实现了组装化,能有效缩短安装时间, 且安装过程中不需要焊接, 安装维护方便。”

本院经审查认为, 根据新福昌公司申请再审的理由, 本案再审审查的焦点问题为: 1. 本案是否属于重复诉讼; 2. 被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围; 3. 原判决确定的赔偿数额是否构成重复计算。

关于第一个焦点问题, 本案是否属于重复诉讼。鼎锋公司曾就本案被诉侵权产品提起过侵害外观设计专利权诉讼 (即1649号案) 与侵害实用新型专利权诉讼 (即1650号案) 。由于1649号案所依据的专利权是外观设计专利权, 与本案所涉专利权基础不同, 故不构成重复诉讼; 而1650号案因鼎锋公司撤诉, 故被诉侵权产品是否侵害涉案实用新型专利权并未经过人民法院审理, 因此, 鼎锋公司提起本案诉讼亦不构成1650号案的重复诉讼。新福昌公司该项申请再审理由不能成立。

关于第二个焦点问题, 被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围。新福昌公司申请再审称, 被诉侵权产品是拆分组件, 可以有多种组装方式,不一定按照鼎锋公司所主张的组装方式。对此, 本院认为, 新福昌公司所主张的四种组装方式均有悖常理: 第一种组装方式不会用到购买的套装材料中的横门套与第三连接件, 浪费材料; 第二种组装方式将横门套用作门槛, 有违常理, 并且, 还将横梁“搭接”在第二连接件之上, 缺乏安全性; 第三种组装方式不会用到购买的套装材料中的横门套与第二连接件、第三连接件,浪费材料; 第四种组装方式不仅浪费了套装购买材料当中的第三连接件, 而且将横门套与竖门套通过膨胀螺钉与墙基固定, 需要另行购买膨胀螺钉, 既不经济, 也完全背离了被诉侵权产品本身安装便捷的目的与功能。综上, 原审法院通过当庭侵权比对认定被诉侵权产品落入涉案专利权保护范围并无不当, 新福昌公司该项申请再审理由不能成立。

关于第三个焦点问题, 原判决确定的赔偿数额是否构成重复计算。本院认为, 1649号案与本案虽然涉及相同的被诉侵权产品, 但1649号案所确定的赔偿数额 (8万元, 后在二审诉讼中调解为65000元) 对应的是新福昌公司因被诉侵权产品所具有的外观而不正当占有鼎锋公司市场份额的非法获利,而本案二审判决确定的赔偿数额对应的是新福昌公司因被诉侵权产品所具有的形状、结构而不正当占有鼎锋公司市场份额的非法获利。新福昌公司存在两种性质不同的侵权行为, 该两种行为对于被诉侵权产品最终非法获利具有不同的作用与不同的贡献率。因此, 本案原判决根据《中华人民共和国专利法》第六十五条第二款的规定所确定的赔偿数额与1649号案不构成重复计算, 新福昌公司该项申请再审理由不能成立。

综上所述, 新福昌公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条的规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款, 《最高人民法院关于适用 〈中华人民共和国民事诉讼法〉 的解释》第三百九十五条第二款之规定, 裁定如下:

驳回山东金锣新福昌铝业有限公司的再审申请。

审 判 长 朱 理

审 判 员 毛立华

审 判 员 佟 姝

二○一八年九月二十一日

法 官 助 理 何 鹏

书 记 员 刘方方

11. 简要说明和使用状态参考图对外观设计保护范围的影响

——再审申请人北京华捷盛机电设备有限公司与被申请人鼎盛门控科技有限公司侵害外观设计专利权纠纷案[10]

中华人民共和国最高人民法院民事判决书 (2018) 最高法民再8号

再审申请人 (一审原告、二审上诉人): 北京华捷盛机电设备有限公司。住所地: 北京市通州区马驹桥镇房辛店村委会南200米。

法定代表人: 雷凤兰, 该公司董事长。

委托诉讼代理人: 潘宏孙, 广西源慧律师事务所律师。

被申请人 (一审被告、二审被上诉人): 深圳市鼎盛门控科技有限公司。住所地: 广东省深圳市宝安区松岗街道碧头社区第二工业区10号第13栋C区。

法定代表人: 刘智, 该公司总经理。

再审申请人北京华捷盛机电设备有限公司 (以下简称华捷盛公司) 因与被申请人深圳市鼎盛门控科技有限公司 (以下简称鼎盛公司) 侵害外观设计专利权纠纷一案, 不服广东省高级人民法院 ( 2015) 粤高法民三终字第662号民事判决, 向本院申请再审。本院于2017年9月21日作出 ( 2017) 最高法民申3421号民事裁定提审本案。提审后, 本院依法组成合议庭对本案进行审理, 现已审理终结。

广州知识产权法院 (以下简称一审法院) 一审审理查明, 案外人谢植亮于2009年3月10日向国家知识产权局申请专利号为200930005896. 2, 名称为“电动伸缩门 (欧雷克斯豪华型I) ”的外观设计专利 (以下简称涉案专利) , 于2010年2月3日获得授权。该外观设计专利由门框机头、门框及门框之间的立柱组成。门框机头为一整体设计, 呈长方体, 门框机头上部有一正方形的显示屏, 下端呈梯形 (梯形两侧边为内弧形) 的脚柱, 脚柱下端有四对呈前后对称排列的脚轮; 门框机头顶部并排排列两片单层弧形瓦, 呈前高后低波浪形, 弧形瓦前端由两根针尖状圆锥体支撑着每一单层弧形瓦前段,圆锥穿透该弧形瓦, 两根圆锥与弧形瓦下端、门框机头顶部形成“口”状中空; 门框呈长方体, 门框顶部为一片单层弧形瓦及两根圆锥, 外观形状与门框机头顶部弧形瓦与圆锥形状相同, 门框下端为梯形 (梯形两侧边为内弧形) 的脚柱, 脚柱下端有两对呈前后对称排列的脚轮; 每排立柱下端有一对脚轮前后排列; 每排立柱前部有一“ V”形装饰条。

2010年2月18 日, 谢植亮与华捷盛公司签订《专利独占实施许可合同》, 合同约定谢植亮将涉案专利以独占实施许可方式许可给华捷盛公司使用, 每年的使用费为50万元整, 合同有效期为8年。 2015年3月31日, 双方再次签订《专利独占实施许可合同》, 合同约定谢植亮将涉案专利以独占实施许可方式许可给华捷盛公司使用, 每年使用费为20万元整, 合同有效期为3年。

2015年1月15日, 华捷盛公司的委托代理人来到广东省广州市广州公证处, 在该处公证人员的监督下, 使用该处电脑登陆了网址 http: //www. dingshengdoor. com, 网站首页显示的名称为“深圳市鼎盛门控科技有限公司”。点击首页“产品展示”进入页面后, 再点击“电动伸缩门系列”, 出现型号为“领航4号LH-004” “领航1号 ( LH001) ”两款电动伸缩门的两张图片, 显示的是两款门在展开状态下外观设计。广东省广州市广州公证处于2015年1月27日出具 (2015) 粤广广州第009438号公证书对上述公证保全证据经过予以证明。华捷盛公司另提交了封面为“鼎盛门控”的宣传图册,上面显示了“领航4号LH-004” “领航1号 ( LH001) ”电动伸缩门在展开状态下的图片, 其产品名称及外观设计与鼎盛公司网站页面上显示的内容基本一致。鼎盛公司确认公证书所载网页及宣传册为鼎盛公司所有, 并辩称在收到华捷盛公司的起诉状副本后, 已删除网站上的相关宣传信息。

2015年2月5日, 华捷盛公司向一审法院提起诉讼称, 鼎盛公司未经许可实施涉案专利, 构成侵权。请求判令: 1. 鼎盛公司立即停止制造、销售、许诺销售被诉侵权产品, 销毁侵权的宣传册, 删除侵权的宣传网页; 2. 鼎盛公司赔偿华捷盛公司经济损失10万元及制止侵权的合理开支2万元; 3. 鼎盛公司承担本案全部诉讼费用。

一审法院认为, 关于鼎盛公司在其经营的网站及宣传册中展示被诉侵权产品图片, 是否构成侵权的问题。首先, 被诉侵权产品共有两款, 即“领航4号LH-004”和“领航1号 ( LH001) ”电动伸缩门。由于被诉侵权产品与涉案专利产品属于同类产品, 可以进行相似性比对。根据《中华人民共和国专利法》 (以下简称专利法) 第五十九条第二款、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条的规定, 外观设计专利的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。涉案专利由主视图、后视图、左视图、右视图、立体图以及两幅使用状态参考图构成。由于华捷盛公司未能提供被诉侵权产品的实物进行比对, 其提供的被诉侵权产品的图片亦仅能反映出从侧面观察的被诉侵权产品使用状态, 未能全面、清晰地反映出被诉侵权产品的外观, 无法将其与涉案专利图片的各视图进行比对。故华捷盛公司仅以被诉侵权产品的使用状态图主张鼎盛公司构成侵权的依据不足, 一审法院不予支持。

其次, 被诉侵权产品“领航1号 ( LH-001) ”电动伸缩门外观设计与涉案专利均包括驱动部、门排系统和门排主立柱, 立柱表面都有罗马柱的垂直条纹设计, 都有门头、踢脚、滚轮, 整体形状基本相同。两者都是属于罗马风格的电动伸缩门。即使仅从使用状态参考图的角度与被诉侵权产品进行比较, 亦存在以下区别: 1. 涉案专利的门排上具有“ V”字形门排加强系统, 被诉侵权产品无此设计; 2. 两者门排系统连接方式不同, 涉案专利每个单元都由上下部和中部的伸缩网连接, 而被诉侵权产品没有上下伸缩网的设计。由于上述区别点均位于伸缩门使用时的可见位置, 且“ V”字形门排加强系统处于瞩目位置, 使得两者具有不同的整体视觉效果, 故仅从使用状态参考图的角度比对, “领航1号 ( LH-001) ”被诉侵权产品的外观设计与涉案专利既不相同也不相近似。

再次, 将“领航4号LH004”电动伸缩门与涉案专利比对, 被诉侵权产品与涉案专利均具有“ V”字形状的门排加强系统以及官帽状的门头, 整体形状相同, 主要区别点在于, 被诉侵权产品在驱动部分与门排系统之间多设置了一个门排立柱框, 驱动系统上的液晶显示屏中, 被诉侵权产品显示的是四个字, 而涉案专利显示的是类似“ V”的图标。由于所述区别所占比例很小, 并且属于细节部分, 对产品的整体视觉效果影响不大。但是, 即使在使用状态参考图角度下“领航4号LH004”与涉案专利相近似, 但仍不足以推定其整体外观与涉案专利相近似, 落入涉案专利权的保护范围。

《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定: “当事人对自己提出的主张, 有责任提供证据。” 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定:“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的, 由负有举证责任的当事人承担不利后果。”在华捷盛公司未能提供充分的证据证明鼎盛公司构成侵权的情形下, 一审法院对华捷盛公司的诉讼请求不予支持。一审法院据此判决: 驳回华捷盛公司的诉讼请求。一审案件受理费2700元, 由华捷盛公司负担。

华捷盛公司不服一审判决, 向广东省高级人民法院 (以下简称二审法院) 提起上诉, 请求撤销一审判决, 支持其诉讼请求。

二审法院查明, 一审法院查明事实属实。

二审法院认为, 本案二审争议焦点为: 现有证据能否证明被诉侵权产品落入涉案专利权保护范围。

依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条、第十一条的规定, 人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力, 判断外观设计是否相同或者相近似。人民法院认定外观设计是否相同或者相近似时, 应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征, 以外观设计的整体视觉效果进行综合判断, 被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的, 人民法院应当认定两者相同;在整体视觉效果上无实质性差异的, 应当认定两者近似。同时, 以下情况通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响: (一) 产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位; (二) 授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。

判断被诉侵权产品的外观设计与涉案专利外观设计是否相同或相近似,首先应当确定涉案专利保护范围的依据。专利法第五十九条第二款规定:“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准, 简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”。本案中, 授权公告的涉案外观设计专利包括主视图、后视图、左视图、右视图、立体图以及使用状态参考图1 和使用状态参考图2, 其简要说明记载:“1. 本外观设计仰视图在正常状态及使用状态均不可见, 故省略。 2. 本外观设计俯视图在正常状态不可见, 故省略。”对于参考图在外观设计专利文件中的作用, 国家知识产权局颁布的《专利审查指南 (2010) 》第一部分第三章4. 2节指出, 参考图通常用于表示使用外观设计的产品的用途、使用方法或者使用场所等。因此, 涉案外观设计专利的保护范围应当依据其主视图、后视图、左视图、右视图和立体图确定, 涉案专利的使用状态参考图1和使用状态参考图2不属于确定其保护范围的依据。在此基础上, 将被诉侵权产品的外观设计与由涉案专利的主视图、后视图、左视图、右视图和立体图进行比对, 判断二者是否相同或相近似。

本案中, 华捷盛公司以宣传图册和网页截屏图片作为证据, 用于证明被诉侵权产品外观设计与涉案专利外观设计相近似。但是, 上述宣传图册及网页截屏图片均以同一角度对被诉侵权产品进行展示。相对于涉案外观设计专利图片的视角, 上述证据中被诉侵权产品仅有主视图视角和左视图视角下的设计特征可见。对于电动伸缩门产品而言, 以一般消费者的知识水平和能力,既不能确定不可见部位的设计特征, 也不能排除不可见部位具有的设计特征对整体视觉效果产生影响的可能性。因此, 在涉案专利的外观设计系由主视图、后视图、左视图、右视图和立体图等多视角下的设计特征共同确定的情况下, 仅以现有的被诉侵权图片与专利进行比对, 无法得出被诉侵权产品与涉案专利外观设计相同或者近似的结论。更何况, 即便单就被诉侵权图片呈现的主视图视角和左视图视角下的设计特征与专利进行比对, 二者在V字形门排加强系统 (领航1号LH001) 、伸缩网 (领航1号LH001) 、门排立柱框(领航4号LH004) 、液晶显示屏 (领航4号LH004) 等设计特征上仍然存在区别。而无论前述区别对整体视觉效果影响是否显著, 如前所述, 仅以现有的被诉侵权图片与专利进行比对, 都不能认定被诉侵权产品与涉案专利外观设计相同或者近似。综上, 现有证据无法证明被诉侵权产品落入涉案专利权保护范围。二审法院据此判决: 驳回上诉, 维持原判。二审案件受理费2700元, 由华捷盛公司负担。

华捷盛公司申请再审称, (一) 二审判决认定事实错误。 1. 将“领航4号LH004”号被诉侵权产品和涉案专利进行对比, 可以看出两者的设计特点和门体具体部位的设计均相同, 被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围。2. 从鼎盛公司在网页上发布的图片, 可以清晰地观察、分辨出被诉侵权产品具有驱动部、门排系统、门排主立柱、驱动部, 其门排主立柱上端具有门头,下部具有踢脚, 其门排加强系统的中心导向柱的下端以及踢脚的下端具有滚轮, 所述六个特征与涉案专利均相同。因此, 鼎盛公司的行为已经构成许诺销售侵权行为。 3. 二审法院关于“在涉案专利的外观设计系由主视图、后视图、左视图、右视图和立体图等多视角下的设计特点共同确定的情况下, 仅以现有的被诉侵权图片与涉案专利进行对比, 无法得出被诉侵权产品与涉案专利外观设计相同或者近似的结论”的认定错误。对于电动伸缩门来说, 从其后视图、左视图和右视图看到的设计基本上是一样的, 对视觉产生影响的是主视图和立体图。鼎盛公司在其网站发布的图片清晰地反映出被诉侵权产品的主视图和立体图。通过这些图片完全可以进行比对, 进而确定鼎盛公司的行为已经构成许诺销售侵权。 (二) 一、二审判决混淆了销售和许诺销售的行为, 适用法律错误。许诺销售的特点即作出销售意愿的意思表示, 这种意思表示可以是要约, 也可以是要约邀请。只要作出销售侵权产品的意思表示, 而且该被诉侵权产品落入专利权的保护范围, 就构成专利侵权, 而不要求被诉侵权人提供被诉侵权产品实物。鼎盛公司的行为属于许诺销售侵权,仅通过比对鼎盛公司发布的侵权图片, 无须比对实物, 就可判断被诉侵权产品落入涉案专利的保护范围。一审法院关于“由于不能提供实物进行比对,仅以被诉侵权产品的使用状态图主张构成侵权的依据不足”的认定错误。请求本院: 撤销一、二审判决, 判令鼎盛公司赔偿华捷盛公司经济损失10万元和制止侵权的合理开支2万元, 一、二审诉讼费用由鼎盛公司承担。

本院再审查明, 一、二审法院查明的事实属实。

本院另查明, 涉案专利的简要说明记载: “ 1. 本外观设计仰视图在正常状态及使用状态均不可见, 故省略。 2. 本外观设计俯视图在正常状态不可见, 故省略。”

本院认为, 本案的焦点问题为: (一) 如何确定涉案外观设计专利权的保护范围;(二) 被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围; (三) 被申请人应当承担何种侵权责任。

(一) 如何确定涉案外观设计专利权的保护范围

首先, 专利法第五十九条第二款规定: “外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准……” 《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称专利法实施细则) 第二十七条第二款规定:“申请人应当就每件外观设计产品所需要保护的内容提交有关图片或者照片。”专利法及专利法实施细则中, 没有对外观设计专利的“图片或者照片”的具体类型做出规定。但在《专利审查指南 ( 2010) 》第一部分第三章4. 2 “外观设计图片或者照片”中, 规定: “申请人可以提交参考图, 参考图通常用于表明使用外观设计的产品的用途、使用方法或者使用场所等。必要时, 申请人还应当提交该外观设计产品的展开图、剖视图、剖面图、放大图以及变化状态图。”本院认为, 《专利审查指南 (2010) 》的上述规定虽然明确区分了“参考图”和“变化状态图”, 并且规定“‘参考图’ 通常用于表明使用外观设计的产品的用途、使用方法或者使用场所等”。但是《专利审查指南(2010) 》前述规定中的“等” “通常用于”亦表明, 在特定情形下, “参考图”亦可能用于表示除“用途、使用方法或者使用场所”之外的其他内容。其次, 《专利审查指南 (2010) 》的前述规定针对的是外观设计专利申请的初步审查, 即使参考图不符合《专利审查指南 (2010) 》的相关规定, 专利审查指南中并未对法律责任作出明确规定。 《专利审查指南 ( 2010) 》第一部分第三章4. 2. 4 “图片或者照片的缺陷”中, 也没有就“参考图”的问题作出明确规定。综上, 参照《专利审查指南 (2010) 》的前述规定, 虽然一般应使用参考图“表明使用外观设计的产品的用途、使用方法或者使用场所等”, 使用“变化状态图”表示外观设计专利产品的变化状态。但是, 在侵权诉讼中也不宜仅以外观设计产品的图片、照片的名称为“参考图”为由,一概不考虑“参考图”对外观设计专利权的保护范围的影响。

其次, 关于简要说明。专利法第二十七条规定: “申请外观设计专利的,应当提交请求书、该外观设计的图片或者照片以及对该外观设计的简要说明等文件。”专利法第五十九条规定: “……简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”根据上述规定, 简要说明是申请外观设计专利时必须提交的文件, 简要说明对于外观设计专利权的保护范围具有解释作用。本案中, 涉案专利的简要说明明确记载: “ 1. 本外观设计仰视图在正常状态及使用状态均不可见, 故省略。 2. 本外观设计俯视图在正常状态不可见, 故省略。”表明涉案专利产品具有“正常状态”和“使用状态”两种不同的形态。而在涉案专利的全部7张图片中, 主视图、后视图、左视图、右视图、立体图显示的是电动伸缩门在收缩状态下的外观设计, 仅有状态参考图1、 2显示电动伸缩门在展开状态下的外观设计。一般消费者结合简要说明, 使用状态参考图1、 2和其他图片, 以及涉案专利名称中的“电动伸缩门”, 可以清楚地理解涉案专利产品为状态可以变化的产品, 使用状态参考图1、 2表示的即为展开状态下的产品外观设计。因此, 如果不考虑使用状态参考图1、 2对涉案专利权保护范围的影响, 会与涉案专利简要说明发生明显抵触。综上, 在使用简要说明解释图片所表示的产品外观设计的基础上, 在确定涉案专利权的保护范围时应当考虑使用状态参考图1、 2中的内容。

(二) 关于被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围。

本案中, 再审申请人主张被申请人在网页图片、宣传册上展示“领航4号LH-004”和“领航1号 ( LH001) ”电动伸缩门两款被诉侵权产品, 构成许诺销售行为, 但未能提供被诉侵权产品实物作为证据。本院认为, 《最高人民法院关于适用 〈中华人民共和国民事诉讼法〉 的解释》第一百零八条规定: “对负有举证证明责任的当事人提供的证据, 人民法院经审查并结合相关事实, 确信待证事实的存在具有高度可能性的, 应当认定该事实存在。对一方当事人为反驳负有举证证明责任的当事人所主张事实而提供的证据,人民法院经审查并结合相关事实, 认为待证事实真伪不明的, 应当认定该事实不存在……”因此, 根据前述规定, 即使专利权人未能提供被诉侵权产品实物, 但鉴于涉案专利为外观设计, 如在专利权人已经举证证明被诉侵权产品构成侵权具有“高度可能性”, 而被诉侵权人又没有提供反驳证据的情况下, 人民法院亦可对是否构成许诺销售侵权作出认定。

1. 关于“领航4号LH-004”电动伸缩门

“领航4号LH-004”电动伸缩门与涉案外观设计均涉及电动伸缩门, 属于相同类别的产品。华捷盛公司提交的公证书、宣传册中的图片为被诉侵权产品展开状态下的图片, 显示了被诉侵权产品的正面和侧面设计, 但并未公开被诉侵权产品收缩状态下的设计以及背面设计。本院认为, 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七条规定: “在法律没有具体规定, 依本规定及其他司法解释无法确定举证责任承担时, 人民法院可以根据公平原则和诚实信用原则, 综合当事人举证能力等因素确定举证责任的承担。”第九条规定:“下列事实, 当事人无需举证证明: …… (三) 根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则, 能推定出的另一事实……”本案中, 涉案外观设计产品以及被诉侵权产品均为电动伸缩门, 沿水平方向展开和收缩,正面视图与背面视图通常一致。一般消费者基于此类产品的特点, 以及被诉侵权产品展开状态下的正面、侧面设计, 能够合理推定被诉侵权产品的收缩状态和背面设计, 且此种事实推定已经达到“具有高度可能性”的程度。在被诉侵权产品的完整设计方案或实物由被诉侵权人实际控制, 专利权人难以获得的情况下, 亦应当由被诉侵权人承担反驳专利权人主张的举证责任。在被诉侵权人没有提交相反证据的情况下, 可以根据被诉侵权产品展开状态下的正面、侧面设计进行侵权比对。

将被诉侵权设计“领航4号LH-004”电动伸缩门的图片与涉案外观设计的主视图和立体图进行对比, 两者的相同点在于: 两者整体均是由门框机头、门框及门框间的门排组成; 门框机头均呈长方体, 在上部设有正方形的显示屏, 门框机头下部前侧脚柱为梯形内弧斜面, 脚柱下端为四个脚轮, 门框机头顶部为并排两个单层弧形瓦, 弧形瓦呈前高后低波浪形, 弧形瓦前端由两根针尖状圆锥体支撑, 圆锥体穿透该弧形瓦, 两根圆锥与弧形瓦下端、门框机头顶部形成“口”状中空; 门框均呈长方体, 门框顶部为一片单层弧形瓦及两根圆锥, 外观形状与门框机头顶部弧形瓦与圆锥形状相同, 门框下部前侧脚柱为梯形内弧斜面, 脚柱下端为两个脚轮; 两者的门框机头与门框之间的门排以及两个门框之间的门排的下端中央均有一个脚轮并且前部有一“V”形装饰条。两者的主要区别点在于: 被诉侵权产品在门框机头与门排间多设置了一个门排立柱框, 两者门框机头的液晶显示屏显示的内容不同。上述两项区别在产品外观设计中的比例很小, 均属于局部细微区别。综上, 涉案专利与被诉侵权产品展开状态下的外观设计高度近似, 在被申请人没有提供相反证据的情况下, 足以认定被诉侵权产品与涉案外观设计相近似, 落入涉案专利权保护范围。对于二审判决有关“仅以现有的被诉侵权图片与专利进行比对, 都不能认定被诉侵权产品与涉案专利外观设计相同或者近似”的认定, 本院予以纠正。

2. 关于“领航1号 ( LH001) ”电动伸缩门

将“领航1号 ( LH001) ”电动伸缩门的收缩状态与涉案外观设计的主视图和立体图进行对比, 其主要区别点在于: 涉案外观设计的门排上具有多个“ V”形装饰条, 而被诉侵权产品无此设计。由于上述区别点位于电动伸缩门使用时的正面显著位置, 该显著区别使得两者具有不同的整体视觉效果。因此, “领航1号 ( LH001) ”电动伸缩门的设计与涉案外观设计专利既不相同也不相近似, 并未落入涉案外观设计专利权的保护范围内。

(三) 关于鼎盛公司应当承担何种侵权责任。

本案中, 被申请人实施许诺销售行为, 再审申请人并未举证证明该行为给其造成的实际损失, 也未举证证明被申请人通过侵权行为获得的利益。综合考虑被诉侵权行为的性质、特点, 对于华捷盛公司要求鼎盛公司赔偿经济损失的诉讼请求不予支持。关于合理支出, 再审申请人并未就其主张的2万元提供足够的正据予以支持, 但考虑到再审申请人委托律师参与本案诉讼,故对其主张的合理支出, 本院酌情予以支持。

综上, 一、二审判决认定鼎盛公司的“领航4号LH-004”电动伸缩门未侵害华捷盛公司涉案专利权, 认定事实和适用法律有误, 本院予以纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项、第二百零七条第一款、 《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条之规定, 判决如下:

一、撤销广东省高级人民法院 (2015) 粤高法民三终字第662号民事判决;

二、撤销广州知识产权法院 ( 2015) 粤知法专民初字第589 号民事判决;

三、深圳市鼎盛门控科技有限公司立即停止许诺销售被诉侵权产品的侵权行为;

四、深圳市鼎盛门控科技有限公司赔偿北京华捷盛机电设备有限公司诉讼合理支出10000元。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务, 应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费人民币2700元, 二审案件受理费人民币2700元, 由深圳市鼎盛门控科技有限公司负担2700元, 北京华捷盛机电设备有限公司负担2700元。

本判决为终审判决。

审 判 长 王艳芳

审 判 员 毛立华

审 判 员 杜微科

二○一八年十二月三十一日

技术调查官 贾彦飞

书 记 员 张栗萌