高校专利实务十讲
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二、高校PCT申请策略

下面简单介绍一下高校 PCT 申请有哪些策略以及实务方面的经验。

(一)高校申请PCT的一般策略

通过前面的介绍,大家已经知道为什么要交PCT。这是因为PCT国际申请有以下一些优点:

(1)你有30个月的时间考虑去哪些国家申请,实际上就是考虑你想花多少钱,想在哪些国家获得专利权,这比《巴黎公约》途径多出18个月。尤其是你对授权前景、应用前景不明确的时候,不知道在哪些国家能赚到钱,这时你需要更多的时间来确定。

(2)刚才讲到,国际检索报告附有一个专利性的书面意见,会对有没有新颖性、创造性以及授权前景进行分析。这个书面意见是没有法律约束力的,但是我们可以参考这份意见去进行分析,如果确实说得对,我们可以对申请文件进行修改,然后再提国际初审请求,根据国际初审报告及其专利性的书面意见来进一步判断授权前景。如果没有这个专利性的书面意见,我们就不知道授权前景,假如提交到国外的申请被驳回了,那国外申请的钱就白花了。所以说,有了这个专利性的书面意见,我们可以对授权前景有一个合理的判断,驳回的可能性就小一些,避免浪费钱。

(3)在进入国家阶段的时候,根据PCT条约第41条的规定,申请人是可以对申请文件进行修改的,从而适应各个国家的要求。这一点其实也很重要,在实务过程中,我们所有的PCT国际申请进入各个国家阶段时,通常都会做一些适应性修改。这些适应性修改有很大程度上是形式上的修改,是为申请人省钱的。

比方说,如果我们在国际阶段的权利要求有20项的话,进入欧洲地区阶段时,我们通常会把它改成15项以内,并请申请人确认。那为什么要改呢?这是因为,从第16项开始,每个权项会加收235欧元的官费,即使最后只授权了10项,其他的10项也不会退钱。所以,我们通常先修改到15项以内,然后在审查过程中,我们可以视情况增减一些权项,假如最后授权了30项,你需要把其他权项的官费补上,也就是说,在欧洲是需要补缴的。然而在中国,这部分费用目前是不用补缴的,未来可能会修改成跟欧洲一致。

进美国也有类似的情况,即如果在进入国家阶段时不进行适当修改的话,申请人会白花冤枉钱。一个最典型的例子就是——权利要求的多项引用。如果有一个多项引用权利要求,你在美国提交上去之后,美国专利局会先收你390美元官费,然后把这个多项引用的权利要求拆开成为单项引用的权利要求,再根据拆开后的权利要求总数收取权利要求附加费,最起码这390美元是白交的。所以说,代理人如果不帮申请人去做这个事情,申请人的利益会受到很大损害。

(4)申请PCT的另一个优点是,它可以推迟国家费用的支付。也就是说,你走巴黎公约途径时,在12个月的时候你就要提交外国申请,提交之后你就要交国家费用,包括官费和代理费。而对于PCT国际申请,你到30个月时才需要交国家费用。有人算过,如果进入国家比较多的话,推迟18个月交费,这些钱的利息就抵消了国际阶段的那1万多块钱。

(5)在进入三个以上国家时,我们建议最好是走PCT途径。如果只去一个国家也走PCT,实际上没有意义。当然,如果你认为这个专利很重要,虽然我只去一个国家,但是我对授权前景心里没底,那你也可以考虑申请PCT。

(6)提交PCT申请文件只需使用一种语言。比方说,在中国提交PCT国际申请可以用中文或英文。提交一件PCT国际申请就相当于在PCT所有成员国提交了专利申请。另外,你可以有充足的时间为即将进入的国家准备适当的申请文件,例如,收到书面意见后,你就决定要进入十个国家,这时你就可以指示代理机构准备这些申请文件,向国外提出申请。

(7)如果你想早进入国家阶段、早授权的话,这是允许的。PCT条约第23条第2款规定,应申请人的明确请求,各国专利局可以提前处理国际申请。

另外,现在实践中还有“PPH”——“专利审查高速公路”,它利用PCT国际申请的检索报告和书面意见,可以实现加快审查。目前,至少是五大局——欧、美、日、韩、中的专利局——都可以采用PPH。

(8)刚才说过,向中国专利局提交PCT之后,就视为已提交保密审查请求。国际公布以后,申请人可获得临时保护:用中文提交的,在中文区有临时保护;用英文提交的,在英文区(比如在英国、美国)有临时保护。

总结一下,什么情形适合提交PCT国际申请?

(1)向三个以上的国家提交专利申请,最好提交PCT国际申请。

(2)如果目标国家在12个月以内难以确定,最好提交PCT国际申请。

(3)授权前景难以确定的,可以提交PCT国际申请。

(4)如果短期经费压力较大,可以先提交PCT国际申请。比方说,咱们高校老师在申请专利的时候,使用的都是科研经费,但是如果你在延长的18个月之内,将专利转让或许可出去了,这个费用就可以让企业帮你承担了,当然,这需要约定在你们的转让或许可合同里。

(5)技术的市场前景有待进一步验证,不知道将来有没有市场,也可以先提交PCT国际申请。

以上这些条件不需要同时满足,满足其中任何一项就可以考虑提交PCT国际申请。

(二)申请专利与发表论文的关系

还有一个问题,就是咱们高校里面经常会出现的问题——发论文。咱们老师需要发论文,学生毕业要发论文,做出科技成果要先发论文,要不然毕不了业,所以申请专利的事情就被忽视了。我们碰到过这种情况,发明人找到我们,说他的发明很好,实用前景和经济效益都非常可观,希望申请一件专利。但是,我们拿来论文一看,确实没法写专利了,因为论文已经全部公开了,包括所有细节,甚至没做的都公开了,比方说,在讨论的部分中,包含了一些推测性的内容,把下一步想做的也公开了,最后就没办法申请专利了。过了一段时间,发明人又来了,说某某企业侵犯了他的知识产权,因为他的论文里写的技术被这家企业全给生产了,还销售了,要去告他们。很遗憾,没有专利,论文是不能作为法律依据去告人家的。所以,我们发明人一定要先把专利申请了,拿到申请号了,再去发论文。

论文没有正式刊发之前是可以申请专利的,但是最好避免先投稿再申请专利。以前发生过这么一件事,发明人告诉我们代理所,他的论文是12月15日发表,指示我们12月1日提交,结果出版社在11月15日的电子刊物上提前公开了,审查员就检索到了,最后造成自己破坏自己这个专利申请的新颖性。发明人也很委屈,他说他也不知道11月15日电子刊物给发出来了,打算去跟出版社打官司。

实际上,还要注意的是,发论文要和专利的内容保持一致。也就是说,在发明申请专利之后发表论文,论文的内容别太超出专利记载的范围,别把你想下一步做的研究都写在论文里,因为你后续可能还要基于这些研究申请专利呢。比方说,你可能需要一个专利池来对你的产品或技术做一个完整的保护,不是一两篇专利就可以的。

对于基础理论研究领域,申请专利时相对困难一些,就更需要认真地去考虑它是否有实用前景。有一些基础的研究是有实用前景的,可能产生一些基础专利,而这些价值是非常大的,所以一定要申请专利。

对于基础理论加实用研究领域,应该是专利和论文并存,而且专利在先,论文在后。论文的内容最好不要超出专利的记载,避免对后续申请专利造成影响。

对于实用研究为主的领域,最好申请专利。至于是否发表论文,按照我的观点,还是别发为好。为什么呢?正如刚才所说的,你对一个技术要形成严密的保护,可能不是一两篇专利就行的,可能需要申请一批专利,作为一个严密的保护。但是咱们在发论文的时候,尤其是在讨论的部分,为了说明咱们非常有道理,通常引经据典,把一些推测的东西写出来,很可能这些推测的东西更有实用价值,是下一步你要去做的,但是你现在公开了,以后就难申请专利了。

举个例子,我们国家获诺贝尔医学奖的青蒿素,当时中国还没有建立专利制度,但后面有人做了一种芹菜甲素,当时已经有专利制度了,遗憾的是,发明人先把论文发表了,后来再申请专利,就很难授权。

专利通常在优先权日的18个月时公开,在中国还可以申请“提前公开”,也就是在提交专利申请的时候申请“提前公开”,通常6个月就公开了,现在电子公开比较快,有的甚至3个月就公开了。有人认为,为了尽早授权就需要提前公开,但实际上,提前公开对于申请人实现专利的商业价值来说没有太多好处,尤其是在医药生物领域,很多人不希望提前公开,甚至不希望提前授权。例如,一些国外成熟的医药公司有时候不希望尽快授权,这是因为,药物研发的周期非常长,需要做临床实验,最后还要到药监局批准,这个时间非常长。如果提前公开了,别人就可能开始进行仿制了;或者,如果专利提前授权了,但药物的批号还拿不下来,也是不允许你销售的。所以,在这种情况下,你就不要申请提前公开,争取尽量晚授权。

晚授权还有一个好处,就是你可以把保护范围写得很大,当然审批的时候会给你缩小,如果范围很大,而且一直在那儿放着也不授权,竞争对手不知道你最后保护的范围有多大。这就相当于你拿着一把刀想砍他,就是不落下来,他就只能在那儿害怕;但是你的刀子一旦落下来,却没砍着,他就不怕了。所以,在一些市场周期很长的领域,不要急着授权。

专利申请最迟也得在论文发表之前提交。那已经发表了怎么办?一般的情况下,就同样的发明是没有办法申请的,但是这个时候可以去跟代理人商量一下,如何把这个发明修改一下,或者做选择发明,等等。比方说,我们原来公开的范围很大,具有某一个效果,当我们把范围缩小之后,会有一个更突出的效果,就具备创造性了,这时我们可以做一些选择发明,还是可以授权的。当然这个工作很困难,因为是要避开你自己论文的内容,需要非常有经验的代理人才能帮你做。

(三)专利挖掘

很多人有这样的困惑——如何挖掘专利?怎样把我们自己的发明创造变成专利?我的发明能不能申请专利?实际上,可以从这样几个方面来考虑:

1.对科研项目的总体技术方案进行分析,分析该项目总体技术方案是否解决了技术问题、采用了什么技术手段和达到了什么技术效果

首先要考虑现有技术是什么?咱们在做研究、做研发的时候都要去查资料,实际上就是查现有技术,包括:最接近的现有技术是什么?现有技术中存在什么问题?之所以做这个课题,肯定是现有技术满足不了某些方面的要求,存在一些问题,这就是专利中所谓的“技术问题”。把技术问题提出来以后,咱们在设计研发路线时还会想,为什么产生这个问题?我怎么去解决?最后找到一个解决的办法——就是“技术方案”。技术问题出来了,技术方案出来了,最后还有一个有益的“技术效果”。这三个方面如果都清楚了,你只需要把它写出来,交给我们专利代理人就行了。代理人会帮你撰写成完整的专利申请。

据我了解,现在有很多学校里边,老师自己在那儿写专利,全部写完后交给代理机构,代理机构复制粘贴一下,符合专利申请的格式要求就交了。你今天交给他,他三五天甚至第二天就能返给你。但是,这种方式不是正确的工作方式。

那正确的工作方式是什么呢?你需要把现有技术是什么、技术问题是什么、你的技术方案是什么、有益效果是什么告诉专利代理人,专利代理人根据这些去理解你的技术方案、技术问题和技术效果,分析三者之间的关系,并根据法律的要求设计一个权利要求的结构,要有一个逻辑主线。设计完了之后,拿给发明人看。有时候,发明人看了我们写完的专利申请后,说这不是他的发明,为什么会这样呢?让我们先看一个例子。

有这样一个发明:A物质加上B物质,加热到50度,反应了两小时,然后再冷却过滤。专利代理人在权利要求中这样写:X物质加上Y物质,其中X物质选自A、A′、A″中的任一种,Y物质选自B、B′、B″中的一种或多种,加热到30~80度……

发明人问:你写了这么多,我发明人都没做,你这不是骗人吗?你写的这个不是我的发明,我是一个非常严谨的人,你不能这么写。

事实上,这涉及专利里面的“概括”问题,用X代表A、A′、A″中的任一种,这就是一个概括。简单的说,如果你用的是铜,我们可以帮你概括到例如金属,除非其中有任何一种金属不行,否则概括到“金属”就是对的。再比如,你用了氯,代理人概括为“卤素”,如果你觉得其他卤素都适用的话,那代理人的概括就是对的。另外,将“50度”概括为“30~80度”,还有一个原因是,如果你只保护某一个温度点——50度,那没办法有效保护,因为将来别人做这个东西的时候,你用50度,他用80度,就不会侵权了。

代理人进行概括的时候,还要避免概括之后有些方案不能实施的风险。比如说,权利要求1从“氯”概括为“卤素”,可能需要在权利要求2中将卤素进一步限定为氯,这是因为,一旦审查员发现现有技术中记载了比如碘不适用,那权利要求1就不能授权了,权利要求2还是可以授权的。

所以,权利要求的撰写最好还是交给代理人去做。如果代理人要求您把整个权利要求书、说明书、摘要全都写清楚交给他,我敢肯定地告诉你,这个代理人是不专业的。好的代理人会对你的发明进行概括,设计成合适的权利要求,并充分考虑说明书支持不支持,公开充分与否等法律问题。

说到“公开不充分”,咱们大学老师自己写专利特别容易犯这个错误。因为老师知识很丰富,有好多东西都装在脑子里,在写专利申请的时候,认为这些都是公知的,不需要写进去,所以写出来之后都是“干货”。代理人如果不把这些所谓“公知”的内容补上,审查员在审查时可能会指出,因为中间某个部分本领域普通技术人员不知道,所以这个方案没法实施,这就是所谓的“公开不充分”问题,在美国也叫作“无法实施”或“没有实用性”。

我们曾经碰到这样一个案子,一位教授发明的技术非常好,他对这项技术的前景也非常看重,于是委托某代理机构撰写专利申请,并且提交了PCT国际申请,进入到欧、美、日、韩等地区和国家的国家阶段。结果,这时收到了一份非常“完整”的审查意见通知书,指出这件专利申请涉及新颖性、创造性、实用性、公开不充分、说明书不支持、不清楚等几乎所有常见问题。这其中就包括“公开不充分”问题。事实上,教授自己非常清楚这个技术该怎么做,但是代理人写的时候没把一些细节写进去,例如,样品制备完之后,是用荧光分析仪去测试的,但是测试的样品浓度等都没写进去,导致本领域技术人员看完了说明书之后不知道该如何测试,所以,这件专利申请最后是不能授予专利权的。

真正好的代理人,不管是中国的还是国外的,都是不要求发明人写权利要求的。发明人把发明的技术方案交代清楚,将来是否写到专利申请中由代理人来判断。比方说,有一些内容写进申请文件之后,审查员可能会指出,这些既然都这么清楚了,本领域技术人员很容易就想到了,因此这个技术方案是显而易见的,所以缺乏创造性,这种情形下,代理人会充分考虑整体的关系去写这个申请。

总结一下,进行专利挖掘时,对于一个大的项目,可以对项目的整体去考虑,申请总体的专利,然后把项目分成各个部分、各个细节,有创新点的部分也可以申请专利。换句话说,首先可以考虑总体的技术方案是不是可以申请专利,然后把这个整体技术方案分解,看分解之后的各个部分能不能申请专利。一个专利往往不能很好地保护一个项目,很好的技术或产品往往需要多个专利同时去保护。

2.根据技术方案是产品还是方法以及创造性的高低,确定该总体技术方案申请何种类型的专利

PCT国际申请没有外观设计,进入国家阶段的时候可以选择发明或实用新型(但有的国家没有实用新型)。刚才说的是总体技术方案,现在是说各个技术点——一些小的技术方案,实际上还是要看有没有解决技术问题,有没有完整的技术方案,有没有实现好的技术效果,这三个方面都有了,就能申请专利。不是只有爱迪生发明的灯泡才能申请专利,要是那样的话,现在专利总数肯定会很少。

当然,有一些东西是不能申请专利的,比方说,“怎样获得诺贝尔奖”是不能申请专利的,“水变油”好像也申请不了,“怎么聊天”属于智力活动,也申请不了。还有一些概念性的、抽象概念的主题,也是不能申请专利的。

下面举一个非常简单的例子——纸杯。

在以前没有纸杯之前,咱们用的可能是玻璃杯、陶瓷杯、搪瓷杯,那这些杯子有什么问题呢?咱们先找一下技术问题:一个人用完了杯子之后,一定得去很好地刷洗,还要消毒,有的人比较讲究卫生,别人的杯子他不用,坐在那儿也不喝水。所以,大家就希望找到一种一次性的、不产生交叉感染的杯子,于是就发明了一次性纸杯。所以说,一次性纸杯最早发明出来的时候,解决了一个卫生的问题,用完了就可以扔了,下次别人还是用新的。技术方案就是用纸取代了传统的玻璃、陶瓷这样的材料,技术效果也确实解决了卫生的问题。

另外,最早的纸杯不像现在这个样子,因为玻璃杯底是平的,所以纸杯的底也做成平的,但是平底的纸杯倒进水之后会有什么问题呢?杯底下面变圆,站不住,来回地晃悠,你一碰它,它就洒了。所以,有人就想出一个主意,在杯底下面设计一个凸出的边,现在你再倒水,虽然杯底变圆了,但是它挨不着桌子,杯子也不会倒,这就是一个新的技术方案,是可以申请专利的。

还有,为什么玻璃杯上沿是直边的,而纸杯上沿是卷边的?因为直边的容易划破使用者的嘴,所以卷起来,这也是一个新的技术方案。

再有,原先的纸杯都是直筒的,一个一个杯子占很多地方,现在它的侧边变成斜的,在收纳时一个套一个,便于收纳,便于存放。

这些都是解决了某一技术问题的新的技术方案,只要现有技术中没有,它就是有新颖性的,也可能是有创造性的,都可以申请专利。所以,有很多专利实际上非常简单,人家申请专利了,获得了专利权,你再做那样的产品,就会侵权。

下面再讲一下单层纸杯烫手的例子:现有的单层纸杯烫手,结构强度不够,于是发明人采用蜂窝结构的夹层来解决这个问题。专利代理人在撰写的时候,如果仅仅写一个蜂窝结构的夹层,那是不够的,他会帮你拓展你的技术方案。比方说,他会问你,其他结构的夹层行不行?加泡沫行不行?等等,最后写出一套权利要求,实际上就是把你的发明拓展了。所以,发明人只需要告诉代理人,现有技术是什么,技术问题是什么,技术手段是什么,技术方案是什么,最后得到什么效果,有了这些之后,专利代理人就可以去撰写权利要求以及完整的说明书了。

另外,发明人还需要提供的就是实施例,并且要足以支持专利的保护范围。其他的大部分撰写工作都应当是专利代理人的工作。

(四)申请时机

现在世界上几乎所有的国家都采用先申请制,先申请制是什么概念呢?比如说,你去年发明了一种蓝光二级管,这个东西很好,但是有好多实验您还没做完,还要继续做实验,还要补充数据。但是今年,我偶然也发现了,我也能够做出蓝光二级管了,而且我头一天发现,第二天就申请专利了,跟你的产品是一样的。虽然还不完善,但是我得到一个专利权。这时候,你再想提交专利申请,已经晚了。如果是同样的发明,你得不到专利权;如果你的范围比我大,我的专利已经破坏你的新颖性,你也照样得不到专利权。也就是说,虽然你是比我早一年发现的,但专利权是我的,你再实施就会侵权。所以说,专利申请要越早越好,在机械和电学领域,像一些IT网络方面,如果你有一些想法,你把流程图画出来,从理论上觉得这样是能实现的,就可以申请专利,不需要把代码写出来,写代码是后续的事。换句话说,专利保护的是技术思想,只要你的流程图能实现,从理论上讲能实现,并且其中有一部分是你的创新,那就可以申请专利。专利不保护计算机代码,计算机代码是受软件著作权保护的。

还有,你可能要预测效果。不管哪一个国家的专利局,审查员在做审查的时候,专利申请从理论上能成立就行。审查员不会去照着你的发明做,看有没有效果。但是,如果你的这个效果从理论上就说不通,那就不行了。我们曾经做过一个国外申请人的专利申请,该专利申请的主要内容是把光盘埋到沙子里面一个月,然后拿出来绑到汽车的尾气管上,能降低尾气里面的氮氧化物含量,效果数据也有,但审查员就是不批,因为这个从理论上说不通。只要从现有的理论能推出来,大家认为你这个效果并非不合理,就可能授权。像刚才这个例子,大家都觉得不合理,所以不给授权。

作为化学、生物方面的专利申请,是需要实验结果的,需要实施例的。像机械、电学专利申请的实施例,主要是怎么实现物理连接和功能连接,从理论上说得通就行了。但是,化学、生物是实验科学,必须要有足够的实施例来支持。比方说,我用A+B,通过一定的实验条件,最后得到产品C,我需要证明那个产品确实是C,比如说用各种分析方法来证明。所以说,化学专利比其他领域的专利需要更多的证据。

关于实施例的数量,应当尽量地多一些,要想保护范围大,实施例就要尽量多;保护范围小,实施例可以少一些。在这方面,好的代理人应该提出建议。有时候,在做实验的过程中,发现了新的创新,但实施例还不够,这没关系。如果你只有一个实施例,你也可以提供给代理人,代理人会帮你考虑需要保护多大的范围,根据实际情况帮你设计实验,补充一些实施例。有的实施例确实需要做出来,有的可能根据理论推导是合理的就行。在化学领域里,一般我们不推荐用一个实施例去申请专利。但是电学、机械领域,他们的申请中经常就只有一个实施例,比如只说明了连接关系,保护范围可能也相对比较小一些。

总的来说,有了意外发现,就要考虑跟代理人商量怎么去申请专利。代理人会帮你设计一些实施例,也就是保护范围需要哪些点来支持,这些实施例需要你来补充完善。咱们做科研大都是为了追求最后的结果,而不是为了申请专利,所以有时候已有的那些实验结果对申请专利来说是不够的。例如,你有一个实施例是第一个科研阶段的,另一个实施例是下一个科研阶段的,你做了半天,回过头来想对第一个科研阶段的结果申请专利,行不行?行!但就一个实施例是不够的,还得补,就又拖时间了。另一方面,在项目对外发布之前,一定要先申请专利,要不项目一旦发布或汇报,就难以申请专利了。2003年“非典”时期,据说有一家药厂很快研制出一种药来,然后就开新闻发布会,说我们有这样一种药,我们有自主知识产权。没过几天,别人就开始生产这种药了,这家药厂就找到当地的知识产权局,说我们有自主知识产权,我们都开新闻发布会告诉大家了,其他厂子都侵我们的权。事实上,第一家药厂并没申请专利,哪来的自主知识产权,更不存在侵权一说。

(五)专利布局

实际上,专利布局的概念比较宽,一个是专利申请本身怎么去布局,还有就是后续专利的布局。

关于专利申请本身的布局,包括如何去概括,如何设计保护范围,说明书里要写哪些内容等。说明书一定要对权利要求做出一些详细的解释,还有一些概念需要界定,包括一些常用的概念。比如说,咱们生物领域里有“纳米金”这个概念,在某一件专利中就出问题了,它直接将“纳米金”写在专利申请中,但是没有进行定义。审查员拿了两篇对比文件,一个对比文件中说是50~100纳米,另一个对比文件中说是20~200纳米,因此这个“纳米金”就有不同的定义。申请人在专利文件中没定义,审查员就指出权利要求不清楚,保护范围不确定,不能授予专利权。所以说,有很多概念,即使是常用的,也需要在说明书中做一些定义。

关于后续专利的布局,也就是不同的专利之间最后怎么形成一个专利池。专利池实际上就是由多个专利“跑马圈地”把一种产品或一种技术圈起来,都变成自己的。

1.一个实际的案例

权利要求1:一种可循环使用且能高效降解苯酚的光催化剂的制备方法,所述光催化剂的分子式为Bi2WO6,其特征在于步骤如下:

① 将Na2WO4·2H2O溶于去离子水中,Na2WO4·2H2O与去离子水的用量比为0.016~0.017g/mL,然后加入聚乙烯吡咯烷酮(PVP), Na2WO4·2H2O与PVP的质量比为16~17∶1,搅拌得到透明溶液A;

② 将Bi(NO33·5H2O溶于浓度为1.0mol/L的HNO3溶液中,Bi(NO33·5H2O 与 HNO3溶液的用量比为0.047~0.05g/mL,搅拌得到透明溶液B;

③ 在强力搅拌下,将透明溶液B逐滴加入到透明溶液A中, Na2WO4·2H2O与Bi(NO33·5H2O的用量比按W与Bi的元素比计为1∶2,搅拌30min,得到混合液;

④ 将上述混合液转移至聚四氟乙烯为内胆的反应釜中, 180℃水热条件下恒温反应16h;

⑤ 反应结束后得到浅黄色沉淀,分别用去离子水和无水乙醇洗2~3遍,将洗涤产物自然风干,即可制得目标物Bi2WO6光催化剂。

这是一件真实的大学专利申请,它的权利要求写得非常差,可以说是“无私奉献”。比方说:

A.将光催化剂限定为“可循环使用”——那不循环使用的话就不能用这种光催化剂了吗?

B.光催化剂的分子式是“Bi2WO6”——必须是严格的化学计量比吗?

C. “Na2WO4·2H2O与去离子水的用量比为0.016~0.017g/mL”——这个范围有意义吗?

D. “1.0mol/L的HNO3溶液”——那浓度是1.1mol/L行不行?

E. “强力搅拌”——我慢点搅行不行?我不搅拌行不行?

F. “聚四氟乙烯为内胆的反应釜”——用别的材料行不行?

G. “恒温反应16h”——那16.5小时行不行?

H. “自然风干”——那烘干行不行?

不是开玩笑,咱们很多的老师和同学认为这样的一个权利要求很好,为什么呢?因为发明人的技术交底书就是这么写的,专利代理人似乎真实地反映了发明人的贡献。但是,写出这样的权利要求,我们不但不应该给他交钱,反而应该让他赔钱,因为你的发明创造被白白地糟蹋了,这样写的权利要求实际上就是一个实施例,将来我们想改都没法改。如果这是一个很好的发明的话,最后就被浪费了,无私奉献给全人类了。

2.专利申请文件是一个“技术+法律”的文件

技术层面,咱们发明人最清楚。法律层面,应该是专利代理人做的事,各方面的相关法律他都要考虑,包括向国外申请时要综合考虑各国的相关法律。

专利撰写过程是一个交互的过程,发明人把技术交底书——包括技术领域、现有技术、技术问题、技术方案、技术效果以及一些具体的实施方式和实施例等——交给专利代理人。一方面帮助代理人理解这项发明,另一方面要体现这个发明有新颖性、创造性和实用性。代理人先把权利要求写出来,请发明人来审核、确认;然后把整个申请文件写出来,再请发明人确认。这是一个交互的过程,这个交互过程不是一天两天就能完成的。经常会有这种情况:发明人说论文明天就发表了,今天帮我写一份专利申请吧。说实话,专利代理人碰到这种情况,只能先把主要内容写出来,提交一份专利申请;然后过两个月再要求优先权重新交一份专利申请。因为一天之内写出来的专利申请肯定不好,所以后续再要求优先权重新认真地写一份真正的申请文件,这样操作也是可以的,但是不推荐。我们建议发明人把技术交底书写好;如果你没写好,那我们就得不断地找你,搞清楚技术特征之间是什么关系,要想撰写出很好的申请文件,我们就得经常联系。

大家都知道,专利申请要有新颖性、创造性、实用性;另外,说明书要做出清楚完整的说明,要以所属技术领域的技术人员能够实现为准,其中,“所属技术领域的技术人员”是一个虚拟的概念,就是说这样一个“人”——他知晓到目前为止本领域的所有现有技术,但是他没有创造能力,他不能够去做创造性的工作。如果这样的一个“人”看完了你的说明书,他能照猫画虎地做出来,就叫“能够实现”;如果看完了之后做不出来,比如说明书中缺少中间步骤的试剂浓度等,就不叫“能够实现”。

我们一般要求技术交底书的主题要明确,从现有技术出发,明确反映你想做什么,要做什么,完整地反映上面所说的内容。另外,撰写工作应该交由相关领域的专利代理人来处理,这样便于理解技术内容,比如让电学的代理人去写化学的案子肯定理解不了,写生化的会更麻烦,连中文术语都不一定看得懂。

再有,好多人在做出一个发明创造的时候,对代理人总是希望保密,有的还要先签订保密协议,但是实际上不签也没关系,因为专利代理人都有执业证,一旦出现泄密,执业证就被吊销了,所以一般不会出现泄密的问题。

如果自己撰写的话,可能就需要考虑更多的问题了,但说实话,不希望大家自己撰写,希望还是找合适的代理人去写。

我们代理所曾受一家苏州公司的委托进行专利申请,申请人给我们的材料只有两页纸以及一些口述,最后我们写到四十几页。这个专利进入美国国家阶段刚刚公开后,美国著名的医药公司强生公司和另外一家比较专业的公司就找到了申请人,要购买这个专利申请。为什么他们有兴趣购买这个专利申请呢?我想,第一,这项技术很先进;第二,这份专利申请写得很好,具有很好的保护范围。否则,作为强生这样一个专利能力非常强的大公司,完全没必要去购买该专利申请。