《美国专利法》第101条之抗辩

《美国专利法》第101条，包含了三种专利无效抗辩之基础事由：

不具实用性（lack of utility）

非专利适格客体（non-patentable subject matter）

双重专利（double patenting）

【实务经验】

通常仅会在专利商标局审核是否核准专利权的阶段，因本条之事由，核驳专利申请案；在实际专利诉讼中，发生引用本条的机会比较少。

【不具实用性】

一个发明若欲取得专利权，首先必须具有实用性，因此，一个发明若不具有任何实用性，即使符合其他专利的要件，如具备新颖性及非显而易知性时，仍不得准予专利。

【实务经验】

倘若一获准专利之设备已开始运行或操作，所制造之产品亦已实际进入市场，则因为该专利已进入实际操作阶段，具备实用性，此时被告成功援引本抗辩理由的机会，便会相对地大幅降低。

在实务上较常见到的例子，便是科学家有时发明一种新的化学合成物时，却不知道在实际应用上有何效用，或可发挥何种特殊用途。

倘若直到申请专利时，习知相关技艺之人仍无从得知其实用性，即使专利商标局误予准许专利，未来在专利诉讼中，被告仍可以该发明专利不具实用性，主张该专利无效。

【非专利适格客体】

若一发明的目标不属于《美国专利法》第101条中适格之专利客体，则不可准予专利。例如，若该发明系属于自然法则、自然现象或抽象观念时，被告可抗辩该专利权因非专利适格之客体，故应该无效。

在美国，是否符合《美国专利法》所规定之适格的客体，被归类为法律问题（a question of law）[15]，应由法官依职权认定之，非由陪审团决定。

【双重专利】

因为《美国专利法》第101条规定，一个发明仅可得到“一个”专利权，故美国法院认为，若一专利权人就同一之发明事项，拥有两个以上之专利权时，被告便可以之为由，提出抗辩，主张该核准在后之专利权无效。[16]相较于前述两种事由，本项之抗辩事由，是《美国专利法》第101条当中，比较常在美国的专利诉讼中经被告提出之无效抗辩。

【实务做法】

美国实务界决定是否成立双重专利的标准，亦即二先后取得之专利权，其发明内容是否相同，乃是借由判断该二专利，是否可被同一侵权行为字面侵害（literal infringement）而决定。

换言之，倘若专利权人可证明其专利可被一侵权行为字面侵害，但另一专利并不会被该侵权行为字面侵害时，该二专利即无此处所谓之双重专利的问题。[17]

由于即使发生双重专利的情形，亦不会影响第一个取得专利之发明的效力，仅会使得就同一发明，随后所取得之专利权无效而已。因此，此种抗辩仅有局部之效力，只能对在后所取得之专利权，为请求权基础之原告，产生抗辩的效果；倘若原告所据以为基础之专利权，系先被核准的，则纵然其后就同一发明有双重专利的情形，被告仍无从抗辩该专利因双重专利而无效。