跨国专利诉讼手册
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被告收到起诉状后所应进行之工作

若被告收到原告的专利侵权诉讼起诉状,确定双方之专利战争在所难免时,除应参考先前于收到警告信函时所作之评估外(倘若先前未曾收到警告信函,或对于该专利诉讼完全无任何预警时,建议被告仍应参考前述关于《被控侵权人收到警告信函后之因应对策》的相关说明,逐步完成相关作业),尚应要求已选定之外部律师团,积极进行下述之工作[14]

确定原告起诉事实与要求重点

确认有无共同被告并考虑协同作战

分析系属法院与承审法官之特性

制定全盘防御策略与完整之规划

与原告之律师进行接触与沟通

评估本案的胜算及ADR之空间

随时汇报战况与建立合作小组

向相关企业或单位提出说明或报告

【重点回顾】

收到专利权人之警告信函后,建议被控侵权人可以采取以下之因应对策:

■评估双方实力与利弊得失

■选择律师团队与外部顾问

■进行专利无效分析

■完成不侵权报告或回避设计

■公司内部任务编组

■配合诉讼需求管理公司文件

■决定是否停止制造销售被控侵权的产品

【确定原告起诉之事实与要求之重点】

由于已收到原告之起诉状,所以可确定整个专利诉讼之主轴为何与争点所在,并据以确认相关专利与被控侵权产品,与先前之警告信函内容所指是否一致。

【确认有无共同被告并考虑协同作战】

被告可从本案之起诉状上,得知是否有其他之共同被告(co-defendant),及透过专业顾问,以查知原告有无在其他国家或城市对其他人提起类似之专利诉讼;若经确认有其他共同被告,不论其在过去与我方是水平的竞争关系,还是垂直的供销关系,因为此际均有共同之敌人,所以可考虑是否要与之协同防御(joint defense),以分享相关诉讼数据,并分担未来庞大的律师费用。

【分析系属法院与承审法官之特性】

在原告之起诉状上,除可以得知案件编号外,尚可以得知本案系属在哪一个法院,并且系由哪一个法官负责审理本案;所以被告可据以分析该法院对专利侵权诉讼一贯之态度,以及该法官过去在类似案件中所表示之见解,以预估并决定未来的诉讼策略及方向。

【制定全盘防御策略与完整之规划】

由于专利侵权诉讼的过程中,涉及十分复杂的攻防技巧,其中许多之主张或抗辩,不但在逻辑上有顺序性,在法律上亦有时效性;倘若被告不能在一开始审慎进行完整之规划,妥善拟定进展日程,日后双方展开激烈攻防时,被告极有可能自乱阵脚,甚至不能再予以主张。

【举例而言】

若被告未于答辩状中提出积极抗辩,则在美国诉讼实务上将被视为弃权,日后与积极抗辩有关之证据,在诉讼中将不会被法院采信。

【与原告之律师进行接触与沟通】

实务运作上,由于诉讼已经展开,所以被告律师应与原告律师担任彼此之联系窗口,针对双方当事人之态度,以及对本案后续发展之看法,充分交换意见,才能掌握相关争议之重点,避免不必要之猜测与误会,促进诉讼之效率。

【评估本案的胜算及ADR之空间】

根据原告之起诉状与被告之相关分析,被告之律师或外部顾问可以约略评估双方当事人在本案胜诉的几率大致为何;由于在搜证程序展开前,是专利诉讼中第一个重要的和解时机,所以律师应积极为当事人评估,本案于现阶段进行诉讼外的替代纷争解决机制(alternative dispute resolution,简称ADR)之可能性。

【实务经验】

在美国专利诉讼实务上,一般而言,有以下两个重要的黄金时机,利于当事人实行ADR:

▲搜证程序开始前

为了避免进入律师费用开销庞大的搜证程序,部分案件态势较为明显或双方经济规模较为悬殊之当事人,倾向于在本阶段先以和解的方式,解决彼此之争议。

▲搜证程序结束后

经过搜证程序,若双方当事人所掌握的证据,已明显优劣互见时,为了避免进入另一个律师费用开销惊人的审判程序,许多识时务的当事人,也会选择在本阶段直接以谈判的方式,解决目前之争端。

【随时汇报战况与建立合作小组】

为期能在日程紧凑的专利诉讼中,积极掌握效率,迅速针对战况之变化,作出适当之响应,被告除应要求外部律师团,随时报告案件之最新进展外;被告内部亦应指派相关部门之负责人员,以任务为编制导向,组建合作小组,担任被告与律师团队及外国顾问间固定之联系窗口。

【向相关企业或单位提出说明或报告】

由于企业已经被提起美国专利诉讼,企业应视相关法规与实际情况(例如已否上市),选择于适当的时间、合宜的方式,向以下之个人、企业或单位,在注意依法应保护之机密的情形下,就目前之现况,披露或提出合适之信息、说明或报告:

□本企业之员工

□本企业之客户

□本企业之股东

□证券交易所