2015年中国法院10大知识产权案件
一、知识产权民事案件
1 石家庄双环汽车股份有限公司诉本田技研工业株式会社确认不侵害专利权、损害赔偿纠纷案
——阅读提示：权利人在法院侵权之诉的判决作出前有权发送侵权警告；发送侵权警告信时针对不同的警告对象，履行的审慎注意义务并非相同；权利人维权的方式是否适当并非以被警告行为是否侵权的最终结论为判断依据。
【裁判要旨】
专利权人发送侵权警告维护其专利权的是一种合法的自力救助行为。
权利人发送侵权警告必须以确定的具体侵权事实为依据，在发送侵权警告时应当对所警告的行为构成侵权善尽审慎注意义务，对所涉侵权的具体事实进行充分考量和论证后进行。向销售商发送侵权警告时，对确定被警告行为构成侵权而产生的注意义务要高于向制造者发送侵权警告的情形。由于侵权认定的专业性和复杂性，不能过高要求权利人对其警告行为构成侵权的确定性程度，否则会妨碍侵权警告制度的正常效用，有悖此类制度的初衷。在权利人发送侵权警告行为得当，不存在过错时，即使最终被警告的行为被认定不构成侵权，也可能不属于滥用权利，无需对竞争者的损失进行赔偿。
【案号】
一审：河北省高级人民法院（2013）冀民三初字第1号
二审：最高人民法院（2014）民三终字第7号
【案情与裁判】
原告（上诉人）：石家庄双环汽车股份有限公司（简称双环公司）
被告（上诉人）：本田技研工业株式会社（简称本田株式会社）
起诉与答辩
双环公司于2003年10月16日向河北省石家庄市中级人民法院（以下简称石家庄市中级人民法院）起诉称：双环公司收到数份本田株式会社的“警告信”指称双环公司生产和销售的“LAIBAO S-RV”汽车（简称涉案汽车）侵害了本田株式会社享有的01319523.9号外观设计专利（简称涉案专利）的专利权，要求双环公司以书面形式承认侵权事实，立即停止生产、销售涉案汽车，并向本田株式会社致歉等。由于本田株式会社所称侵权车型不存在侵权事实，故请求石家庄市中级人民法院依法确认双环公司生产和销售的涉案汽车外观设计未侵害涉案专利权。双环公司于2008年4月26日增加诉讼请求，主张因涉案专利权被宣告无效，涉案专利权应依法视为自始不存在，本田株式会社发送侵权警告等行为导致其推迟产品上市，给其造成了经济损失，请求赔偿其经济损失2579.139万元。嗣后，双环公司又于2013年4月1日增加诉讼请求，主张本田株式会社发送侵权警告信，散布双环公司侵权的不良舆论，导致其经营权、名誉权受到的损失，丧失了经销商的经销和公众市场，其产品销售严重受阻，造成巨大的经济损失，请求赔偿经济损失36574万元，并承担相应的诉讼费用。
本田株式会社答辩称：涉案汽车的外观设计侵害了本田株式会社的涉案专利权。本田株式会社向双环公司及销售商发送警告信时具有合法专利权，而且经过行政诉讼程序，涉案专利权也得到了确定，其行为是依法行使权利，不存在恶意，不应承担赔偿责任。
一审审理查明
本田株式会社的委托代理人先后于2003年9月18日至10月8日，八次向双环公司或其销售商发送警告信，要求双环公司立即停止生产、销售涉案汽车。同年10月11日，双方经会谈并签署了会谈备忘录，随后，双环公司于10月15日将其公司生产的涉案汽车的定型设计方案传至本田株式会社后，本田株式会社传真函告双环公司该定型方案仍然侵害涉案专利权。2003年9月18日及9月22日，本田株式会社两次对双环公司涉案汽车经销商莱克汽车公司发送警告信，称涉案汽车侵害了本田株式会社涉案专利权，莱克汽车公司的销售行为构成专利侵权，要求立即停止销售。2003年9月20日及9月24日，本田株式会社两次对双环公司涉案汽车经销商旭阳恒兴公司发送警告信，称涉案汽车侵害了本田株式会社的涉案专利权，旭阳恒兴公司的销售行为构成专利侵权，要求立即停止销售。在双环公司向法院提起确认不侵权之诉后，本田株式会社于2004年1月9日分别对双环公司在全国的十余家涉案汽车经销商发送警告信，称涉案汽车侵害了本田株式会社的涉案专利权，上述公司的销售行为构成专利侵权，并保留对上述公司提起诉讼的权利。此外，2004年期间，《羊城晚报》《参考消息》《广州日报》《京华日报》《燕赵晚报》也分别刊登有关本田株式会社起诉双环公司侵害涉案专利权的报道。2004年8月6日，东风汽车公司致函河北省人民政府，要求河北省人民政府协调解决双环公司等几家河北公司的侵害专利权行为。双环公司于2007年2月底停止了涉案汽车的生产、销售。每台涉案汽车的利润为2.12万元。
一审判理和结果
一审法院审理认为，涉案汽车与外观设计专利产品的主要技术特征相比对，在整体观察及细部比较上存在明显差异，未落入涉案专利权的保护范围，不构成侵权。本田株式会社在2003年9月18日至2003年10月15日期间先后八次向双环公司发送警告信的同时，特别是在已于2003年11月24日后，仍然向双环公司的全国经销商发送警告信的行为已经明显超出了专利法以及其他法律规定的合理范围。本田株式会社通过新闻媒体对该侵权诉讼进行报道，并通过其关联公司东风汽车公司向河北省人民政府致函，上述行为已超过合理的维权范围，具有明显的恶意，给双环公司的生产、销售等正常经营活动及名誉权造成了一定损害，应承担赔偿责任。双环公司提交的新闻媒体报道等证据，立场均明显偏向本田株式会社，会给相关公众造成双环公司存在侵权行为的结论。双环公司主张因该行为导致涉案汽车推迟上市的主张应得到支持。可以认定本田株式会社的前述侵权行为确实对双环公司造成了较大的损失。综合考虑每台涉案汽车的利润、涉案汽车的销量走势、案发时汽车市场的状况以及产品下市的其他影响因素等，酌定本田株式会社赔偿双环公司经济损失5000万元（含合理维权费用）；驳回双环公司的其他诉讼请求。
上诉与答辩
双环公司上诉称：原审判决关于本田株式会社赔偿双环公司损失所依据的部分事实认定有误。原审判决法律适用不充分导致判决的赔偿额与双环公司的实际损失相比，明显不公。请求依法判决支持其诉讼请求。
本田株式会社答辩认为：涉案汽车的外观设计落入涉案专利权保护范围。双环公司生产、销售涉案汽车的行为，构成对涉案专利权的侵害。双环公司提出的赔偿请求无事实和法律依据。
本田株式会社上诉称：原审判决对是否相近似的判断标准存在错误认定。原审判决认定本田株式会社“恶意”侵害双环公司经营权与名誉权，没有法律依据和事实依据。双环公司没有证据证明其存在推迟产品上市或提前停产的损失，原审判决酌定双环公司的经济损失5000万元没有事实和法律依据。原审判决认定双环公司就所谓经营权和名誉权受到侵害、不能正常生产销售而增加的索赔请求未超过诉讼时效，属于事实认定不清和法律适用错误。
双环公司答辩认为：双环公司依法不侵害涉案专利权。本田株式会社对双环公司实施的一系列行为，具有明显的恶意，对双环公司构成侵权和不正当竞争。本田株式会社的所谓维权行为，没有法律根据。本田株式会社的上述行为直接导致了涉案汽车销量急剧下降，造成巨大损失。
二审审理查明
本田株式会社诉双环公司等侵害涉案专利权纠纷一案，最高人民法院已于2015年7月23日作出（2014）民三终字第8号民事判决，判定涉案汽车未落入涉案专利权的保护范围，判令驳回本田株式会社的诉讼请求。该判决已生效。
二审判理和结果
二审审查认为：一、双环公司增加的两次损害赔偿的请求均指向本田株式会社维权的行为影响其正常的生产交易秩序，使其遭受了经济损失，其主张损害赔偿的诉讼请求与确认不侵权的诉讼请求为不同的法律关系，原审法院应当分别进行审理。事实上，原审法院基于双方的诉辩形成的实体法律关系，就确认不侵权和损害赔偿这两方面争议分别进行了审理，在程序上也保证了双方当事人的诉权。由于本案在审理过程中，双方当事人存在管辖权异议、侵害专利权的关联诉讼，而且涉案专利权还经过了行政确权诉讼等程序，导致案件的审理长达十二年。若仅是由于原审法院在一个案由下审理了两个不同的法律关系，就以程序错误为由将本案发回原审法院重新审理，无疑将造成本案的纠纷久拖不决，加重当事人的诉累。因此，根据查明的事实，以双环公司与本田株式会社之间存在争议的法律关系的性质相应变更本案的案由，明确本案案由为确认不侵权以及损害赔偿纠纷。双环公司于2008年及2013年所增加的诉讼请求是基于同一侵权事实，指向的行为均为本田株式会社发送侵权警告等给其造成的损失。双环公司在提起确认不侵权之诉后，本案一直在诉讼程序中。双环公司于2003年提起确认不侵权之诉时并未超过两年的诉讼时效。二、本田株式会社在第一阶段即2003年9月18日-10月8日，向双环公司发送侵权警告信，所涉专利权合法有效，侵权警告信的内容对于双环公司是明确的。双环公司所谓停止生产、推迟涉案汽车上市以及对产品外观等进行改造导致的损失，属于其自行对侵权警告进行判断后的商业风险，应由其自行承担。本田株式会社在第一阶段针对双环公司侵权警告的行为属于专利权人正当行使专利权的维权行为。双环公司关于涉案汽车推迟上市一个月造成的利润损失应当由本田株式会社承担，其进行外观改造的费用属于本田株式会社赔偿范围的请求，不予支持。本田株式会社发送侵权警告信属于专利权人维护其专利权的一种自力救助行为，双环公司主张本田株式会社在法院侵权之诉的判决作出前发送侵权警告无法律依据的理由，不予认同。在双环公司已经与其进行沟通协商，并寻求确认不侵害涉案专利权的司法救济，本田株式会社亦寻求侵害涉案专利权的司法救济后，本田株式会社发送侵权警告信的第二阶段，继续向涉案汽车的销售商发送侵权警告信，并扩大了被警告经销商的发送范围。侵权警告信中仅记载了涉案专利权的名称、涉嫌侵权的产品名称以及受函客户涉嫌侵权的性质，没有披露主张构成外观设计相近似的具体理由或进行必要的侵权比对，也没有披露其与双环公司均已向法院寻求司法救济等其他有助于经销商客观合理判断是否自行停止被警告行为的事实。由于被警告的经销商作为双环公司的交易方，也是本田株式会社涉案专利产品的竞争者或客户群，本田株式会社在向这些经销商发送的警告信维护其专利权的同时，也有打击竞争对手、争取交易对象或者商业机会的作用。本田株式会社在没有进一步证据证明存在侵权事实的情况下，以与向制造者发送侵权警告时相同的注意义务，在第二阶段扩大发送内容不明确的警告信，尚难认定其尽到了合理的审慎注意义务，有违《反不正当竞争法》第二条的规定。本田株式会社以竞争为目的，在第二阶段扩大警告信的发送对象和范围，疏于履行权利人行使权利的合理审慎注意义务，对被警告者自行判断是否应当停止所警告行为的重大事宜在警告信中不进行披露，致使双环公司利益遭受损失，存在过错。本田株式会社的行为并非专利法所赋予的正当的维权方式，而是有悖于鼓励和保护公平竞争的不正当竞争行为。依据《反不正当竞争法》第二十条规定，应当对其造成的损害后果承担责任。二、双环公司主张本田株式会社侵害其名誉权提交相关媒体报道，不存在捏造事实或者违背商业伦理和秩序，或侮辱、诽谤双环公司及其品牌、贬损其社会评价、损害其商业和产品声誉的情形。本田株式会社的人员在接受媒体采访时发表的言论，不足以造成确能贬低他人商誉、影响相关公众认识的后果，也不存在捏造、散布虚假或者诋毁性评论，或者操纵媒体、授意媒体发布不公正的报道的事实。至于东风公司致函河北省人民政府的函件，表达的是东风公司单方对商业交易行为的评价和认识，本案纠纷也属于其所函告的内容，函件并未诋毁和贬损双环公司的商业信誉。并无证据证明本田株式会社通过记者采访发布言论以及向有关政府发函，对双环公司的商业信誉和商品声誉进行诋毁、贬损，侵害其合法经营权和名誉权。原审判决关于本田株式会社通过新闻媒体对该侵权诉讼进行报道，并通过东风汽车公司向政府致函的行为超过合理的维权范围，具有明显的恶意的认定，予以纠正。三、双环公司推迟上市的损失及相应的改造费用不应计算在赔偿范围内。原审判决支持其产品推迟上市造成的损失，予以纠正。由于东风公司向有关政府的发函行为并无不当，且无证据证明政府取消采购涉案汽车与本田株式会社发送警告信有关。双环公司就此部分请求赔偿的主张，亦不予支持。本田株式会社关于其侵权警告的行为反而使得涉案汽车的市场销量增长的主张，无事实依据，本院不予支持。涉案汽车于2003年10月生产到2007年2月停产销售的事实双方均无异议，原审判决认定涉案汽车从较高销量到完全停产的时间短于正常同类型汽车的生命周期，符合同时期同类型车辆市场销售的基本情况。涉案汽车的上市周期明显较短的事实，本院予以确认。结合双方均认可涉案汽车的单台利润，参考涉案汽车的销量、冀新咨报字（2008）第013号评估咨询报告的相关内容，同时考虑本田株式会社不当发送警告信的情节以及被警告经销商的范围，酌定本田株式会社赔偿双环公司经济损失1600万元。综上，原审判决认定事实基本清楚，但部分法律适用错误，责任认定不当，予以纠正。
【法官评述】
一、确认不侵权之诉与损害赔偿
1.确认不侵权之诉的发展及其性质
《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPs）第四十四条规定：（成员国）……在其他情况下，应适用本部分规定的救济，当禁令和支付费用的救济与成员国的法律不符时，司法机关则应提供宣告式判决和适当的补偿[1]。2002年7月12日最高人民法院在《关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州郎力福公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复》（〔2001〕民三他字第4号）[2]中指出，“原告向人民法院提起诉讼的目的，只是针对被告发函指控其侵权的行为而请求法院确认自己不侵权，并不主张被告的行为侵权并追究其侵权责任。以请求确认不侵犯专利权纠纷作为案由，更能直接地反映当事人争议的本质，体现当事人的请求与法院裁判事项的核心内容”，知识产权确认不侵权案只要符合《民事诉讼法》第一百零八条之规定，就应该受理。该批复被认为是我国司法机关对知识产权确认不侵权之诉的首次认可。此后，在2003年12月3日发布的《最高人民法院关于美国伊莱利利公司与常州华生制药有限公司专利侵权纠纷案件指定管辖的通知》（[2003]民三他字第9号）中，对知识产权确认不侵权之诉的管辖等问题予以了明确。在2004年6月24日《关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知》[3]（[2004]民三他字第4号）中指出，确认不侵犯专利权诉讼属于侵权类纠纷，应当根据民事诉讼法中关于侵权诉讼管辖的规定确定管辖，确认不侵权之诉不因另行提起的侵权诉讼而被吸收，但是法院应当将后提起的侵权诉讼移送给之前受理法院审理。确认不侵权纠纷作为民事案由是在2008年4月1日施行的《民事案件案由规定》中进行了明确规定，即利益受到特定知识产权影响的行为人，以该知识产权权利人为被告提起的，请求确认其行为不侵犯该知识产权的诉讼。在2010年1月1日实施的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条中，细化确认不侵权之诉的起诉条件。
对于确认不侵权纠纷的诉的性质，素来都有争议。一种观点认为，我国民事诉讼法将诉的类型分为给付之诉、确认之诉、形成之诉三种。确认不侵权之诉是原告请求法院确认侵权争议的法律关系不存在，其诉讼请求中不具有给付的内容，也不存在请求法院变更或撤销其与被告之间的法律关系。确认不侵权之诉实质上是原告对是否构成对他人知识产权的侵害而向法院提出的一种确认请求，其性质应为确认之诉。因其主张侵权法律关系不存在，故该诉的性质属于一种消极意义上的确认之诉。另一种观点认为，知识产权确认不侵权之诉属于侵权之诉。法院审理此类案件时必须对原告的行为是否构成侵权进行判断，这与一般的侵权诉讼的审理并无不同。最高人民法院在上述[2004]民三他字第4号指定管辖的通知中就明确指出，“确认不侵犯专利权诉讼属于侵权类纠纷，应当依照民事诉讼法第二十九条的规定确定地域管辖……”。在民事案件案由中，也将确认不侵权纠纷作为二级案由规定在一级案由知识产权权属、侵权纠纷下。这种划分是鉴于我国当前的民事诉讼制度主要以合同诉讼、侵权诉讼的分类来设计。当然，还有观点认为，虽然确认不侵权之诉的审理思路是审查原告所实施的行为是否构成对被告某一知识产权的侵犯，但从诉的种类上看，其为确认之诉而非侵权之诉。确认之诉和侵权之诉两者缺乏逻辑划分标准，所以不具可比性[4]。
自2002年我国第一起知识产权确认不侵权案件被司法解释确认以来，出现了一大批具有较大影响的案件，涉及知识产权的专利、商标、著作权等各个方面。是否允许知识产权相对人主动确认不侵权行为、在确认不侵权纠纷中是否允许被告提起侵权反诉、确认之诉中能否审理赔偿损失、赔礼道歉等给付内容的给付之诉都引发了对确认不侵权之诉的进一步思考。有学者从确认不侵权为侵权之诉出发，认为知识产权的确认不侵权之诉实为知识产权侵权诉讼的反向诉讼，并进一步认为，知识产权的侵权之诉包括确认存在侵权事实，以及给付之诉，因此，确认不侵权之诉中对于被警告侵权的行为因最终未构成侵权，该警告行为造成的损失也应当在该诉讼中一并审理。
2.确认不侵权之诉与损害赔偿之诉并非同一系属
审理确认不侵权之诉时一般不应一并审理损害赔偿。损害赔偿来源于权利人与行为人之间形成的债的关系，是侵权行为债的性质决定的，侵权行为人承担侵权赔偿责任需要考虑是否有主观过错。如《专利法》第七十条规定，“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能够证明该产品合法来源的情况下，不承担赔偿责任。”暂不论知识产权停止侵权的请求权是无过错责任，侵权损害赔偿请求权是以过错责任为归责原则。仅仅从确认不侵权与损害赔偿的法律关系考虑，也是二个不同法律关系的请求，审理时需要依据不同的法律规定。本案中，确认是否侵权依据的是专利法的相关规定，而是否应当承担赔偿责任，则是因为其不正当竞争行为造成损害后果的发生，依据反不正当竞争法的相关规定进行的审理。
知识产权确认不侵权之诉不涉及权利相对人要求权利人侵权赔偿的内容。不宜将确认不侵权与不正当竞争纠纷中的商业诋毁、侵害商誉等纠纷的审理思路混同。知识产权确认不侵权案大多因权利人发送警告函进行自力维权引发，涉嫌侵权人主张由此导致其商誉受损，以权利人的所谓维权行为存在商业诋毁或其他不正当竞争为由寻求司法救济时，通常会选择权利人存在商业诋毁、虚假宣传等不正当竞争。虽然没有诉请法院对是否侵犯权利人的知识产权作出判决，但不论法院支持还是驳回其诉讼请求，都需要先对原告是否存在侵害被告知识产权的法律关系进行认定，此类诉讼策略通常能达到与提起确认不侵权之诉同样的效果。因此，当存在“确认不侵权之诉”“不正当竞争”等多种诉讼策略的“竞合”时，其选择其中一种均可以实现确认是否侵权的事实，但如果选择了确认不侵权，则不能够在该诉中解决损害赔偿的法律关系。而如果选择了不正当竞争纠纷的审理思路，如以权利人发送的警告内容侵害被警告者的名誉权为由主张侵权赔偿时，其提起赔偿请求的诉讼标的是名誉权受到侵害，需要考虑当事人的过错，此时可以审理损害赔偿。
本案在变更案由时是非常谨慎的，明确了双环公司请求确认不侵权与其请求给予赔偿是两个不同的法律关系，同时根据审理查明的事实，在原审法院就确认不侵权和损害赔偿纠纷事实上均已进行了审理，并在程序上也保证了双方当事人的诉权的基础上，考虑本案长达十二年的一审审理过程，发回一审审理不利于纠纷的解决，才变更了本案的案由，明确为确认不侵权以及损害赔偿纠纷。
二、发送警告的合法性与公平竞争的关系
本田株式会社通过发送警告函的形式制止生产者和销售者停止侵权行为是最为常见的一种知识产权维权方式，从形式上看，律师信、警告函之范围应作广义解释，不应仅仅局限于“信、函”两种形式。只要是能够表达发送主体的侵权声明意思，都可视为通知、警告。
1.警告函进行自力救济的合法性和特殊性
专利权人发送侵权警告维护其专利权的是一种合法的自力救助行为，不以法院作出侵权判决为前提，专利权人针对已经法院判决认定的侵权行为发送警告函，具有正当性，但在起诉之前以及起诉期间，法律并没有禁止专利权人此时通过发送侵权警告的形式维护权益。而且实务中，多是在起诉之前。就专利侵权警告的内容而言，被诉行为是否侵害专利权，往往涉及复杂的技术事实认定，因此，不能对其确定性程度要求过高，否则会妨碍侵权警告制度的正常效用和有悖此类制度的初衷。侵权警告制度的特殊之处在于，权利人可通过侵权警告达到制止侵权的目的，甚至达到在市场上先发制人而不需要提起侵权之诉的效果，权利人发送侵权警告的目的，在于让被警告者知悉存在可能侵害他人权利的事实，自行停止侵权或与权利人积极沟通、协商解决纠纷，权利人无需再提起侵权之诉寻求公力救济。然而，侵权警告并非单纯地具有维护专利权的功能，其还有打击竞争对手、争取交易对象和交易机会的效果。权利人为谋求市场竞争优势或者破坏竞争对手的竞争优势，以不正当方式滥用侵权警告，损害竞争对手合法权益的，应当承担相应的责任。
2.警告函的明确性与致函对象有关
警告函的发送对象与警告函的具体内容是判断权利人是否属于正当的维权行为的关键。为使得交易方对自己的行为有一个合理判断的基础，针对不同的警告行为人，权利人应当有不同的注意义务。权利人对使用者或销售者发送侵权警告时，对构成侵权的确定性的注意义务要高于向制造者发送。该结论的理由在于，从市场交易者的实际情况出发，制造商和使用者销售商在面对侵权警告行为时，存在信息知悉度以及利害关系等方面的不同，制造者作为侵权的源头，通常是权利人进行侵权警告的主要对象，权利人希望被警告的制造者停止侵权行为或与其进行协商以获得授权，制造者往往会选择与权利人正面协商、沟通的方式解决纠纷。销售者或者使用者作为制造者的交易相对方，通常对是否侵权的判断认知能力相对较弱，对所涉侵权的具体情况知之较少，与制造者不同，他们的避险意识较强，更易受到侵权警告的影响，选择将所涉产品下架、退货等停止被警告行为，拒绝对制造者的商品进行交易。本案中，本田株式会社发送律师函依据的是有效的专利权，在针对制造商双环公司的警告函中，列明了所涉专利信息，双环公司已经与其进行了协商以及在协商后进行了方案变化后，本田株式会社主张存在侵权行为，双方在第一阶段已经进行了沟通，双方对所争议的外观设计是否近似的争议均知晓明确。因此，本田株式会社在针对制造商发送警告函的行为，具有事实基础，指向明确、权利基础稳定，属于合理的维权行为。
三、采用行为论而非结果论
发送警告函作为权利人解决纠纷的一种措施，同时也带来了一定的风险。在何种情况下警告方才对被警告方造成的损失承担赔偿责任，是实践中的难点。该问题也涉及合理区分被警告方选择行为所导致的商业风险。侵权事实的存在是不以权利人的意志为转移的客观事实，警告函中的内容如果仅以损害竞争者为目的，陈述足以损害竞争者商誉等内容，判断发送警告函的行为具有不正当性是较为容易。但这种情况并不多见，实践中，多为权利人单方的判断，也存在虽然没有停止被诉侵权行为，但客观上影响到产品销售及交易等复杂的客观事实。尽管被警告者可依警告函的内容自行判断是否采取后续措施，但如果最终侵权诉讼的认定没有落入权利保护的范围，不存在侵权事实时，权利人造成竞争者经济利益、商誉等损失的情况下，就会发生是否违反公平竞争的问题。而且，由于被警告的侵害知识产权的行为是否构成侵权涉及专业性判断，有时还涉及该权利的稳定性问题，是以该项知识产权被认定无效或者经审查认定不存在侵权行为为前提，还是仅以被警告方存在恶意的为限，存在不同的认识，各国法律制度的规定也不尽相同。
有观点认为权利人指控的侵权行为是否侵权需要法院判决的确定，当在最终判定不构成侵权，权利人应当承担行使发送侵权警告行为的法律责任，赔偿被警告人遭受的损失，以最终未构成侵权作为标准衡量警告函具有不正当性，而不论发送侵权警告的内容、对象、方式是否存在不当。另外一种观点是以行为来论，即以发送警告信的内容来作为是否正当，如上所述，如果存在不正当的情况下构成不公平竞争的行为，当导致被警告人遭受了商誉以及金钱的损失时，就应当承担赔偿责任。采取该观点的理由在于，就专利侵权警告的内容而言，被诉行为是否侵害专利权，往往涉及复杂的技术事实认定，因此，不能对其确定性程度要求过高和过分，否则会妨碍侵权警告制度的正常效用和有悖此类制度的初衷。因此，本案采用了行为论。
本案认定本田株式会社在发送警告函的第二阶段具有不正当竞争行为就是基于行为论，在制造商已经与权利人进行沟通协商，并寻求确认不侵权的司法救济，权利人也提起侵害专利权的诉讼后，权利人在没有进一步证据的情况下，扩大发送警告函的范围，而警告函的内容中仅记载了所涉专利的名称以及被诉产品的名称、被警告方侵权的性质，没有披露主张构成侵权的具体理由以及必要的侵权比对，也没有披露其与制造商均已向法院寻求司法救济等其他有助于经销商客观合理判断是否停止被警告行为的事实。之所以将权利人发送警告函的审查义务在双环公司与其经销商之间进行区分是因为，对于制造者以外尤其对销售商而言，侵权警告的内容对其作出合理判断、自行承担由此导致的商业风险非常关键，不明确的警告行为会直接导致所涉产品的竞争交易秩序。涉嫌侵权的竞争对手的客户也是权利人争夺的目标客户群，权利人发送侵权警告需要在注意义务上有更高要求。其理由在于，制造商的其他的交易方也往往是权利人争夺的目标客户群，他们通常对是否侵权的判断认知能力相对较弱，对所涉侵权的具体情况知之较少，与制造者不同，他们的避险意识较强，更易受到侵权警告的影响，向这些主体进行警告的行为容易直接导致制造商无法销售，影响所涉产品的竞争交易秩序。否则，易导致交易方面对内容不明确的警告内容，为避免自身涉及警告信所称的后果，停止进行交易，影响公平竞争的交易秩序。而且，侵权警告不同于法院对诉前行为保全的裁定，所涉侵权行为并不会因侵权警告行为而当然停止，被警告者是否停止所涉侵权行为由其自行决定，尤其是对销售商而言，侵权警告的内容对其能否作出合理判断、自行承担由此导致的商业风险更为关键。因此，当本田株式会社将发送警告函的对象和范围扩大到经销商时，疏于履行其合理审查的谨慎注意义务，对被警告者判断是否应当停止所警告行为的重大事项不进行披露，致使双环公司遭受损失，其行为并非专利法赋予专利权人正当的维权方式，而是有悖于鼓励和保护公平竞争的不正当竞争行为，其以不正当方式滥用侵权警告，损害竞争对手合法权益，应当认定其存在过错，承担相应的责任。
编写人：最高人民法院 罗霞
2 高仪股份公司诉浙江健龙卫浴有限公司侵害外观设计专利权纠纷案
——阅读提示：外观设计专利侵权诉讼中，如何认定涉案专利的设计特征和功能性设计特征？在具体的侵权判断中，如何考量涉案专利的设计特征？
【裁判要旨】
授权外观设计的设计特征体现了其不同于现有设计的创新内容，也体现了设计人对现有设计的创造性贡献。如果被诉侵权设计未包含授权外观设计区别于现有设计的全部设计特征，一般可以推定被诉侵权设计与授权外观设计不近似。对于设计特征的认定，应当由专利权人对其所主张的设计特征进行举证，并允许第三人提供反证予以推翻。人民法院在听取各方当事人质证意见的基础上，对证据进行充分审查，依法确定授权外观设计的设计特征。对功能性设计特征的认定，不在于该设计是否因功能或技术条件的限制而不具有可选择性，而在于外观设计产品的一般消费者看来该设计是否仅仅由特定功能所决定，而不需要考虑该设计是否具有美感。
【案号】
一审：浙江省台州市中级人民法院（2012）浙台知民初字第573号
二审：浙江省高级人民法院（2013）浙知终字第255号
再审：最高人民法院（2015）民提字第23号
【案情与裁判】
原告（上诉人、被申请人）：高仪股份公司（Grohe AG）（简称高仪公司）
被告（被上诉人、再审申请人）：浙江健龙卫浴有限公司（简称健龙公司）
法院审理查明
2012年11月，高仪公司以健龙公司生产、销售和许诺销售的丽雅系列等卫浴产品侵害其“手持淋浴喷头”外观设计专利权为由提起本案诉讼，请求法院判令健龙公司立即停止被诉侵权行为，销毁库存的侵权产品及专用于生产侵权产品的模具，并赔偿高仪公司经济损失20万元。
涉案专利为高仪公司所有的“手持淋浴喷头（NO.A4284410X2）”的外观设计专利，申请日为2009年6月23日，授权日为2010年5月19日，专利号为ZL200930193487.X。该外观设计专利现合法有效。经一审庭审比对，健龙公司被诉侵权产品与高仪公司涉案外观设计专利的相同之处为：二者属于同类产品，从整体上看，二者均是由喷头头部和手柄两个部分组成，被诉侵权产品头部出水面的形状与涉案专利相同，均表现为出水孔呈放射状分布在两端圆、中间长方形的区域内，边缘呈圆弧状。两者的不同之处为：1.被诉侵权产品的喷头头部四周为斜面，从背面向出水口倾斜，而涉案专利主视图及左视图中显示其喷头头部四周为圆弧面；2.被诉侵权产品头部的出水面与面板间仅由一根线条分隔，涉案专利头部的出水面与面板间由两条线条构成的带状分隔；3.被诉侵权产品头部出水面的出水孔分布方式与涉案专利略有不同；4.涉案专利的手柄上有长椭圆形的开关设计，被诉侵权产品没有；5.涉案专利中头部与手柄的连接虽然有一定的斜角，但角度很小，几乎为直线形连接，被诉侵权产品头部与手柄的连接产生的斜角角度较大；6.从涉案专利的仰视图看，手柄底部为圆形，被诉侵权产品仰视的底部为曲面扇形，涉案专利手柄下端为圆柱体，向与头部连接处方向逐步收缩压扁呈扁椭圆体，被诉侵权产品的手柄下端为扇面柱体，且向与喷头连接处过渡均为扇面柱体，过渡中的手柄中段有弧度的突起；7.被诉侵权产品的手柄底端有一条弧形的装饰线，将手柄底端与产品的背面连成一体，涉案专利的手柄底端没有这样的设计；8.涉案专利头部和手柄的长度比例与被诉侵权产品有所差别，两者的头部与手柄的连接处弧面亦有差别。
一审判理和结果
一审法院认为，高仪公司主张喷头出水面设计为涉案授权外观设计的设计特征部分，但该主张未在专利授权文件的“简要说明”中体现。涉案授权外观设计与被诉侵权设计虽在喷头的出水面上存在高度近似，但在喷头头部周边设计、喷头头部周边与出水面的分隔方式、手柄整体形状及细节设计、手柄与头部的连接方式及大小长度比例上均存在差别，两者不构成近似。据此，一审判决：驳回高仪公司的诉讼请求。
二审判理和结果
高仪公司不服，提起上诉。
二审法院经审理认为，跑道状的喷头出水面应作为涉案授权外观设计区别于现有设计的设计特征予以重点考量，而被诉侵权设计正是采用了与之高度相似的出水面设计。被诉侵权设计与涉案授权外观设计在淋浴喷头的整体轮廓、喷头与把手的长度分割比例等方面均非常相似，二者的主要区别在于前者缺乏后者在手柄位置具有的一类跑道状推钮设计，推钮在手柄上设置主要系基于功能性的设计，对产品的整体视觉效果并未产生显著影响。被诉侵权设计与涉案专利设计构成近似。据此，二审判决：健龙公司停止侵权，销毁库存侵权产品，并向高仪公司赔偿经济损失人民币10万元。
再审判理和结果
健龙公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。
最高人民法院再审认为，关于涉案授权外观设计的设计特征问题，外观设计专利制度的立法目的在于保护具有美感的创新性工业设计方案，一项外观设计应当具有区别于现有设计的可识别性创新设计才能获得专利授权，该创新设计即是授权外观设计的设计特征。通常情况下，外观设计的设计人都是以现有设计为基础进行创新。对于已有产品，获得专利权的外观设计一般会具有现有设计的部分内容，同时具有与现有设计不相同也不近似的设计内容，正是这部分设计内容使得该授权外观设计具有创新性，从而满足《专利法》第二十三条所规定的实质性授权条件：不属于现有设计也不存在抵触申请，并且与现有设计或者现有设计特征的组合相比具有明显区别。对于该部分设计内容的描述即构成授权外观设计的设计特征，其体现了授权外观设计不同于现有设计的创新内容，也体现了设计人对现有设计的创造性贡献。由于设计特征的存在，一般消费者容易将授权外观设计区别于现有设计，因此，其对外观设计产品的整体视觉效果具有显著影响，如果被诉侵权设计未包含授权外观设计区别于现有设计的全部设计特征，一般可以推定被诉侵权设计与授权外观设计不近似。
对于设计特征的认定，一般来说，专利权人可能将设计特征记载在简要说明中，也可能会在专利授权确权或者侵权程序中对设计特征作出相应陈述。根据“谁主张谁举证”的证据规则，专利权人应当对其所主张的设计特征进行举证。另外，授权确权程序的目的在于对外观设计是否具有专利性进行审查，因此，该过程中有关审查文档的相关记载对确定设计特征有着重要的参考意义。理想状态下，对外观设计专利的授权确权，应当是在对整个现有设计检索后的基础上确定对比设计来评判其专利性，但是，由于检索数据库的限制、无效宣告请求人检索能力的局限等原因，授权确权程序中有关审查文档所确定的设计特征可能不是在穷尽整个现有设计的检索基础上得出的，因此，无论是专利权人举证证明的设计特征，还是通过授权确权有关审查文档记载确定的设计特征，如果第三人提出异议，都应当允许其提供反证予以推翻。人民法院在听取各方当事人质证意见的基础上，对证据进行充分审查，依法确定授权外观设计的设计特征。
本案中，在针对涉案授权外观设计的无效宣告请求审查程序中，专利复审委员会作出第17086号无效宣告请求审查决定（以下简称第17086号决定），认定喷头出水面形状的设计为涉案授权外观设计的设计特征之一。健龙公司虽然不认可跑道状的出水面为涉案授权外观设计的设计特征，但是在本案一、二审诉讼中其均未提交相应证据证明跑道状的出水面为现有设计。本案再审审查阶段，健龙公司提交200630113512.5号淋浴喷头外观设计专利视图拟证明跑道状的出水面已被现有设计所公开，但是该外观设计的主视图和使用状态参考图所显示的出水面两端呈矩形而非呈圆弧形，其出水面并非跑道状。因此，对于健龙公司关于跑道状出水面不是涉案授权外观设计的设计特征的再审申请理由，不予支持。
关于涉案授权外观设计手柄上的推钮是否为功能性设计特征问题，外观设计的功能性设计特征是指那些在外观设计产品的一般消费者看来，由产品所要实现的特定功能唯一决定而不考虑美学因素的特征。通常情况下，设计人在进行产品外观设计时，会同时考虑功能因素和美学因素。在实现产品功能的前提下，遵循人文规律和法则对产品外观进行改进，即产品必须首先实现其功能，其次还要在视觉上具有美感。具体到一项外观设计的某一特征，大多数情况下均兼具功能性和装饰性，设计者会在能够实现特定功能的多种设计中选择一种其认为最具美感的设计，而仅由特定功能唯一决定的设计只有在少数特殊情况下存在。因此，外观设计的功能性设计特征包括两种：一是实现特定功能的唯一设计；二是实现特定功能的多种设计之一，但是该设计仅由所要实现的特定功能决定而与美学因素的考虑无关。对功能性设计特征的认定，不在于该设计是否因功能或技术条件的限制而不具有可选择性，而在于外观设计产品的一般消费者看来该设计是否仅仅由特定功能所决定，而不需要考虑该设计是否具有美感。一般而言，功能性设计特征对于外观设计的整体视觉效果不具有显著影响；而功能性与装饰性兼具的设计特征对整体视觉效果的影响需要考虑其装饰性的强弱，装饰性越强，对整体视觉效果的影响相对较大，反之则相对较小。
本案中，涉案授权外观设计与被诉侵权产品外观设计的区别之一在于后者缺乏前者在手柄位置上具有的一类跑道状推钮设计。推钮的功能是控制水流开关，是否设置推钮这一部件是由是否需要在淋浴喷头产品上实现控制水流开关的功能所决定的，但是，只要在淋浴喷头手柄位置设置推钮，该推钮的形状就可以有多种设计。当一般消费者看到淋浴喷头手柄上的推钮时，自然会关注其装饰性，考虑该推钮设计是否美观，而不是仅仅考虑该推钮是否能实现控制水流开关的功能。涉案授权外观设计的设计者选择将手柄位置的推钮设计为类跑道状，其目的也在于与其跑道状的出水面相协调，增加产品整体上的美感。因此，二审判决认定涉案授权外观设计中的推钮为功能性设计特征，适用法律错误，予以纠正。
关于被诉侵权产品外观设计与涉案授权外观设计是否构成相同或者近似的问题，首先，第17086号决定认定涉案外观设计专利的设计特征有三点：一是喷头及其各面过渡的形状，二是喷头出水面形状，三是喷头宽度与手柄直径的比例。除喷头出水面形状这一设计特征之外，喷头及其各面过渡的形状、喷头宽度与手柄直径的比例等设计特征也对产品整体视觉效果产生显著影响。虽然被诉侵权产品外观设计采用了与涉案授权外观设计高度近似的跑道状出水面，但是，在喷头及其各面过渡的形状这一设计特征上，涉案授权外观设计的喷头、手柄及其连接各面均呈圆弧过渡，而被诉侵权产品外观设计的喷头、手柄及其连接各面均为斜面过渡，从而使得二者在整体设计风格上呈现明显差异。另外，对于非设计特征之外的被诉侵权产品外观设计与涉案授权外观设计相比的区别设计特征，只要其足以使两者在整体视觉效果上产生明显差异，也应予以考虑。其次，淋浴喷头产品的喷头、手柄及其连接处均为其正常使用时容易被直接观察到的部位，在对整体视觉效果进行综合判断时，在上述部位上的设计均应予以重点考查。具体而言，涉案授权外观设计的手柄上设置有一类跑道状推钮，而被诉侵权产品无此设计，因该推钮并非功能性设计特征，推钮的有无这一区别设计特征会对产品的整体视觉效果产生影响；涉案授权外观设计的喷头与手柄连接产生的斜角角度较小，而被诉侵权产品的喷头与手柄连接产生的斜角角度较大，从而使得两者在左视图上呈现明显差异。正是由于被诉侵权产品外观设计未包含涉案授权外观设计的全部设计特征，以及被诉侵权产品外观设计与涉案授权外观设计在手柄、喷头与手柄连接处的设计等区别设计特征，使得两者在整体视觉效果上呈现明显差异，两者既不相同也不近似，被诉侵权产品外观设计未落入涉案外观设计专利权的保护范围。二审判决仅重点考虑了涉案授权外观设计跑道状出水面的设计特征，而对于涉案授权外观设计的其他设计特征，以及淋浴喷头产品正常使用时其他容易被直接观察到的部位上被诉侵权产品外观设计与涉案授权外观设计专利的区别设计特征未予考虑，认定两者构成近似，适用法律错误，予以纠正。
据此，再审判决：撤销二审判决，维持一审判决。
【法官评述】
根据保护对象的不同，我国专利制度将专利类型分为发明、实用新型和外观设计，发明和实用新型专利以技术方案为保护对象，外观设计专利以工业设计方案为保护对象。基于技术方案和工业设计方案的不同属性和特点，专利法对于两者获得专利授权的实质性条件也有着不同的规定。对于发明和实用新型，自1984年《专利法》制定以来，历次法律修订均没有改变对其应当具备新颖性、创造性和实用性的法定要求。对于外观设计，1984年到2000年《专利法》的相关条款都只涉及外观设计的新颖性要件，要求授予专利权的外观设计，应当同申请日之前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似。2008年《专利法》修订，对外观设计专利的实质性授权条件作出重大突破，引入了类似于发明和实用新型专利中“创造性”的概念。2008年《专利法》第二十三条第一、二款规定：“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。”自此，专利法明确了我国外观设计专利制度保护的是具有美感的创新性工业设计方案，大大提高了外观设计专利的授权质量。
与外观设计专利授权标准提高相适应，在侵权程序中，应当注重对授权外观设计中创新性设计内容的考量，该部分内容体现了设计人对现有设计的创造性贡献，使得外观设计专利区别于现有设计，因此，其对外观设计产品的整体视觉效果具有显著影响。授权外观设计中的创新性设计内容通过其设计特征的形式体现，在侵权纠纷中，应当通过简要说明、审查档案、当事人举证等对授权外观设计的设计特征予以明确，重点考察被诉侵权设计是否采用了授权外观设计的设计特征。被诉侵权设计未包含授权外观设计区别于现有设计的全部设计特征的，可以推定两者不近似；被诉侵权设计包含授权外观设计区别于现有设计的全部设计特征的，可以推定该设计特征对整体视觉效果更具有影响。但是，当事人提出反证推翻上述推定的除外。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定，认定外观设计是否相同或者近似时，对于主要由技术功能决定的设计特征应当不予考虑。审判实践中，更为常见的是兼具功能性和装饰性的设计特征，该部分设计特征对外观设计整体视觉效果的影响应当如何认定，存在分歧。本案通过对功能性设计特征的含义、分类的详细论述，明确外观设计中功能性设计特征的认定标准在于，该设计在外观设计产品的一般消费者看来仅由所要实现的特定功能决定而与美学因素无关。功能性和装饰性兼具的设计特征对整体视觉效果的影响体现为其装饰性越强，影响相对越大，反之则相对越小。基于此，纠正了二审判决关于跑道状推钮为功能性设计特征的认定，并在综合考虑涉案授权外观设计的设计特征、涉案授权外观设计产品正常使用时容易被直接观察到的部位等因素的基础上，认定被诉侵权设计未落入授权外观设计的保护范围。
编写人：最高人民法院 吴蓉
3 威海嘉易烤生活家电有限公司诉永康市金仕德工贸有限公司、浙江天猫网络有限公司侵害发明专利权纠纷案
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【裁判要旨】
网络用户利用网络服务实施侵权行为的，被侵权人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。本案中，网络服务提供者接到侵权投诉通知后未及时将有效的投诉通知材料转达被投诉人，导致被投诉人未收到任何警示从而造成损害后果的扩大，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。
网络服务提供者所确定的投诉规制并不对权利人维权产生法律约束力，权利人只需在法律规定的框架内行使维权行为，其投诉通知符合侵权责任法规定的“通知”的基本要件，即属有效通知。
《中华人民共和国侵权责任法》第三十六条第二款所规定的网络服务提供者接到通知后所应采取必要措施包括但并不限于删除、屏蔽、断开链接。“必要措施”应根据所侵害权利的性质、侵权的具体情形和技术条件等来加以综合确定。
【案号】
一审：浙江省金华市中级人民法院（2015）浙金知民初字第148号
二审：浙江省高级人民法院（2015）浙知终字第186号
【案情与裁判】
原告（上诉人）：威海嘉易烤生活家电有限公司（简称嘉易烤公司）
被告（被上诉人）：浙江天猫网络有限公司（简称天猫公司）
被告：永康市金仕德工贸有限公司（简称金仕德公司）
起诉与答辩
嘉易烤公司于2015年4月7日向金华市中级人民法院起诉称：金仕德公司未经其许可，在天猫商城等网络平台上宣传并销售侵害其ZL200980000002.8号专利权的产品，构成专利侵权。天猫公司在嘉易烤公司投诉金仕德公司侵权行为的情况下，未采取有效措施，应与金仕德公司共同承担侵权责任。请求判令：1.金仕德公司立即停止销售被诉侵权产品；2.金仕德公司立即销毁库存的被诉侵权产品；3.天猫公司撤销金仕德公司在天猫平台上所有的侵权产品链接；4.两被告连带赔偿嘉易烤公司50万元；5.本案诉讼费用由两被告承担。
金仕德公司一审辩称：其只是卖家，并不是生产厂家，嘉易烤公司索赔数额过高。
天猫公司一审辩称：1.其作为交易平台，并不是生产销售侵权产品的主要经营方或者销售方；2.涉案产品是否侵权不能确定；3.涉案产品是否使用在先也不能确定；4.在不能证明其为侵权方的情况下，由其连带赔偿50万元缺乏事实和法律依据，且其公司业已删除了涉案产品的链接，嘉易烤公司关于撤销金仕德公司在天猫平台上所有的侵权产品链接的诉讼请求亦不能成立。
法院审理查明
2009年1月16日，嘉易烤公司及其法定代表人李琎熙共同向国家知识产权局申请了名称为“红外线加热烹调装置”的发明专利，并于2014年11月5日获得授权，专利号为ZL200980000002.8。该发明专利的权利要求书记载：“1.一种红外线加热烹调装置，其特征在于，该红外线加热烹调装置包括：托架，在其上部中央设有轴孔，且在其一侧设有控制电源的开关；受红外线照射就会被加热的旋转盘，作为在其上面可以盛食物的圆盘形容器，在其下部中央设有可拆装地插入到上述轴孔中的突起；支架，在上述托架的一侧纵向设置；红外线照射部，其设在上述支架的上端，被施加电源就会朝上述旋转盘照射红外线；上述托架上还设有能够从内侧拉出的接油盘；在上述旋转盘的突起上设有轴向的排油孔。”2015年1月26日，涉案发明专利的专利权人变更为嘉易烤公司。涉案专利年费缴纳至2016年1月15日。
2015年1月29日，嘉易烤公司的委托代理机构北京商专律师事务所向北京市海诚公证处申请证据保全公证，其委托代理人王永先、时寅在公证处的监督下，操作计算机登入天猫网（网址为http：//www.tmall.com），在一家名为“益心康旗舰店”的网上店铺购买了售价为388元的3D烧烤炉，并拷贝了该网店经营者的营业执照信息。同年2月4日，时寅在公证处的监督下接收了寄件人名称为“益心康旗舰店”的快递包裹一个，内有韩文包装的3D烧烤炉及赠品、手写收据联和中文使用说明书、保修卡。公证员对整个证据保全过程进行了公证并制作了（2015）京海诚内民证字第01494号公证书。同年2月10日，嘉易烤公司委托案外人张一军向淘宝网知识产权保护平台上传了包含专利侵权分析报告和技术特征比对表在内的投诉材料，但淘宝网最终没有审核通过。同年5月5日，天猫公司向浙江省杭州市钱塘公证处申请证据保全公证，由其代理人刁曼丽在公证处的监督下操作电脑，在天猫网益心康旗舰店搜索“益心康3D烧烤炉韩式家用不粘电烤炉无烟烤肉机电烤盘铁板烧烤肉锅”，显示没有搜索到符合条件的商品。公证员对整个证据保全过程进行了公证并制作了（2015）浙杭钱证内字第10879号公证书。
一审庭审中，嘉易烤公司主张将涉案专利权利要求1作为本案要求保护的范围。经比对，嘉易烤公司认为除了开关位置的不同，被控侵权产品的技术特征完全落入了涉案专利权利要求1记载的保护范围，而开关位置的变化是业内普通技术人员不需要创造性劳动就可解决的，属于等同特征。两被告对比对结果不持意见。
另查明，嘉易烤公司为本案支出公证费4000元，代理服务费81000元。
一审判理和结果
一审法院认为：被诉侵权产品落入涉案专利权保护范围，金仕德公司未经许可销售该产品构成侵权。天猫公司在收到嘉易烤公司的有效投诉材料后未及时采取措施，直到该公司提起本案诉讼后才对侵权产品作出下架及删除链接的处理，并未尽到合理的审查义务，应当对损害扩大的部分与金仕德公司承担连带责任。遂于2015年8月12日判决：金仕德公司立即停止侵权行为并赔偿嘉易烤公司15万元，天猫公司对其中的5万元承担连带赔偿责任。
上诉与答辩
一审判决后，天猫公司不服，向浙江省高级人民法院提起上诉称：一、原审判决就嘉易烤公司的投诉行为所作的以下事实认定不清：1.由于嘉易烤公司在投诉中并未提供“购买订单编号”及“交易双方会员名”，天猫公司根本无法确认投诉方在对比表中用于比对侵权的对象实际为从涉案店铺购买的商品，而天猫公司从被投诉链接的商品信息中也无法看到涉案商品的内部构造，因此无法认定涉案商品存在专利侵权行为。2.嘉易烤公司为证明涉案商品链接地址中的商品侵犯了其专利权而进行了公证购买，其在能够提供包括交易日期、交易双方会员名、订单编号等购买行为的信息的情况下却故意不提供。3.天猫公司为了确保投诉方的合法权益，特地在“审核不通过原因”中要求投诉方进一步提供“购买订单编号”及“双方会员名”，但是投诉方却一直未予提供。4.嘉易烤公司在向天猫公司投诉后不久就直接向原审法院提起诉讼。天猫公司根据嘉易烤公司提交的公证书，在确认涉案商品的卖家和订单编号后，对涉案商品链接及时进行了删除处理，尽到了合理的注意义务。二、原审判决适用《中华人民共和国侵权责任法》第三十六条第二款的规定判决天猫公司应当对损害扩大的部分与金仕德公司承担连带责任属于法律错误：1.嘉易烤公司提交的投诉材料明显不符合天猫公司的格式要求，也未能合理说明进行技术比对的商品来源于涉案店铺购买的商品。2.天猫公司在收到原审诉讼材料后及时采取了必要措施防止损害扩大，尽到了事后合理的注意义务。3.“知道”作为网络服务提供者承担侵权责任的主观要件，而“知道”的前提往往是知识产权权利人的“有效通知”，权利人除了要提供身份证明和权属证明之外，还需要提供“侵权成立”的初步证据材料。三、天猫公司对卖家所售商品是否侵犯发明专利权判断能力有限。平台方接到权利人通知后，不需要进行侵权与否的审查就直接删除商品，显然没有平等保护平台卖家的合法权益。本案中，被诉侵权产品是否侵权产品天猫公司难以确定，天猫公司也是在诉讼过程中，通过庭审和法庭组织的专业技术比对，认为涉案商品确实存在侵权可能之后才对涉案商品采取了删除和屏蔽措施。天猫公司尽到了最大的审慎义务，主观上没有任何过错。请求二审法院撤销原审判决第三项，依法改判，并判决嘉易烤公司承担本案诉讼费用。
嘉易烤公司答辩称：一、购买者信息实际上对于侵权与否的认定并不必要，从其投诉材料中可以清楚看到的产品就是金仕德公司在天猫网站上销售的侵权产品。天猫公司要求提供商品信息与天猫网站上销售的商品进行比对，是对侵权行为的纵容与保护。二、嘉易烤公司的投诉是合理的有效投诉，天猫公司未经妥善处理即草率拒绝，故应对其实施的纵容行为承担相应侵权责任。三、即使天猫公司对商品的侵权判断存在困难，其也应将投诉情况转达给实际的卖家。综上，天猫公司的上诉存在错误和自相矛盾的地方。请求二审法院驳回上诉，维持原判。
二审判理和结果
浙江省高级人民法院经审理认为：网络服务提供者对被投诉商品采取的必要措施应当秉承审慎、合理原则，以免损害被投诉人的合法权益。天猫公司作为电子商务平台服务的提供者，基于其对专利侵权判断的能力、侵权投诉胜诉概率以及利益平衡等因素的考量，并不必然要求其在接受投诉后对被投诉商品立即采取删除和屏蔽措施。但是，将有效的投诉通知材料转达被投诉人并通知被投诉人申辩当属天猫公司应当采取的必要措施之一。否则权利人投诉行为将失去任何意义，其维权行为也将难以实现。网络服务提供者应该保证有效投诉信息传递的顺畅，被投诉人在接到投诉信息后，对于其产品是否侵权，以及是否应主动停止被投诉行为，自会作出相应的判断及应对。天猫公司未履行上述基本义务的结果导致被投诉人未收到任何警示从而造成损害后果的扩大，故应对损害的扩大部分与金仕德公司承担连带责任。遂于2015年11月17日判决：驳回上诉，维持原判。
【法官评述】
“互联网的发展已经渗透到我国社会的各个方面，成为极其复杂的生态系统，多种利益相关者在系统中共生共存。”以互联网＋为先导的新经济形态给知识产权司法保护带来了前所未有的新挑战。网络服务提供者知识产权侵权责任界定即为诸多疑难问题中的典例。
《中华人民共和国侵权责任法》第三十六条第二款规定，网络用户利用网络服务实施侵权行为的，被侵权人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。网络服务提供者接到通知后未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。学界和实务界对上述看似明确的条文具体适用存在着较大的争议。本案对于该条文的适用进行了有益的探索。
（一）“通知”的基本要件
《中华人民共和国侵权责任法》第三十六条第二款所涉及的“通知”应该包括权利人身份情况、权属凭证、证明侵权事实的初步证据以及指向明确的被诉侵权人网络地址等材料。
权利人向网络服务提供者发出有效通知是认定网络服务提供者是否存在过错及应否就危害结果的不当扩大承担连带责任的条件。“通知”是指被侵权人就他人利用网络服务商的服务实施侵权行为的事实向网络服务提供者所发出的要求其采取必要技术措施，以防止侵权行为进一步扩大的法律行为。通知内容应当明确包括权利人身份情况、权属凭证、证明侵权事实的初步证据以及指向明确的被诉侵权人网络地址等材料。符合上述条件的，即应视为有效通知。嘉易烤公司涉案投诉通知符合侵权责任法规定的“通知”的基本要件，属有效通知。
（二）“必要措施”的认定
《中华人民共和国侵权责任法》第三十六条第二款所规定的网络服务提供者接到通知后所应采取必要措施包括但并不限于删除、屏蔽、断开链接。对于网络服务提供者采取的措施的必要性、及时性和合理性认定，一方面要考量被侵害权利的性质、侵权的具体情形和技术条件等涉案客观因素，同时要兼顾利益平衡；既要注重知识产权严格保护的理念，又不能损及网络用户和网络服务提供者的合法权益。
不同属性的知识产权权种，其权利边界及保护范围界定的难易程度不一，网络服务提供者在接到权利人维权投诉的通知后所应采取必要措施也应有所区别。就著作权侵权行为而言，相当部分的侵权行为识别是显而易见的，在此情形下，要求网络服务提供者在接到通知后采取删除、屏蔽、断开链接措施既是必要的，也是合理的。但是，就专利侵权行为而言，网络服务提供者基于对专利侵权判断的主观识别能力、侵权投诉胜诉概率以及利益平衡等因素的考量，在难以识别行为性质的情况下，并不必然要求其在接受投诉后对被投诉商品立即采取删除、屏蔽和断开链接等措施，其采取必要措施时应当秉承审慎、合理原则，以免损害被投诉人的合法权益。值得指出的是，人民法院在采取删除、屏蔽、断开链接措施等行为禁令时尚且需要经过相关的司法审查，如果绝对要求网络服务提供者在接到投诉以后一律采取删除、屏蔽、断开链接措施并不可取。如前所述，网络服务站毕竟是平等的民事主体而非行政执法者或者司法裁判者。而且“必要措施”的绝对理解和片面解释会助长网络不正当竞争行为与恶意投诉行为，损及立法原意。
虽然在网络服务提供者难以识别被投诉行为性质的情况下，并不必然要求其在接受投诉后对被投诉商品立即采取删除、屏蔽和断开链接措施，但是这并不意味着可以对权利人的有效维权投诉置之不理，否则权利人投诉行为将没有任何意义。将权利人的维权有效投诉通知材料转达被投诉人并通知被投诉人申辩当属网络服务提供者应当采取的必要措施之一。网络服务平台提供者应该保证有效投诉信息传递的顺畅，而不应成为投诉信息的黑洞。被投诉人对于其生产、销售的相关商品是否侵权，以及是否应主动自行停止被投诉行为，自会作出相应的判断及应对。如果网络服务提供者未履行上述基本义务，而导致被投诉人未收到任何警示，并最终造成损害后果的扩大，则应承担相应的侵权责任。
总之，网络服务提供者知识产权责任界定既要给公权力的介入留足必要的空间，还要给权利人的私法救济提供必要的法律框架内保障。
编写人：浙江省高级人民法院 应向健
4 广州星河湾实业发展有限公司、广州宏富房地产有限公司诉江苏炜赋集团建设开发有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案
——阅读提示：服务商标是否应当视同商品商标给以同等标准保护？知识产权与财产权发生冲突时，应当遵循什么样的法律原则？
【裁判要旨】
无论是从商标注册体系、楼盘名称使用的商标性、消费者实际感知的角度还是从促进品牌和产业发展来讲，服务商标及商品商标均不宜在保护标准上有所区分。
根据民法关于善意保护之原则，在商标权等知识产权与物权等其他财产权发生冲突时，应以其他财产权人是否是善意作为权利界限和是否容忍的标准，同时应兼顾公共利益之保护。
【案号】
一审：江苏省南通市中级人民法院（2011）通中知初字第8号
二审：江苏省高级人民法院（2011）苏知民终字第0171号
再审：最高人民法院（2013）民提字第102号
【案情与裁判】
原告（上诉人、再审申请人）：广州星河湾实业发展有限公司（简称星河湾公司）
原告（上诉人、再审申请人）：广州宏富房地产有限公司（简称宏富公司）
被告（被上诉人、被申请人）：江苏炜赋集团建设开发有限公司（简称炜赋公司）
起诉与答辩
星河湾公司、宏富公司向江苏省南通市中级人民法院提起诉讼称：星河湾公司依法享有第1946396号、第1948763号
注册商标的专用权，分别核定使用于第36类的不动产出租、不动产代理等服务和第37类的建筑、室内装潢修理等服务。星河湾公司与宏富公司系星河湾集团旗下的关联企业。星河湾集团前身是广州市宏宇集团股份有限公司（以下简称宏宇集团），该集团自2001年起由宏富公司在广州推出高品质楼盘“星河湾”后，又成功在北京、上海及太原推出了同样品牌的楼盘，以在建筑、环境、配套、服务等方面的优异品质，全面刷新行业标准，在消费者心目中树立了“好房子的标准”，得到政府认可和推崇，北京规划委员会和北京城市建设局等权威部门曾联合出版《广州星河湾居住区》《走近北京星河湾》等专著，将“星河湾”楼盘作为地产开发行业范例和行业标准向北京地产商推荐。星河湾集团及其名下的“星河湾”楼盘先后获得“2010广州金牌户型楼盘”“2009年度中国地产经典开发模式”“2009年度中国十大地产领袖品牌”“2009中国最具影响力地产企业”“国际花园社区”金奖、“中国最具社会责任房地产企业”“詹天佑土木工程大奖”“中国人居社区国际范例奖”及“广东地产资信20强”等近200项荣誉。2009年上海浦东“星河湾”项目和2010年太原“星河湾”项目开盘热销的奇迹足以证明“星河湾”品牌的含金量。“星河湾”商标于2005年8月、2008年12月被认定为广州市著名商标，2008年被认定为广东省著名商标。因此，“星河湾”作为商标、企业字号及楼盘名称亦为相关公众所熟知，享有较高的美誉度，宏富公司及星河湾集团开发的“星河湾”楼盘为知名商品。炜赋公司开发的“星河湾”项目，系未经授权擅自将“星河湾”作为楼盘标识使用，违反了《中华人民共和国商标法》第五十二条的规定，[5]侵犯了两原告的商标专用权。炜赋公司使用“星河湾”作为楼盘名称，系借助“星河湾”的知名度来吸引相关公众的注意，借此提升其房地产项目的知名度，具有明显的搭便车的故意，使其开发的楼盘与宏富公司开发的楼盘相混淆，造成相关公众误以为其与两原告或星河湾集团存在关联，有违诚实信用原则，该行为违反《反不正当竞争法》第二条和第五条的规定，构成不正当竞争。请求判决：1.确认炜赋公司的行为构成商标侵权及不正当竞争；2.炜赋公司立即停止商标侵权及不正当竞争行为，不再使用“星河湾”商标或与该商标相同的文字，销毁宣传资料；3.炜赋公司在《扬子晚报》的显著位置以不小于256cm2的版面（除中缝外）公开道歉、消除影响；4.炜赋公司赔偿经济损失20万元并承担两原告为制止侵权行为所支付的合理的调查费、公证费等相关费用5万元，承担全部诉讼费用。庭审中，星河湾公司、宏富公司确认其主张的商标侵权行为是指炜赋公司违反《中华人民共和国商标法》第五十二条第（五）项[6]及《中华人民共和国商标法实施条例》第五十条第（一）项[7]，即在“同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的”；主张的不正当竞争行为是指炜赋公司违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第（二）项、第（三）项规定，即“擅自使用知名商品特有名称，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品”及“擅自使用他人的企业名称，引人误认为是他人的商品”。
炜赋公司一审辩称：1.星河湾公司、宏富公司虽拥有案涉注册商标，但因商标核定使用于建造、销售、出租、管理等不动产服务活动，不包括不动产开发项目本身，也与楼盘或小区名称无关。本公司使用含“星”字的地名有十余个，“星河湾花园”是其中之一，是本公司开发的特定地段楼盘的名称，是南通市民政局批复同意本公司使用的地名，“星河湾花园”作为地名，是一种行政审批和认可，并非商标使用。即便地名与星河湾公司、宏富公司的不动产服务商标相同，也不构成商标侵权。2.涉案“星河湾”商标仅被认定为广州市及广东省著名商标，星河湾公司、宏富公司在南通甚至江苏均未有过任何开发项目或宣传。本公司开发的“星河湾花园”属低价位普通商品房，房屋价格由政府限定，销售对象为开发区市政建设项目征地的拆迁户，未对社会公开销售，拆迁户根据拆迁合同取得房屋，并非根据本公司的广告宣传或基于“星河湾”这一品牌的知名度而购买该楼盘。本公司根本无须借助原告的“星河湾”品牌的知名度来吸引公众的注意。“星河湾花园”属政府工程，工程结算严重亏损，最终由政府出资收购。因此，本公司的“星河湾花园”与星河湾公司、宏富公司所开发的楼盘不会造成公众混淆。3.“星河湾”不构成知名商品的特有名称，本公司未使用星河湾公司的企业名称，不具有不正当竞争的意图，星河湾公司、宏富公司指控的不正当竞争行为不存在。请求法院判决驳回星河湾公司、宏富公司的诉讼请求。
一审审理查明
星河湾公司成立于1995年6月5日，股东为日喜有限公司、宏宇企业集团（香港）有限公司，经营范围为：生产装饰板、人造板、其他木材加工产品及铝合金门窗和玻璃幕墙、企业管理咨询、种植、花卉、计算机软件开发、销售本企业产品。
宏富公司成立于2000年1月21日，经营范围为房地产开发、销售、出租；房地产中介服务（房地产价格评估除外）。宏富公司自2001年起在广州开发以“星河湾”作为名称的高档商品房住宅。
2002年9月28日和2003年9月21日，经宏富公司申请，国家工商行政管理总局商标局分别核准注册了第1946396号和第1948763号组合商标，核定服务项目分别为第36类［办公室（不动产）出租、不动产出租、不动产代理、不动产估价、不动产管理、不动产评估、不动产中介、公寓出租、公寓管理、住房代理］和第37类（建筑施工监督、建筑结构监督、工程进度查核、建筑信息、维修信息、建筑、砖石建筑、码头防浪堤建筑、电梯的安装与修理、室内装潢修理）。注册有效期限分别为2002年9月28日至2012年9月27日止、2003年9月21日至2013年9月20日止。
2005年7月14日，宏富公司将上述第1946396、1948763号注册商标转让给宏宇集团。其中，第1946396号商标于2005年8月被认定为广州市著名商标，2008年2月被认定为广东省著名商标。2008年7月14日，宏宇集团将上述两注册商标转让给星河湾公司。2008年12月第1946396号商标被认定为广州市著名商标。宏宇集团、星河湾公司自受让商标之日起均许可宏富公司使用两注册商标，并授权宏富公司有权就侵权行为提起诉讼。其中，星河湾公司于2010年5月26日向国家工商行政管理总局商标局申请了第1946396号商标使用许可合同备案，许可期限自2008年7月15日至2012年9月27日。
炜赋公司成立于1997年5月7日，经营范围包括：房地产开发，及其他建筑材料等销售。2000年炜赋公司在江苏省南通市推出别墅区“星湖花园”。2004年起炜赋公司在南通市开发区先后开发了多个安置房项目，小区名称均报经南通市民政局批准。
“星河湾花园”位于张江公路西侧、江山路南侧，该地块系炜赋公司以出让方式取得土地使用权。根据炜赋公司提供的照片显示，炜赋公司在其开发的住宅小区都标注其企业标志
。“星河湾花园”大门处除小区名称外也标注了，小区内每幢楼的侧面均标注有和“炜赋房产”文字。
星河湾公司曾于2010年9月30日向炜赋公司邮寄了函件，认为炜赋公司在开发的不动产中使用“星河湾”侵犯其注册商标权，并构成不正当竞争，要求炜赋公司停止侵权。炜赋公司对此未予答复。
一审判理和结果
南通市中级人民法院一审认为：星河湾公司享有商标专用权。宏富公司作为商标使用许可合同的被许可人，经商标权人授权，有权就侵权行为提起诉讼。炜赋公司使用“星河湾花园”作为其开发的楼盘名称，未导致消费者对该楼盘来源产生混淆，不构成商标侵权。宏富公司开发的“星河湾”楼盘在广州地区具有较高知名度，但炜赋公司长期正当、合理使用“星河湾花园”这一名称，主观上并无搭便车之故意，客观上也未造成消费者误认，故炜赋公司使用该名称不构成不正当竞争。星河湾公司未能提供证据证明炜赋公司使用其企业名称或字号，因此，关于炜赋公司构成擅自使用其企业名称的不正当竞争的主张亦不能成立。据此，一审法院判决：驳回星河湾公司、宏富公司的诉讼请求。
上诉与答辩
星河湾公司、宏富公司向江苏省高级人民法院提起上诉称：炜赋公司将与“星河湾”注册商标相同的文字作为其开发销售的楼盘标识和项目名称使用，构成商标侵权和不正当竞争。（一）炜赋公司的行为构成商标侵权。1.炜赋公司的行为足以造成市场和相关公众产生混淆和误认。“星河湾”商标在全国房地产行业范围内已具有很高的美誉度、知名度和影响力；“星河湾”商标具有很强的独创性和显著性，经过上诉人的长期使用和广泛宣传，与上诉人具有了固定、唯一的联系；2.炜赋公司将与“星河湾”近似的“星河湾花园”作为楼盘名称、标识，主观上具有明显的摹仿恶意。（二）炜赋公司构成不正当竞争。炜赋公司使用“星河湾”作为楼盘名称，系借助“星河湾”的知名度来吸引相关公众的注意，借此提升其房地产项目的知名度，具有明显的搭便车故意，使其开发的楼盘与宏富公司开发的楼盘相混淆，造成相关公众误以为其与星河湾公司、宏富公司或星河湾集团存在关联，该行为构成不正当竞争。综上，一审判决事实认定不清，适用法律错误，请求：依法撤销一审判决；判令炜赋公司立即停止商标侵权及不正当竞争行为，变更其楼盘名称，不再包含“星河湾”文字；判令炜赋公司赔偿经济损失人民币25万元；判令炜赋公司在《扬子晚报》登报赔礼道歉；由炜赋公司承担本案的一、二审诉讼费用。
炜赋公司答辩称：炜赋公司使用“星河湾花园”作为楼盘名称并不侵犯星河湾公司、宏富公司的商标专用权。炜赋公司使用“星河湾花园”系经行政部门批准使用的地名，是对特定地点开发楼盘使用的名称。炜赋公司未在不动产服务项目上使用“星河湾”标识，星河湾公司、宏富公司的商标系服务商标，炜赋公司使用“星河湾花园”是对特定地点楼盘名称的介绍，而非属于在不动产服务项目上的使用。炜赋公司并未使用星河湾公司、宏富公司的企业名称或字号，仅是使用“星河湾花园”作为楼盘名称，主观上既无攀附知名品牌的故意，客观上也不会造成公众的误认或混淆，不构成商标侵权和不正当竞争。综上，请求驳回星河湾公司、宏富公司的上诉请求。
二审审理查明
星河湾公司、宏富公司二审提交了“星河湾”项目在2001年至2005年期间在相关评比中获得的相关荣誉。2000年10月7日，炜赋公司经国家工商行政管理总局商标局核准注册第1455622号“炜赋房产”图文商标，核定服务项目为第36类［不动产出租，不动产代理，住房代理，不动产评估，不动产管理，公寓出租，住所，公寓管理，办公室（不动产）出租，不动产中介］。商标注册有效期为2000年10月7日至2010年10月6日，经核准续展至2020年10月6日。
二审判理和结果
江苏省高级人民法院认为：一、炜赋公司使用“星河湾花园”作为楼盘名称的行为不侵犯星河湾公司、宏富公司的商标专用权。商标法实施条例第五十条第（一）项规定，在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于侵犯注册商标专用权的行为。本案中，判断炜赋公司是否构成商标侵权，应考察炜赋公司使用的“星河湾花园”与星河湾公司的涉案商标是否相似或者近似，炜赋公司以“星河湾花园”作为楼盘商品的名称使用，是否会使相关公众造成混淆、误认。对此，二审法院认为，炜赋公司的使用行为并未误导公众，不构成商标侵权。炜赋公司使用“星河湾花园”作为楼盘名称合理正当，并不会造成相关购房者对涉案楼盘产生误认或混淆，其行为不构成对星河湾公司、宏富公司商标专用权的侵犯，星河湾公司、宏富公司关于炜赋公司侵犯商标专用权的主张，缺乏事实和法律依据，二审法院不予支持。二、炜赋公司使用“星河湾花园”作为楼盘名称的行为不构成不正当竞争。现有证据不足以证明星河湾公司、宏富公司的“星河湾楼盘”在江苏省范围内为知名商品，亦不足以证明“星河湾”作为星河湾公司的字号，在江苏省区域内具有一定的知名度。虽然，星河湾公司、宏富公司二审中补充提交了两组证据，证明其在2006年5月之前，楼盘的获奖情况及广告宣传情况，但因两星河湾公司、宏富公司未能证实相关的评选活动为权威性的评奖活动，且其提供的平面媒体广告宣传集中在广东地区。现有证据反映“星河湾”楼盘及企业名称的知名度主要集中在广东地区，不足以证明其知名度已辐射至江苏省地区。其次，如前所述，炜赋公司系善意使用行为，星河湾公司、宏富公司无证据证明炜赋公司使用“星河湾花园”作为楼盘名称，攀附了其“星河湾”楼盘的声誉，且客观上已经或足以造成相关公众产生混淆或误认。据此，二审法院判决驳回上诉、维持原判。
申请再审理由与答辩
星河湾公司、宏富公司不服该二审判决，向最高人民法院申请再审：一、炜赋公司将与星河湾公司、宏富公司注册商标“星河湾”相同的文字作为其开发销售的商品房楼盘名称、标识使用，足以对其构成商标侵权及不正当竞争。但二审判决却以“星河湾”商标的知名度未覆盖南通市甚至江苏省区域，商品房价值高，购买者购买时会施以较高的注意力，且被申请人在使用“星河湾花园”作为楼盘名称时标注了企业标志和“炜赋房产”，足以使相关公众进行区分，不会造成混淆或误认为由，认定被申请人的行为不构成商标侵权及不正当竞争，属于认定事实不清，适用法律错误，应依法予以撤销并改判。二、炜赋公司已经构成不正当竞争行为，依法应承担法律责任。“星河湾”无论是作为商标、企业字号还是楼盘名称均已享有较高的知名度，被申请人使用“星河湾”作为其楼盘名称、标识无疑为其获得了更优越的竞争地位。
炜赋公司答辩称：一、申请人使用“星河湾花园”是作为地名使用。一审、二审提出了很多证据可以证明，是政府的“民心工程”，所以楼盘以“星”字开头，并且2005-2011年前后开发了14个楼盘，都是“星”字开头的。二、被申请人开发的楼盘，销售的对象是固定的，都是拆迁安置户，不需要宣传来引发他人购买。三、关于被申请人楼盘销售价格，一审中被申请人也提供了查询的公证过的资料，也有行政批文，证明楼盘不是市场价格，而是政府指导价销售，价格为1208元每平方米，价格是特定的，不存在利用名牌销售的事实。四、被申请人开发的楼盘除了星河湾的名称外，都标注了自身的注册商标W，在当地来讲商标也是比较有知名度的，因此普通的老百姓不会因为星河湾花园这个名称引起混淆和误认，因此被申请人认为不构成商标侵权，属于合理使用。
再审判理和结果
本案焦点问题是炜赋公司将含有“星河湾”字样的“星河湾花园”作为其楼盘名称是否侵犯星河湾公司、宏富公司商标权并构成不正当竞争。
最高人民法院认为：
一、星河湾公司享有第1946396号、第1948763号注册商标的专用权，两商标分别核定使用于第36类的不动产出租、不动产代理等服务和第37类的建筑、室内装潢修理等服务，炜赋公司在商品房上使用该商品名称。本案两注册商标核定的服务类别分别是不动产管理、建筑等，与商品房销售相比，两者功能用途、消费对象、销售渠道基本相同，开发者均系相关房地产开发商，不动产管理、建筑等服务与商品房销售存在特定的联系，应当认定为商品与服务之间的类似。二、从2001年起，宏富公司等单位就开始在《南方日报》《羊城晚报》等相关媒体上对星河湾楼盘进行宣传，“星河湾”命名的楼盘先后获得了相关荣誉，具有较高的知名度，因此“星河湾”文字系该注册商标中最具有显著性和知名度的部分。炜赋公司将其开发的楼盘命名为“星河湾花园”，由于该名称事实上起到了识别该楼盘的作用，其实质也属于一种商业标识，该标识中“花园”为楼盘名称的一般用语，其最显著的部分为“星河湾”文字，与星河湾公司、宏富公司上述两个注册商标中的显著部分“星河湾”完全相同，呼叫方式一致，加之现代社会信息流通丰富快捷，相关房地产开发商在全国各地陆续开发系列房地产楼盘亦非罕见，炜赋公司此种使用方式会使相关公众误认该楼盘与星河湾公司、宏富公司开发的“星河湾”系列楼盘有一定的联系，容易误导公众。因此，炜赋公司将与星河湾公司享有商标专用权的“星河湾”商标相近似的“星河湾花园”标识作为楼盘名称使用，容易使相关公众造成混淆误认，构成对星河湾公司、宏富公司相关商标权的侵犯，应当承担相应的民事责任。原审法院认为其仅作为楼盘名称使用，不可能使相关公众对楼盘及其服务的来源产生混淆，该认定错误。三、星河湾公司原为广州明宇木业有限公司，2007年8月更名为星河湾公司。而以“星”字开头命名楼盘名称，是炜赋公司自2000年以来形成的习惯和传统，且早在2006年5月15日，炜赋公司已向南通市民政局申请命名该小区为“炜赋·星河湾”，理由为：继星辰花园、星景花园后仍以“星”字开头，因保留该地原有两条河流穿过小区，故以“炜赋·星河湾”命名。同年5月25日，南通市民政局批复同意炜赋公司将该住宅区命名为“星河湾花园”，因此诉争楼盘名称的使用先于星河湾公司企业名称的使用，该种使用并不属于擅自使用他人企业名称的行为，星河湾公司此再审理由不能成立，本院不予支持。四、由于商标法和反不正当竞争法系专门法和特别法的关系，凡是知识产权专门法已经保护的领域，一般情况下，反不正当竞争法不再给予其重合保护。鉴此，对再审申请人请求保护其知名商品特有名称权利的诉讼请求不予支持。五、在本案中，星河湾公司、宏富公司并未提供其遭受损失的证据，亦未证明炜赋公司因侵权行为所获得的利益。炜赋公司因两条河流穿过小区而取名“星河湾花园”，因此其主观上并无利用“星河湾”商标声誉之故意。此外，该项目主要系低价位普通住宅商品房项目，销售对象主要为开发区市政建设项目征地的拆迁户，且该项目系亏损项目并已有相关政府财政进行了相关补助，综合考虑以上因素并结合本案证据，酌情确定赔偿数额为5万元。根据民法关于善意保护之原则，在商标权等知识产权与物权等其他财产权发生冲突时，应以其他财产权是否善意作为权利界限和是否容忍的标准，同时应兼顾公共利益之保护。本案中，由于炜赋公司经南通市民政局批准将小区命名为“炜赋·星河湾”，小区居民已经入住多年，且并无证据证明其购买该房产时知晓小区名称侵犯星河湾公司商标权，如果判令停止使用该小区名称，会导致商标权人与公共利益及小区居民利益的失衡，因此不再判令停止使用该小区名称，但炜赋公司在其尚未出售的楼盘和将来拟开发的楼盘上不得使用相关“星河湾”名称作为其楼盘名称。炜赋公司并无主观利用“星河湾”商标声誉之故意，星河湾公司、宏富公司亦未证明其商誉遭受损失，对相关消除影响、赔礼道歉的诉讼请求不予支持。
综上，炜赋公司将含有“星河湾”字样的“星河湾花园”作为其楼盘名称使用，侵犯了星河湾公司第1946396号、第1948763号注册商标专用权，应承担相应的民事责任。星河湾公司、宏富公司的部分申请再审理由成立，予以支持。依照《中华人民共和国商标法》（2001年修正）第五十二条第（一）项、第（二）项[8]，《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款、第十条、第二十一条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项、第二百零七条之规定，最高人民法院判决：撤销江苏省高级人民法院（2011）苏知民终字第0171号民事判决、江苏省南通市中级人民法院（2011）通中知初字第8号民事判决；自本判决生效之日起，江苏炜赋集团建设开发有限公司在其尚未出售的楼盘和将来拟开发的楼盘上不得使用相关“星河湾”名称作为其楼盘名称；自本判决生效之日起十日内，江苏炜赋集团建设开发有限公司赔偿广州星河湾实业发展有限公司、广州宏富房地产有限公司经济损失5万元；驳回广州星河湾实业发展有限公司、广州宏富房地产有限公司其他诉讼请求。
【法官评述】
本案典型之处在于，涉及房地产商标保护和服务商标的保护问题，此类案件近年来一直存在较大争议。关于服务商标是否应当视同商品商标来以同等标准保护的问题，无论从商标注册体系、楼盘名称使用的商标性、消费者实际感知的角度还是从促进品牌和产业发展来讲，服务商标及商品商标不宜在保护标准上有所区分。本案中炜赋公司将与他人注册商标相同或者近似的标志作为楼盘名称使用并且在建成楼盘上显著标识并突出使用“星河湾”字样，已经构成对申请人注册商标专用权的侵犯。如何承担民事责任，由于涉及地名、小区居民入住多年等因素，是需要重点考量的问题。最高人民法院在本案中认为，在商标权等知识产权与物权等财产权发生冲突时，是否判令当事人承担停止使用的法律责任，应当遵循善意保护原则并且兼顾社会公共利益。本案中，考虑到炜赋公司包含“星河湾”字样的小区名称已经民政部门批准，小区居民也已入住多年，且并无证据证明其购买该房产时知晓小区名称侵犯星河湾公司商标权，如果判令停止使用该小区名称，会导致商标权人与公共利益及小区居民利益的失衡，但在尚未出售的楼盘和将来拟开发的楼盘上不得使用相关“星河湾”名称作为其楼盘名称同时也维护了星河湾公司、宏富公司的合法权益。该案判决既在合法范围内维护了商标权人的利益，也避免了对社会公共秩序和公共利益造成不应有的影响和侵害，充分发挥了司法裁判的价值指引作用。
编写人：最高人民法院 王艳芳
5 北京中创东方教育科技有限公司诉北京市海淀区启航考试培训学校、北京市启航世纪科技发展有限公司侵害注册商标专用权纠纷案
——阅读提示：商标先用抗辩的适用要件
【裁判要旨】
商标先用抗辩的适用要件为：（1）他人在注册商标申请日之前存在在先使用商标的行为；（2）该在先使用行为原则上应早于商标注册人对商标的使用行为；（3）该在先使用的商标应具有一定影响；（4）被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为。在适用要件（2）时应将在先使用人的善意作为重要考量因素。对于要件（4）“原有范围”的理解，应考虑“商标”“商品或服务”“使用行为”及“使用主体”等要素。
【案号】
一审：北京市海淀区人民法院（2014）海民（知）初字第27796号
二审：北京知识产权法院（2015）京知民终字第588号
【案情与裁判】
原告（上诉人）：北京中创东方教育科技有限公司（简称中创公司）
被告（被上诉人）：北京市海淀区启航考试培训学校（简称启航考试学校）
被告（被上诉人）：北京市启航世纪科技发展有限公司（简称启航公司）
起诉与答辩
原告中创公司于2014年10月16日向北京市海淀区人民法院起诉称：2003年4月7日，贵阳市云岩区启航英语培训学校（以下简称贵阳启航学校）在第41类“学校（教育）、教育、教学、讲课、幼儿园、寄宿学校、培训、教育考核、实际培训（示范）、教育信息”等项目上注册了第1985953号“启航学校Qihang School”商标（以下简称启航学校商标）。2013年4月1日，贵阳启航学校将启航学校商标许可给我公司独占使用。启航考试学校的主营业务为提供考研培训，启航公司负责对外加盟活动。启航考试学校、启航公司在共同运营的启航世纪网站（网址为www.qihang.com.cn）、发放的宣传材料、名片、教材等上使用与启航学校商标相近似的及SAILING启航标识（以下简称启航及图标识）、“启航教育”“启航考研”“启航网校”“启航名师”。启航考试学校、启航公司的行为侵犯了我公司享有的启航学校商标专用权。故我公司诉至法院，请求判令：1.启航考试学校、启航公司停止在教育培训活动中使用启航及图标识、“启航”文字；2.启航考试学校在经营活动中使用全称，不得使用简称；3.启航考试学校、启航公司赔偿我公司经济损失300万元及公证费15000元。
启航考试学校、启航公司共同辩称，启航考试学校成立时间为1998年，启航公司成立于2003年，早于启航学校商标注册时间。启航考试学校企业名称在启航学校商标注册之前已在全国范围内享有极高的知名度和影响力。长期以来，启航考试学校、启航公司在公务员考试和考研范围内使用企业名称和字号，与贵阳启航学校经营的幼儿英语范围没有冲突，不会造成消费者混淆误认。中创公司主要股东苏康曾是启航考试学校、启航公司的高级管理人员，离职后成立了中创公司，并从贵阳启航学校处高价取得启航学校商标使用权，在考研培训领域大量使用该商标，扰乱市场秩序。启航考试学校、启航公司对自己在先登记使用并已有极高知名度的企业名称和字号使用，未侵犯中创公司享有的商标权，请求法院驳回中创公司的诉讼请求。
法院审理查明
贵阳启航学校于2001年10月18日申请注册第1985953号“启航学校Qihang School”商标，并于2003年4月7日获准注册，注册商标专用权期限自2003年4月7日至2023年4月6日，核定服务项目为第41类学校（教育）、教学、培训等。2013年4月1日，贵阳启航学校与中创公司订立《商标使用许可合同》，约定贵阳启航学校许可中创公司在中国大陆境内在英语四六级考试培训、考研培训、公务员考试培训领域，独占使用涉案商标。中创公司有权将该商标再许可他人使用，并有权以自己的名义对侵犯涉案商标的行为进行维权。许可使用期限自2013年4月1日至2018年7月31日。后贵阳启航学校于2013年8月1日将《商标使用许可合同》报送国家工商行政管理总局商标局备案，2013年12月18日该局出具《商标使用许可合同备案通知书》。
1998年2月5日，启航考试学校向北京市海淀区机构编制委员会办公室申请成立。启航考试学校于1998年1月28日获得北京市社会力量办学许可证。启航公司成立于2003年8月19日，其与启航考试学校的法定代表人均为陈民惠，二者为关联单位。1998年至2001年间，启航考试学校编写了各类考研书籍，并由中国人民大学出版社、国家行政学院出版社、中央民族大学出版社等出版社出版。中国人民大学出版社于2014年10月21日出具《情况说明》，确认考研书籍的编者“北京启航考试学校”系启航考试学校简称。2000年3月16日至2001年4月26日间出版的十余期《中国青年报》上有以“北京启航考试学校”为名发布的考研辅导招生简章等宣传报道。
启航公司与昆明五华启航教育培训学校（简称昆明启航学校）分别于2008年10月20日、2012年12月5日就双方合作开办远程教育培训事宜订立《合作协议书》，协议书页眉左侧为“启航及图”标识，右侧注有启航世纪网站网址www.qihang.com.cn，每页左下角标注启功题“启航教育”字样。在启航考试学校的三层前台立墙等处悬挂有启功书法“启航教育”并附有“启航及图”标识。标注“启航考研，龙腾e网校”的宣传资料左上角显示有“启航及图”标识，该资料中多处标题注明“启航考研”。启航考试学校工作人员名片正面左上角标注“启航及图”标识，背面为启功书法“启航教育”。启航公司的官网的网站名称标注为“启航考研官网-考研信息|考研辅导班……”。网站首页左上角标注“启航及图”标识，且各栏目名称中亦有“启航”字样，如启航首页、启航品牌、启航名师等。在“联系我们”栏目中中所贴地图以“启航及图”标识标注启航公司。“诚聘英才”中载明“启航教育简介：启航教育的前身是1998年成立的北京启航考试学校……”通过“启航分校”进入“北京分校、天津分校、广州分校”等，进入网页的左上角均显示有“启航及图”标识。
中创公司股东苏康曾为启航公司的管理人员，曾代表启航公司对外签订加盟合作协议。
一审判理和结果
涉案商标于2001年10月18日申请注册，在此之前，启航考试学校已经组织编写有中央民族大学出版社于2001年6月出版的《启航考研政治讲义》及多本《启航考研政治考前20天20题》等。同时，启航考试学校自2000年3月起在《中国青年报》上连续刊登考研招生宣传报道，同时列有多种启航考研辅导材料。启航考试学校使用“启航考研”的时间较早，在涉案商标申请注册前，启航考试学校已经通过自身努力在全国范围考研培训领域使用“启航考研”，并使之具有一定的知名度和影响力。因此，中创公司无权禁止启航考试学校在涉案商标申请注册后，仍在考研培训领域突出使用“启航考研”，但可以要求启航考试学校对“启航考研”附加适当标识。
对于启航考试学校及启航公司在经营活动中使用“启航及图”标识、“启航”“启航教育”，因本案缺乏证据证明于涉案商标申请注册前曾作为商标使用，同时考虑到上述图文标识中与涉案商标近似，并构成混淆的部分为“启航”文字，所以，启航考试学校及启航公司在涉案商标获得核准注册后，未经该注册商标专用权人许可，突出使用包含“启航”文字的“启航及图”标识、“启航教育”“启航”等行为侵害了涉案商标专用权，应当承担相应的法律责任。
启航考试学校字号为“启航”，只要该校将“启航”在企业名称意义上进行使用，非进行显著、突出的商标意义上使用，则不论使用全称，抑或简称，均不构成对涉案商标权的侵害，故中创公司提出的启航考试学校在经营活动中使用全称、不得使用简称的诉讼请求，缺乏法律依据，不予支持。
综上，一审法院依照《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第五十七条第（二）项、第五十九条第三款之规定，判决如下：一、启航考试学校、启航公司应对经营活动中商标意义上使用“启航考研”附加适当区别标识，停止其他商标意义上使用“启航”文字的行为；二、启航考试学校、启航公司赔偿中创公司经济损失五万元及公证费一万五千元；三、驳回中创公司的其他诉讼请求。
上诉与答辩
中创公司不服一审判决，向北京知识产权法院提起上诉，请求法院依法改判，并支持其一审全部诉讼请求，主要理由是：启航考试学校使用“启航考研”商标的时间虽然早于涉案商标申请日，但晚于涉案商标注册人对于涉案商标的使用时间，因此，启航考试学校的使用行为不符合《商标法》第五十九条第三款的规定。此外，启航公司的成立时间晚于“启航考研”商标的申请日，而启航考试学校即便存在在先使用行为，其亦仅有权自己使用该商标，无权将“启航考研”商标授权许可给启航公司使用。启航公司的使用行为不符合《商标法》第五十九条第三款的规定。综上，一审判决认定启航考试学校及启航公司对于“启航考研”商标的使用行为符合《商标法》第五十九条第三款的规定，该认定有误。
启航考试学校、启航公司仍坚持一审的答辩意见，请求依法维持一审判决。
二审判理和结果
本案中，涉案商标的申请日为2001年10月18日，但启航考试学校在该日期前已经组织编写并出版了多本考研图书。此外，启航考试学校自2000年3月起在《中国青年报》上连续刊登考研招生宣传报道，并列有多种启航考研辅导材料。上述证据证明，在涉案商标申请日之前，启航考试学校在考研等教育服务上存在在先使用“启航”商标的行为，而中创公司提交的证据不能证明涉案商标注册人针对涉案商标存在在先使用行为。且上述证据足以证明被上诉人启航考试学校的“启航”商标的使用在涉案商标申请日之前已具有一定规模，“启航”商标在考研服务上已实质上产生了识别作用。
本案涉及启航考试学校及启航公司两个主体的使用行为。对于被上诉人启航考试学校的行为，因其自身在经营活动中对于“启航考研”商标的使用，无论是使用的商标及服务类别还是规模，均处于原有范围之内，故启航考试学校的上述行为符合《商标法》第五十九条第三款的规定。对于启航公司的行为，因在其网站宣传等经营活动中对于“启航考研”的使用均仅是为启航考试学校提供宣传推广的行为，其网站中所显示内容亦均指向启航考试学校，因此，启航公司并未单独使用“启航”等商标提供考研等教育服务，其与启航考试学校之间的关系并非商标法意义上的许可人与被许可人之间的关系。启航公司的行为是否构成侵权，取决于启航考试学校的先用抗辩是否成立。在已认定启航考试学校的先用抗辩成立的情况下，虽然被上诉人启航公司的成立时间晚于涉案商标申请日，但其使用“启航考研”进行宣传等行为同样不构成侵权。
综上，启航考试学校、启航公司在经营活动中使用“启航考研”的行为均符合《商标法》第五十九条第三款的适用要件，未构成对注册商标专用权的侵犯。中创公司关于该行为不符合《商标法》第五十九条第三款的主张不能成立。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决：驳回上诉，维持原判。
【法官评述】
本案涉及新《商标法》第五十九条第三款的适用问题。该条规定是商标法修订新增加的内容，其主要目的在于保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人的权益。该条是对我国现行商标注册制度的突破，但条款本身的规定比较抽象，导致在理论及实务界对突破的程度该如何把握存在较大分歧，具体体现在对商标先用抗辩要件的适用上。本案的审理难点即在于如何确定商标先用抗辩的具体适用要件，主要涉及如下问题：
1.在先使用行为的确定及善意因素的考量。
对于在先使用行为的确定，理论实务界主要存在两种意见：一种意见是仅先于商标注册人申请商标注册即可；一种意见是不仅要先于商标注册人申请商标注册，还要先于商标注册人对商标的使用。而对于“先于商标注册人申请商标注册”又存在时间点如何确定的分歧，是先于注册商标“申请日”还是“注册日”。法院在本案中，明确提出在先使用行为需同时满足：一是先于注册商标“申请日”存在在先使用商标的行为；二是原则上应早于商标注册人对商标的使用行为，且应将在先使用人的善意作为重要考虑因素。前述认定主要考虑以下几点理由：
一是，在我国采用商标注册制度而非商标使用制度的情况下，商标法各具体制度的设置应尽可能保障注册制度的正常运转。以“申请日”作为确定是否存在在先使用行为的时间点，显然比以“注册日”作为时间点更有利于维护商标注册人的合法预期利益，并有利于维护商标注册制度。而且，将在先使用行为的时间点确定为“申请日”还是“注册日”，取决于立法者如何确定从“申请日”到“注册日”这一期间内产生的商标使用行为的后续法律后果。如以“申请日”作为时间点，则该期间内的使用行为将无法使得使用人在商标注册后的后续使用行为具有合法性。但以“注册日”为时间点，则其后续使用行为只要在原有范围内，注册商标人将无法要求他人停止在原有范围内的后续使用行为。前者有利于商标申请人，后者有利于商标使用人。目前采用的以申请日为时间点的作法，其目的在于更好地维护注册制度。
二是，依据法条本身规定，在先使用人行使在先使用抗辩权的条件之一是其“先于”商标注册人使用了与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标。如果商标注册人在申请注册前使用了商标，使得商标发挥了标识作用，使相关公众建立起了标识与商品的联系，则有必要禁止在后使用人再行使用，以排除相关公众的混淆误认。
三是，商标注册人在申请日前的使用属于对未注册商标的使用，相比于注册商标，法律上对未注册商标的保护设定了一定程度和条件的限制。例如，按照《商标法》第三十二条的规定，未注册商标的使用人欲制止他人抢注其商标，前提是其在先使用了商标并有一定影响。而要求有一定影响的目的正是为了排除抢注人不具有恶意的情形。根据《反不正当竞争法》第五条第（二）项，保护商品特有的名称、包装、装潢的条件之一是该商品是在中国境内有一定的市场知名度，为相关公众所熟知的商品。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第一条第二款特别指出：“在不同地域范围内使用相同或者近似的知名商品的名称、包装、装潢，在后使用者能够证明其善意使用的，不构成反不正当竞争法第五条第（二）项规定的不正当竞争行为……”。据此规定，对知名商品的名称、包装、装潢的保护，受到了使用地域和在后使用者主观过错的限制，只有恶意在后使用行为才可能构成不正当竞争行为。而《反不正当竞争法》所指的商品的名称、包装、装潢，实际上就是未注册商标。
基于此，在《商标法》第五十九条第三款的适用中，虽然从字面含义上，在先使用行为应早于商标注册人对商标的使用行为，但是因该要求的实质是要通过这个要件排除在先使用人具有恶意的情形，故在把握这个要件时应把在先使用是否出于善意作为重要的考量因素，而不应拘泥于条款本身关于时间点先后的字面用语。即并非只要商标注册人早于在先使用人对商标进行了使用便当然认定先用抗辩不成立。如商标注册人虽存在在先使用行为，但在先使用人对此并不知晓，且亦无其他证据证明在先使用人存在明知或应知商标注册人对注册商标的“申请意图”却仍在同一种或类似商品或服务上使用相同或相近似的商标等其他恶意情形的，即不能仅因商标注册人具有在先使用行为而否认先用抗辩的成立。虽然法条本身并未规定善意的要件，但从“先于商标注册人的使用行为”该要件本身，可以看出立法者要求在先使用人主观上具有善意。
本案中，中创公司的上诉理由之一是商标注册人先于启航考试学校使用涉案商标，但中创公司并未提供在先使用的证据，所以其该项主张并未获得支持。即便针对涉案商标的在先使用事实确实存在，但中创公司提交的证据中所显示的使用范围主要限于贵州地域内，涉案商标注册人亦位于贵阳市，而启航考试学校的注册地及经营地点则主要位于北京地区，两地相距较远。在中创公司无证据证明存在其他事实足以使启航考试学校知晓涉案商标的情况下，仅仅依据其在先使用的事实无法得出启航考试学校知晓涉案商标在先使用的结论，不能证明启航考试学校使用“启航”商标存在过错，相应地，亦不能仅基于此而认定启航考试学校的先用抗辩不能成立。
2.原有范围应如何界定。
由于《商标法》第五十九条第三款仅规定“原有范围”，并未对其作具体规定，理论及实务界对此分歧意见较大，争议点集中在“原有范围”包括哪些因素以及各个因素应如何界定。法院在本案中，明确“原有范围”应考虑“商标”“商品或服务”“使用行为”及“使用主体”等要素，以及各要素具体的要求。
（1）在后使用的“商标”及“商品或服务”应与在先使用的商标及商品或服务“相同”或“基本相同”。
在先使用人后续使用行为的合法性源于其在先的商标使用行为，因此，后续使用行为只能限于在先使用的商标及商品或服务，而不能延及未使用过的类似商品或服务上的近似商标。
需要指出的是，先用抗辩中的这一限定与注册商标的保护规则有所不同，不同之处体现在注册商标的保护范围不仅包括相同商标以及相同商品或服务，亦包括近似商标以及类似商品或服务，但先用抗辩则并不延及近似商标及类似商品或服务。存在上述区别主要源于二者性质不同。先用抗辩制度的目的在于通过限制商标专用权以保护商标在先使用人的正当利益，其主要解决的是商标自用行为的合法性问题（即在先使用人后续使用该商标的行为是否具有合法性的问题），而不是为商标在先使用人设定等同于商标专用权的权利。但对注册商标的保护则解决的是禁用问题（即注册商标权人可以在多大范围内禁止他人使用其注册商标）。因在先使用人自用行为的合法性来源于其在先商标使用行为，故在其并未在类似商品或服务上使用过近似商标的情况下，后续使用行为显然无法延续到上述范围。但商标注册人禁用权的主要作用在于如何避免混淆误认的产生，而混淆误认既可能来源于他人在相同商品或服务上使用相同商标，亦可能来源于他人在类似商品或服务上使用近似商标，因此，禁用权的范围可以延及类似商品或服务上的近似商标。
（2）商标在后使用行为的规模不受在先使用规模的限制。
《商标法》第五十九条第三款的规定目的在于保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标的所有人的权益，该保护应是实质性的，而非仅仅是一种无实际价值和意义的形式上的保护。如果对在后使用行为的使用规模[9]进行限制，会在很大程度上消减《商标法》第五十九条第三款为在先使用人所提供的应有的保护，使该条款规定失去本来要达到的目的，因此，对在后使用行为的使用规模不应有所限制。
从经营者对于商标的发展空间的需求角度出发，虽然一些经营者使用商标的目的仅限于在本地小规模经营，但亦具有相当比例的经营者希望将其商标发展壮大。对此部分经营者而言，其商标在可预见的未来是否具有合理发展空间，决定了经营者是否有动机将其继续用于经营活动。如果该商标只能在一定规模范围内使用，超出范围将可能构成侵权，则对于经营者来说，该商标不仅不可能为其带来更多的市场价值，反而需要增加成本以确保其经营规模控制在一定范围内以避免侵权风险，这一结果很可能会使得相当部分的经营者难有继续使用其商标的动机。相应地，其已获得商誉亦必将难以延续，其基于商誉已获得或可能获得的利益将难以得到维护。
此外，如果对使用规模进行限制，则必需考虑时间点问题，亦即在哪一时间点之前的使用规模属于原有范围内。对使用规模予以限制通常可能涉及的时间点无非是申请日、注册日或注册公告日。但无论以哪个时间点作为确定原有规模的时间点，所面临的共同问题在于，在具体案件中，原告的起诉时间距离上述时间均有相当长一段期限。以本案为例，起诉时间与申请日（2001年）相差十三年，与注册日（2003年）相差十一年，与注册公告日（2010年）相差四年。这一情形意味着在先使用人如想继续使用其商标将不得不退回到某一时间点之前的经营规模。这一结果一方面会使得在先使用人已实际取得的市场利益被剥夺，另一方面在先使用人又不得不花费成本去确定其在该时间点的经营规模，并将其后续的使用行为控制在该规模内，如此很有可能会导致在先使用人难以再有继续使用其商标的动机。
对于在先使用人的后续使用规模不作限制虽会使商标权人的利益受到一定影响，但因为《商标法》为注册商标提供的保护力度仍远大于对于未注册商标的保护，故这一做法并不会动摇现有的商标注册制度。比如，注册商标的禁用权范围既包括相同商品或服务上的相同商标，亦包括类似商品或服务上的近似商标，商标注册人可以禁止他人在上述范围内使用商标并可以获得相应赔偿。但在先使用人的先用抗辩则仅限于在相同或基本相同的商品或服务上使用相同或基本相同的商标的行为，且该抗辩亦不会产生如同商标权一样的对世权，依据《商标法》不具有对他人行为的阻却力，等等。《商标法》的上述制度设计足以使商标使用人在权衡利弊的情况下选择商标注册而非商标使用，以保护其正常的经营行为。因此，对原有范围的上述限定既实现了《商标法》为在先使用提供实际保护的意图，又不会对商标注册制度产生实质影响。
（3）使用的主体仅限于“在先使用人”本人及在先已获授权许可的“被许可使用人”。
在先使用人本人对商标的后续使用不属于超出原有范围的情形，自不待言。在先已获授权许可的“被许可使用人”的使用亦不超出原有范围。
《商标法》实行注册制，因此在对在先使用行为人的利益予以保护时，应避免对商标注册人的利益产生不合理影响。通常情况下，在先使用人通过自身经营扩大经营规模，一般需要一段时间的努力和积累，较难在短时间内达到较大规模。因此，即便不对在先使用人的经营规模进行限制，其对商标注册人利益的影响亦相对有限。但是因为发放许可相对于自身经营规模的扩大更为容易，且被许可人的整体数量较难控制，故如无条件地允许在先使用人通过发放许可进行经营规模的扩张，对商标注册人利益造成的影响将难以预料。因此，基于对商标注册人利益的考虑，对于被许可使用人的使用原则上应加以限制。
本案中，启航考试学校的被诉行为符合原有范围的要求，相对比较容易判断，而启航公司被诉行为的判断需要考虑本案的特殊事实。虽然启航公司使用了“启航考研”商标对外进行宣传推广等，但其宣传推广的内容均指向启航考试学校，即相关公众仍能将“启航”等商标与启航考试学校相联系。故启航公司与启航考试学校并非商标法意义上的许可人与被许可人之间的关系，启航公司的行为是否侵权取决于启航考试学校的先用抗辩是否成立。在启航考试学校先用抗辩成立的前提下，即便启航公司的成立时间晚于涉案商标的申请日，但其行为亦未构成侵权。
至于启航公司的对外许可行为是否构成侵权的问题。由于许可行为本身并不构成侵权，只有在被许可人实施了侵权行为的情况下，许可人的许可行为才可能与被许可人的实施行为一同构成共同侵权行为，故判断该许可行为是否构成侵权，首先需要确认被许可人是否使用了涉案商标或与之相近似的商标。但中创公司提交的证据中并未显示有任何一家被许可人的商标使用情形，故在无法确定被许可人的使用行为构成侵权的情况下，无法认定启航公司的许可行为构成侵权。
编写人：北京知识产权法院 周文君
【编者注】《商标法》第五十九条第三款规定的先用抗辩权是《商标法》修改时新增加的制度，对该款规定的“原有范围”有不同认识，特别是对于在先使用人使用商标的规模是否受在先使用规模的限制有争议，本案法官评析部分提出“商标在后使用行为的规模不受在先使用规模的限制”，对于这一问题尚需要在实践中进一步探索。
6 上海帕弗洛文化用品有限公司诉上海艺想文化用品有限公司、毕加索国际企业股份有限公司商标使用许可合同纠纷案
——阅读提示：商标权人就涉案商标的使用权对外签订多个独占许可合同，如何认定合同的效力？如何确定商标独占许可使用权的归属？
【裁判要旨】
认定恶意串通，不仅要证明被告主观上具有加害的故意，还要证明客观上具有勾结、串通的行为。在后的商标独占使用许可合同不因其签订在后而被认定为无效合同。商标独占许可使用合同即使未经备案仍可对抗非善意的第三人，在先商标独占许可使用权可以对抗非善意第三人在后签订之商标使用许可合同。
【案号】
一审：上海市第一中级人民法院（2012）沪一中民五（知）初字第250号
二审：上海市高级人民法院（2014）沪高民三（知）终字第117号
【案情与裁判】
原告（上诉人）：上海帕弗洛文化用品有限公司（简称帕弗洛公司）
被告（上诉人）：上海艺想文化用品有限公司（简称艺想公司）
被告（被上诉人）：毕加索国际企业股份有限公司（简称毕加索公司）
起诉与答辩
帕弗洛公司于2012年12月4日向一审法院起诉称，毕加索公司是涉案图形商标
的商标权人，其通过商标使用合同授权帕弗洛公司于2008年9月10日至2023年12月31日在中国大陆地区独占使用涉案商标。2012年2月16日，毕加索公司与艺想公司签订涉案商标的独占使用许可合同，许可期限为2012年1月15日至2017年8月31日。艺想公司在明知帕弗洛公司系涉案商标独占许可使用人、被许可使用期限未届满的情况下与毕加索公司签订商标使用许可合同，应认定为《合同法》规定的“恶意串通，损害第三人合法利益”。故请求判令毕加索公司与艺想公司签订的商标许可使用合同无效；两被告赔偿经济损失100万元。
艺想公司辩称：1.帕弗洛公司没有获得毕加索公司关于涉案商标的独占许可使用权。2.艺想公司在取得涉案商标的独占许可使用权后，帕弗洛公司仍在大量生产使用涉案注册商标的产品，艺想公司为此在全国范围内向工商行政管理部门提出投诉，并提起侵权诉讼，是维护其独占许可使用权的正当行为。
毕加索公司书面答辩称：其在授权给艺想公司使用涉案商标时，已将涉案商标授权情况告知艺想公司法定代表人，由此给帕弗洛公司带来的任何损失，均应由艺想公司承担。
一审审理查明
毕加索公司是图形商标的商标权人。2008年9月8日，毕加索公司授予帕弗洛公司在中国大陆地区于书写工具类别上独家使用涉案商标，期限为2008年9月10日至2013年12月31日。2009年3月12日，该商标使用许可合同备案被国家工商总局商标局核准。2010年2月11日，毕加索公司与帕弗洛公司约定商标使用许可期限在原契约基础上延展十年。2012年1月1日，毕加索公司与帕弗洛公司约定双方终止涉案商标使用许可备案，但双方关于该商标的其他约定不受影响。2012年2月16日，毕加索公司与艺想公司签订《商标使用许可合同书》，约定艺想公司2012年1月15日至2017年8月31日期间独占使用涉案商标。
一审判理和结果
一审法院认为，系争商标使用许可合同系双方当事人真实意思表示，目的在于获取涉案商标的独占许可使用权，难以认定其有损害帕弗洛公司合法利益的主观恶意；《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项的内容是对《商标法》所规定的商标使用许可方式的定义，不属于强制性法律规范，系争合同的订立并未违反法律、行政法规的强制性规定。遂判决驳回帕弗洛公司的全部诉讼请求。
上诉与答辩
一审判决后，帕弗洛公司、艺想公司均不服，提起上诉。其各自的上诉理由基本同一审中的相关意见。毕加索公司二审未到庭，亦未发表答辩意见。
二审审理查明
二审法院另查明：艺想公司在二审中表示，其在与毕加索公司签订系争合同时，并不知晓帕弗洛公司与毕加索公司之间签订的合同的具体内容，但其知晓帕弗洛公司与毕加索公司之间就涉案商标存在使用许可关系。
二审判理和结果
二审法院认为，毕加索公司与艺想公司在签订系争商标使用许可合同时，均知晓帕弗洛公司与毕加索公司之间已存在涉案商标独占使用许可关系，因而艺想公司并不属于在后被授权之善意第三人，但尚无充分证据证明艺想公司有加害帕弗洛公司的主观恶意，亦无证据证明毕加索公司与艺想公司间存在串通行为，故难以认定此种合同行为属恶意串通损害第三人利益之行为。但由于艺想公司不属于善意第三人，帕弗洛公司对涉案商标享有的独占许可使用权可以对抗在后的系争商标使用许可合同关系，毕加索公司实际上并未履行系争商标使用许可合同之义务，艺想公司不能据此系争合同获得涉案商标的使用权。判决驳回上诉、维持原判。
【法官评述】
在商标使用过程中，商标权人为一己之利，存在对外多重独占许可的可能，知识产权权利变动规则不如物权变动之清晰可辨，导致被许可人之间产生激烈的利益冲突。本案案情较为复杂，二审法院在一审的基础上，对商标备案的法律意义、恶意串通导致合同无效的条件、负担行为处分行为区分理论在商标法上的运用等，均作出一定的探索，对何者享有独占许可使用权作出了明确回答，为争议双方在全国各地法院的商标侵权诉讼之根本解决奠定了基础，有助于进一步明晰商标许可交易的法律规则，有利于维护公平诚信的商标使用秩序。
一、恶意串通导致合同无效的认定条件
根据《合同法》第五十二条规定，恶意串通损害第三人合法利益的合同无效。恶意串通，是以损害他人利益为目的而相互通谋、相互勾结做出的意思表示，原告不仅要证明被告主观上具有加害的故意，还要证明客观上具有勾结、串通的行为。恶意串通导致合同无效，是中国合同法特别的制度，为其他国家合同法所罕见。合同的核心要义在于允诺、交易和执行，合同是人无法具体感知的一种抽象法律关系，而非其书面或口头的形式。合同的内核是合同方之间的交易，而合同是安排各方未来行为的一项工具。在司法实践中，法院越来越倾向于较少运用合同无效制度，其主因就在于合同是市场交易的工具，认定合同无效其直接后果便是导致交易链条断裂，导致市场运转遭遇工具性的障碍，对于发展市场经济殊为不利。《合同法》第五十二条所规定的恶意串通，通常表现为利用合同形式转移财产、逃避债务以及与相对人之代理人串通损害相对人利益等。合同法无效制度的精髓在于规定违反法律、行政法规强制性规定的合同无效，其行为本身即具违法性，因此法律规定此类合同归于无效。
要认定本案中艺想公司与毕加索公司签订在后的独占许可合同时是否存在恶意串通，也要从主观要件和客观要件两方面来判断。从主观恶意的认定看，艺想公司与帕弗洛公司生产销售类似书写工具产品，在同一市场展开竞争，且毕加索公司在向法院提交的书面答辩意见中称已将其与帕弗洛公司的商标使用许可情况告知艺想公司；艺想公司与毕加索公司在商标局2012年3月13日公告终止备案之前的2012年2月16日即签订系争商标使用许可合同，虽然商标使用许可合同备案于2012年1月1日终止，但并无证据表明帕弗洛公司与毕加索公司的商标独占使用许可合同关系已经解除，不能仅依据备案之终止而推定商标使用许可合同之解除；艺想公司亦表示其知悉帕弗洛公司与毕加索公司之间的涉案商标使用许可关系。据此，可以认定艺想公司在与毕加索公司签订系争商标使用许可合同时知晓帕弗洛公司与毕加索公司之间存在涉案商标独占使用许可关系，因此艺想公司并不属于在后被授权之善意第三人。然而，艺想公司不属于善意第三人，仅意味着其对毕加索公司与帕弗洛公司之间的涉案商标独占使用许可关系是知情的，并不一定意味着其与毕加索公司间存在恶意串通并损害第三人利益之行为。艺想公司与毕加索公司签订使用许可合同的目的在于使用涉案商标，虽然艺想公司和毕加索公司在签订系争合同时，并未以毕加索公司和帕弗洛公司解除其双方在先的商标独占使用许可合同为合同生效前提之做法存在不妥，导致先后两个商标独占使用许可合同的许可期间存在重叠，但综合艺想公司在其系争合同中要求毕加索公司积极撤销与帕弗洛公司的备案合同等条款，本案中尚无充分证据证明艺想公司有加害帕弗洛公司的主观恶意。
从客观行为的认定看，原告还要证明被告双方存在串通行为。所谓串通，本身即带有一定的否定性评价，意味着双方本着共同损害他人的故意而进行合谋。当然，串通行为在多数时候应该可以从行为外观上推定，但其前提应是合同双方的恶意。本案并无双方串通的直接证据。艺想公司、毕加索公司的投诉、举报行为，系基于其自认为艺想公司已获得涉案商标的独占许可使用权，且相应行政机关并未作出帕弗洛公司违法的决定，难言属于双方恶意串通之行为。系争合同专门设置的限制合同双方与第三方和解的条款，符合艺想公司维护其合同利益的目的，系市场竞争中的常见手段，同样难以认定系恶意串通行为。虽然艺想公司试图影响毕加索公司与帕弗洛公司之间的涉案商标独占使用许可关系的动机是明显的，但鉴于艺想公司与帕弗洛公司系同业竞争者，其采用与涉案商标权利人毕加索公司签订独占使用许可合同、要求毕加索公司不得在同类产品上向第三方授权使用涉案商标的方式展开市场竞争，该竞争方式本身并不具有违法性。本案表明，尽管商标权人对外同时签订多个商标独占使用许可合同的行为有违诚信，但恶意串通导致无效的认定标准较高，在后合同本身并非无效。
二、多重独占许可下商标使用权的归属
本案中艺想公司与毕加索公司之间的商标使用许可合同已成立并生效，但艺想公司、毕加索公司均知悉帕弗洛公司与毕加索公司就涉案商标存在的独占使用许可关系，艺想公司相对于帕弗洛公司与毕加索公司之间的商标独占使用许可合同关系而言不属于善意第三人。毕加索公司与帕弗洛公司之间就涉案商标存在独占使用许可合同关系，且该独占使用许可合同正常履行，虽然毕加索公司与帕弗洛公司之间的涉案商标使用许可合同备案于2012年1月1日终止，但在无证据表明帕弗洛公司与毕加索公司的商标独占使用许可合同已被解除的情况下，应认定该独占使用许可合同关系依然存续。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条规定，商标许可使用合同未经备案的，不得对抗善意第三人。对此条款如作反对解释，则可认为商标许可使用合同即使未经备案，仍可对抗非善意的第三人。本案即是此种情形。由于艺想公司不属于善意第三人，因此帕弗洛公司依据其与毕加索公司间的商标使用许可合同取得的涉案商标独占许可使用权，可以对抗艺想公司与毕加索公司之间的商标使用许可合同关系。虽然毕加索公司与艺想公司之间的商标使用许可合同已成立并生效，但由于帕弗洛公司就涉案商标取得的独占许可使用权一直存续，毕加索公司已不能对涉案商标的使用权进行处分，艺想公司也就不能据此系争合同获得涉案商标的使用权。换言之，艺想公司与毕加索公司签订的系争合同，并不能剥夺帕弗洛公司对涉案商标享有的独占许可使用权。由此，帕弗洛公司依据在先的独占使用许可合同已经形成的商标使用的状态，应认定未被在后的商标独占使用许可合同关系所打破。
三、商标使用权处分理论
本案二审判决实际将民法上负担行为、处分行为相区分的理论运用到商标权利的变动上。传统民法上所谓负担行为，是指不发生对标的物的处分、只为当事人设定一定义务的行为，仅产生当事人的请求权；所谓的处分行为，是指直接行使支配权的行为，其法律效果是使权利发生部分或整体的被限制或被消灭。处分行为使相对人取得权利，其生效要件为行为人具有处分权，而负担行为的效力在于使行为人承担给付义务。处分行为包括物权行为和准物权行为，准物权行为是指以债权或无体财产权作为标的之处分行为。本案中毕加索公司通过分别与帕弗洛公司、艺想公司签订商标独占许可使用合同，给自己设定了两项债法上的给付义务。不同于物权之一物一权主义，多项债权或债务是可以并行不悖的，因为债的制度的主要功能在于提供社会交易工具，债权的类型化，某种意义上是一种虚拟，而不同于有体物上物权之实在性。基于两项并存的债权债务关系，毕加索公司在本案中负有向帕弗洛公司、艺想公司分别为给付的合同义务，但这只是合同法上的应为义务，并不意味着已经完成实际给付。何谓实际给付？须依赖于毕加索公司的处分行为。本案中在先的独占许可使用合同，已得到双方的履行，帕弗洛公司获得涉案商标的独占使用权，毕加索公司获得相应许可费，且该履行行为直到毕加索公司与艺想公司签约时，未受到任何干扰。值得注意的是，毕加索公司处分的涉案商标的独占使用权，相当于处分了涉案商标的完整的、所有的使用权，毕加索公司虽然仍是涉案商标的所有权人，但其对商标使用权已经失去处分的权利，除非其通过解除与帕弗洛公司之间的合同以实现处分权的回归。毕加索公司与艺想公司签订的在后许可合同，无论其属于独占许可或是其他方式的许可，均属于无权处分合同。合同并不仅因无权处分而无效。至于在后许可合同有效但难以履行的问题，首先该合同并非履行不能，如毕加索公司解除在先合同，则在后合同仍可履行；其次，虽合同有效但难以履行，但双方之间的权利义务纠纷可通过违约之诉解决。总而言之，将民法负担行为、处分行为区分理论运用到商标使用许可交易上，可以有效解决现实的法律问题。
编写人：上海市高级人民法院 徐卓斌
7 琼瑶诉于正等侵害著作权纠纷案
——阅读提示：涉文学作品侵犯改编权判断中实质性相似的认定
【裁判要旨】
著作权的客体是作品，但并非作品中的任何要素都受到著作权法的保护，思想与表达二分法是区分作品中受保护的要素和不受保护的要素的基本原则，其内涵是著作权法保护思想的表达而不保护思想本身。若被诉侵权作品与权利人的作品构成实质性相似，应当是表达构成实质性相似。表达不仅指文字、色彩、线条等符号的最终形式，当作品的内容被用于体现作者的思想、情感时，内容也属于受著作权法保护的表达，但创意、素材或公有领域的信息、创作形式、必要场景和唯一或有限表达则被排除在著作权法的保护范围之外。判断是否构成实质性相似时，需首先判断权利人主张的作品要素是否属于著作权法保护的表达。
剧本和小说均属于文学作品，文学作品中思想与表达界限的划分较为复杂。文学作品的表达既不能仅仅局限为对白台词、修辞造句，也不能将文学作品中的主题、题材、普通人物关系认定为著作权法保护的表达。文学作品中，情节的前后衔接、逻辑顺序将全部情节紧密贯穿为完整的个性化表达，这种足够具体的人物设置、情节结构、内在逻辑关系的有机结合体可以成为著作权法保护的表达。如果被诉侵权作品中包含足够具体的表达，且这种紧密贯穿的情节设置在被诉侵权作品中达到一定数量、比例，可以认定为构成实质性相似；或者被诉侵权作品中包含的紧密贯穿的情节设置已经占到了权利作品足够的比例，即使其在被诉侵权作品中所占比例不大，也足以使受众感知到来源于特定作品时，可以认定为构成实质性相似。此外，需要明确的是，即使作品中的部分具体情节属于公共领域或者有限、唯一的表达，但是并不代表上述具体情节与其他情节的有机联合整体不具有独创性，不构成著作权法保护的表达。部分情节不构成实质性相似，并不代表整体不构成实质性相似。
【案号】
一审：北京市第三中级人民法院（2014）三中民初字第7916号
二审：北京市高级人民法院（2015）高民（知）终字第1039号
【案情与裁判】
原告（被上诉人）：陈喆（笔名：琼瑶）
被告（上诉人）：余征（笔名：于正）
被告（上诉人）：湖南经视文化传播有限公司（简称湖南经视公司）
被告（上诉人）：东阳欢娱影视文化有限公司（简称东阳欢娱公司）
被告（上诉人）：万达影视传媒有限公司（简称万达公司）
被告（上诉人）：东阳星瑞影视文化传媒有限公司（简称东阳星瑞公司）
起诉与答辩
陈喆一审起诉称：陈喆（笔名：琼瑶）于1992年至1993年间创作完成了电视剧剧本及同名小说《梅花烙》（统称涉案作品），并自始完整、独立享有涉案作品著作权（包括但不限于改编权、摄制权等）。涉案作品在中国大陆地区多次出版、发行，拥有广泛的读者群与社会认知度、影响力。2012年至2013年间，余征未经陈喆许可，擅自采用涉案作品核心独创情节进行改编，创作电视剧剧本《宫锁连城》，湖南经视公司、东阳欢娱公司、万达公司、东阳星瑞公司共同摄制了电视剧《宫锁连城》（又名《凤还巢之连城》），涉案作品全部核心人物关系与故事情节几乎被完整套用于该剧，严重侵害了陈喆依法享有的著作权。在发现侵权之前，陈喆正在根据其作品《梅花烙》潜心改编新的电视剧本《梅花烙传奇》，余征、湖南经视公司、东阳欢娱公司、万达公司、东阳星瑞公司的侵权行为给陈喆的剧本创作与后续的电视剧摄制造成了实质性妨碍，让陈喆的创作心血毁于一旦，给陈喆造成了极大的精神伤害。而余征、湖南经视公司、东阳欢娱公司、万达公司、东阳星瑞公司却从其侵害著作权行为中获得巨大收益，从该剧现有的电视频道及网络播出情况初步判断，该剧已获取了巨大的商业利益。陈喆通过网络公开发函谴责余征的侵权行为后，余征不但不思悔改，竟然妄称“只是巧合和误伤”，无视陈喆的版权权益。因此，陈喆提起诉讼，请求法院判令：1.认定余征、湖南经视公司、东阳欢娱公司、万达公司、东阳星瑞公司侵害了涉案作品的改编权、摄制权；2.余征、湖南经视公司、东阳欢娱公司、万达公司、东阳星瑞公司停止电视剧《宫锁连城》的一切电视播映、信息网络传播、音像制售活动；3.余征在新浪网、搜狐网、乐视网、凤凰网显著位置发表经陈喆书面认可的公开道歉声明；4.余征、湖南经视公司、东阳欢娱公司、万达公司、东阳星瑞公司连带赔偿陈喆人民币2000万元；5.余征、湖南经视公司、东阳欢娱公司、万达公司、东阳星瑞公司承担陈喆为本案支出的合理费用共计人民币31.3万元。
余征、湖南经视公司、东阳欢娱公司、万达公司、东阳星瑞公司在原审诉讼中辩称：陈喆不是剧本《梅花烙》的著作权人，不是适格的诉讼主体。对剧本《梅花烙》内容的真实性存疑。陈喆主张的人物关系、相关情节、情节整体均不受著作权法保护，剧本及电视剧《宫锁连城》的具体情节表达与涉案作品并不相似，情节顺序也不一致，即便有相似之处，也不属于著作权法的保护范畴，或者另有创作来源，未侵犯其改编权和摄制权。万达公司仅对电视剧《宫锁连城》进行了投资，不享有该剧的著作权，也没有参加该剧的报批宣传等，主观和客观上没有侵权故意和事实，不应承担连带责任。请求驳回陈喆的全部诉讼请求。
一审判理和结果
北京市第三中级人民法院一审认为：陈喆作为涉案作品的作者、著作权人，依法享有的改编权受法律保护。余征接触了涉案作品的内容，并实质性使用了涉案作品的人物设置、人物关系、具有较强独创性的情节以及故事情节的串联整体进行改编，形成新作品《宫锁连城》剧本，上述行为超越了合理借鉴的边界，构成对涉案作品的改编，侵害了陈喆基于涉案作品享有的改编权，依法应当承担相应的侵权责任。湖南经视公司、东阳欢娱公司、万达公司及东阳星瑞公司对于余征侵害涉案作品改编权的行为提供帮助，因此，余征、湖南经视公司、东阳欢娱公司、万达公司及东阳星瑞公司共同侵害了涉案作品的改编权，依法应当承担连带责任。万达公司与湖南经视公司、东阳欢娱公司、东阳星瑞公司同为电视剧《宫锁连城》的制片者，共同实施了摄制电视剧《宫锁连城》的行为，应就电视剧《宫锁连城》侵害涉案作品摄制权的行为承担连带责任。余征除作为电视剧《宫锁连城》的编剧外，同时担任该剧制作人、出品人、艺术总监，尽管余征并不属于著作权法意义上的制片者，但在其明知或应知《宫锁连城》剧本侵害涉案作品著作权的情形下，仍向湖南经视公司、东阳欢娱公司、万达公司及东阳星瑞公司提供剧本《宫锁连城》的电视剧摄制权授权，并作为核心主创人员参与了该剧的摄制工作，为该剧的摄制活动提供了重要帮助，系共同侵权人，应就侵害陈喆摄制权的行为承担民事责任。遂判决：一、湖南经视公司、东阳欢娱公司、万达公司、东阳星瑞公司于判决生效之日起立即停止电视剧《宫锁连城》的复制、发行和传播行为；二、余征于判决生效之日起十日内在新浪网、搜狐网、乐视网、凤凰网显著位置刊登致歉声明，向陈喆公开赔礼道歉，消除影响（致歉声明的内容须于判决生效后五日内送法院审核，逾期不履行，法院将在《法制日报》上刊登判决主要内容，所需费用由余征承担）；三、余征、湖南经视公司、东阳欢娱公司、万达公司、东阳星瑞公司于判决生效之日起十日内连带赔偿陈喆经济损失及诉讼合理开支共计人民币五百万元；四、驳回陈喆的其他诉讼请求。
上诉与答辩
余征、湖南经视公司、东阳欢娱公司、万达公司、东阳星瑞公司均不服原审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，均请求撤销原审判决，驳回陈喆的全部诉讼请求。主要上诉理由为：一、原审判决认定事实不清，证据不足。1.原审判决对陈喆主张权利依据的认定存在严重事实不清。原审判决认定陈喆于1992年创作完成《梅花烙》剧本，但陈喆仅提交了一份2014年7月打印的所谓的《梅花烙》剧本，并未提交1992年创作完成的任何作品。原审法院既不调查也不核实相关事实，片面依据陈喆提交的不能排除是根据已播放电视剧内容逆向整理的文字打印稿进行比对，进而认定余征侵权，属于认定事实不清。2.原审判决认定陈喆是《梅花烙》剧本唯一著作权人系事实不清、证据不足、程序有瑕疵，且和现行法律构成重大冲突。即便按照原审判决所谓的“电视剧《梅花烙》的公开播出可以推定为剧本《梅花烙》的公开发表”，《梅花烙》剧本的著作权人也应为电视剧《梅花烙》署名的“编剧：林久愉”，陈喆无权提起本案诉讼。陈喆虽提交了林久愉的个人声明，但原审法院对此份证人证言未要求证人出庭接受质询便予以认定，程序明显存在瑕疵，且原审法院对于林久愉不享有著作权的解释也违反了《中华人民共和国著作权法》的相关规定。二、原审判决认定《宫锁连城》剧本、电视剧侵犯涉案作品的改编权、摄制权与事实和法律严重相悖。1.原审判决对《梅花烙》和《宫锁连城》剧情梗概、情节安排顺序的归纳等多处与事实严重不符。2.《宫锁连城》人物设置和人物关系与《梅花烙》存在实质性差异，根本不是以《梅花烙》为基础进行的改编及再创作。3.原审判决虽在陈喆主张的21个情节中认定9个情节构成实质性相似，但该认定与事实根本不符，相关情节既在表达上不构成相似，余征提交的证据也充分证明了相关情节属于公知素材或适用场景原则或者属于有限表达等，不受著作权法保护。4.《宫锁连城》和《梅花烙》在整体情节排布及推演中根本不存在实质性相似，不构成著作权法意义上的改编。5.原审判决以受众调查作为侵权认定的重要考量因素明显不当。6.即使陈喆主张的事项受到著作权法的保护，但《宫锁连城》剧本与涉案作品未构成实质性相似。7.原审判决认可陈喆提交的“人物关系对比图”和“相似情节比对表”，并作为认定事实的证据。但上述图表既不是起诉状的内容，也不是本案证据，没有进行当庭质证。8.《宫锁连城》剧本和《宫锁连城》电视剧是两个不同的作品，各自的著作权人也根本不同。但原审法院却将其混在一个案件中进行审理，且判令不同作品的不同权利人承担相同的连带责任，明显属于事实不清、适用法律有误。三、原审判决判令余征赔礼道歉、赔偿损失人民币500万元于法无据。1.赔礼道歉只适用于侵害人身权的情况，而改编权和摄制权不涉及任何人身权利，原审判决判令余征赔礼道歉没有任何法律依据，且严重违反了现行法律的明确规定。2.原审判决酌定余征与湖南经视公司、东阳欢娱公司、万达公司、东阳星瑞公司连带赔偿人民币500万元没有事实和法律依据，且和司法实践存在重大冲突。3.原审判决停止电视剧《宫锁连城》的复制、发行和传播，于法于情于理不符。
陈喆答辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持一审判决。
二审判理和结果
北京市高级人民法院经审理认为：《中华人民共和国著作权法》第十条第一款第（十四）项规定，改编权即改变作品，创作出具有独创性的新作品的权利。根据上述规定，改编权所直接控制的行为是改编行为，即改变作品，创作出具有独创性的新作品的行为，新作品应当保留原作品的基本表达，否则仅仅根据原作品的思想创作出来的新作品不受改编权的控制。除法律另有规定外，未经许可利用他人的原作品实施改编行为，构成对原作品著作权人改编权的侵犯。判断被诉行为是否侵犯权利人的改编权，通常需要满足接触和实质性相似两个要件。
本案中，根据剧本《梅花烙》拍摄的电视剧《梅花烙》早已在中国大陆地区公开播放，电视剧《梅花烙》是对剧本《梅花烙》内容的视听化。比对陈喆提供的剧本《梅花烙》打印文本所载内容与电视剧《梅花烙》内容，两者高度一致，相关公众通过观看电视剧《梅花烙》即可获知剧本《梅花烙》的内容，尤其是结合陈喆在本院诉讼中提交的证据，余征微博中的表述清楚地表明其观看过电视剧《梅花烙》，由此更可以印证余征已经知悉电视剧《梅花烙》的内容。因此，电视剧《梅花烙》的公开播放可以视为剧本《梅花烙》的发表，并可据此推定余征、湖南经视公司、东阳欢娱公司、万达公司、东阳星瑞公司接触了剧本《梅花烙》。
被诉侵权作品与权利人的作品构成实质性相似，应当是表达构成实质性相似。表达不仅指文字、色彩、线条等符号的最终形式，当作品的内容被用于体现作者的思想、情感时，内容也属于受著作权法保护的表达，但创意、素材或公有领域的信息、创作形式、必要场景和唯一或有限表达则被排除在著作权法的保护范围之外。文学作品的表达，不仅表现为文字性的表达，也包括文字所表述的故事内容，但人物设置及其相互的关系，以及由具体事件的发生、发展和先后顺序等构成的情节，只有具体到一定程度，即文学作品的情节选择、结构安排、情节推进设计反映出作者独特的选择、判断、取舍，才能成为著作权法保护的表达。确定文学作品保护的表达是不断抽象过滤的过程。陈喆主张的剧本21个情节（小说主张17个情节），认定其中3个情节属于公知素材，即3个情节不构成著作权法保护的表达，而是属于公知素材被过滤；9个情节不构成实质性相似，即9个情节属于著作权法保护的表达，但是剧本《宫锁连城》的表达与其不构成实质性相似；9个情节构成具有独创性的具体的情节，属于著作权法保护的表达，剧本《宫锁连城》相应情节与其构成实质性相似。对于人物关系和人物设置，应对人物与情节的相互结合互动形成的表达进行比对。如果事件次序和人物互动均来源于在先权利作品，则构成实质性相似。剧本《宫锁连城》的人物设置和人物关系是在涉案作品的基础上进行改编及再创作。陈喆主张的剧本《梅花烙》的21个情节（小说《梅花烙》的17个情节），前后串联构建起整个故事的情节推演，虽然小说和剧本在部分情节上有细微差别，但是并不影响剧本和小说两部作品在整体内容上的一致性，陈喆主张的上述情节在前后衔接、逻辑顺序上已经紧密贯穿为完整的个性化表达。剧本《宫锁连城》虽然在故事线索上更为复杂，但是陈喆主张的上述情节的前后衔接、逻辑顺序均可映射在剧本《宫锁连城》的情节推演中，即使存在部分情节的细微差别，但是并不影响剧本《宫锁连城》与涉案作品在情节内在逻辑推演上的一致性。剧本《宫锁连城》与涉案作品在整体上仍然构成实质性相似。综上所述，剧本《宫锁连城》侵犯了陈喆对涉案作品享有的改编权。
二审法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十四条之规定，判决：驳回上诉，维持原判。
【法官评述】
“接触+实质性相似”是著作权侵权判断中的基本公式。对于侵犯改编权的判断，通常亦遵循此要件。
接触是指被诉侵权人有机会接触到、了解到或者感受到权利人享有著作权的作品。接触可以是一种推定。权利人的作品通过刊登、展览、广播、表演、放映等方式公开，也可以视为将作品公之于众进行了发表，被诉侵权人依据社会通常情况具有获知权利人作品的机会和可能，可以被推定为接触。
文学作品侵犯改编权的判断中的难点为实质性相似的判断。判断是否构成实质性相似时，需首先判断权利人主张的作品要素是否属于著作权法保护的表达。
一、著作权法保护的文学作品的表达
思想与表达二分法是区分作品中受保护的要素和不受保护的要素的基本原则，其内涵是著作权法保护思想的表达而不保护思想本身。若被诉侵权作品与权利人的作品构成实质性相似，应当是表达构成实质性相似。表达不仅指文字、色彩、线条等符号的最终形式，当作品的内容被用于体现作者的思想、情感时，内容也属于受著作权法保护的表达，但创意、素材或公有领域的信息、创作形式、必要场景和唯一或有限表达则被排除在著作权法的保护范围之外。剧本和小说均属于文学作品，文学作品中思想与表达界限的划分较为复杂。文学作品的表达既不能仅仅局限为对白台词、修辞造句，也不能将文学作品中的主题、题材、普通人物关系认定为著作权法保护的表达。文学作品的表达，不仅表现为文字性的表达，也包括文字所表述的故事内容，但人物设置及其相互的关系，以及由具体事件的发生、发展和先后顺序等构成的情节，只有具体到一定程度，即文学作品的情节选择、结构安排、情节推进设计反映出作者独特的选择、判断、取舍，才能成为著作权法保护的表达。
文学作品中，情节的前后衔接、逻辑顺序将全部情节紧密贯穿为完整的个性化表达，这种足够具体的人物设置、情节结构、内在逻辑关系的有机结合体可以成为著作权法保护的表达。
二、实质性相似的判断方法
权利人在主张构成实质性相似时，多会针对具体情节、人物设置及人物关系及作品整体构成实质性相似进行主张，需结合权利人的主张具体分析判断。
对于属于著作权法保护的具体情节，在不断的抽象概括中进行比对，在抽象概括的过程中过滤掉公有领域信息、有限表达等因素。对于人物设置和人物关系的比对，应对人物与情节的相互结合互动形成的表达进行比对。如果事件次序和人物互动均来源于在先权利作品，则构成实质性相似。对于作品整体的比对，如果被诉侵权作品中包含足够具体的表达，且这种紧密贯穿的情节设置在被诉侵权作品中达到一定数量、比例，可以认定为构成实质性相似；或者被诉侵权作品中包含的紧密贯穿的情节设置已经占到了权利作品足够的比例，即使其在被诉侵权作品中所占比例不大，也足以使受众感知到来源于特定作品时，可以认定为构成实质性相似。同时，作品中出现的不寻常的细节设计同一性也应纳入作品相似性比对的考量。
此外，需要明确的是，即使作品中的部分具体情节属于公共领域或者有限、唯一的表达，但是并不代表上述具体情节与其他情节的有机联合整体不具有独创性，不构成著作权法保护的表达。部分情节不构成实质性相似，并不代表整体不构成实质性相似。
编写人：北京市高级人民高院 亓蕾
8 暴雪娱乐有限公司、上海网之易网络科技发展有限公司诉成都七游科技有限公司等著作权侵权及不正当竞争纠纷诉中禁令案
——阅读提示：在网络游戏侵权纠纷诉中禁令案件中，如何认定权利人受到难以弥补的损害？诉中禁令如何体现对游戏玩家利益的保护？
【裁判要旨】
被诉网络游戏的上线势必挤占原告新推网络游戏的市场份额，而且网络游戏具有生命周期短、传播速度快、范围广的特点，给原告造成的损害难以计算和量化；被诉游戏采用低俗营销方式也会给原告商誉带来损害，因此，被告的行为给原告造成了难以弥补的损害。禁令期间不影响为被诉游戏玩家提供余额查询及退费等服务。
【案号】
一审：广州知识产权法院（2015）粤知法著民初字第2号、（2015）粤知法商民初字第2号
【案情与裁判】
原告：暴雪娱乐有限公司（简称暴雪娱乐）
原告：上海网之易网络科技发展有限公司（简称网之易公司）
被告：成都七游科技有限公司（简称七游公司）
被告：北京分播时代网络科技有限公司（简称分播时代）
被告：广州市动景计算机科技有限公司（简称动景公司）
起诉与答辩
两原告于2014年12月30日提出诉中禁令申请称：原告暴雪娱乐是享有全球第一网络游戏称号的《魔兽世界》系列游戏的著作权人。原告网之易公司是该游戏在中国大陆地区的独家运营商。被诉游戏《全民魔兽：决战德拉诺》（原名《酋长萨尔：魔兽远征》）由被告七游公司开发、被告分播时代独家运营，并由被告动景公司提供下载。该游戏抄袭了原告游戏中的英雄和怪兽形象，使用了与原告游戏相似的名称、装潢。另外，被告分播时代在宣传中反复声称被诉游戏是魔兽手游。三被告的行为共同侵害了原告的著作权并构成不正当竞争。如果侵权行为持续，将会给原告造成难以弥补的损失，故请求法院立即禁止：一、被告七游公司面向公众测试、发布、出版或以任何其他方式向公众提供被诉游戏；二、被告分播时代独家代理、运营被诉游戏；三、被告动景公司通过其网站传播被诉游戏；四、三被告授权任何第三方网站或者与第三方网站合作开展被诉游戏的传播、运营活动。
三被告辩称：被诉游戏软件登记在案外人名下，本案处理会影响案外人权益。原告证据不足以证明其是涉案英雄和怪兽形象美术作品的著作权人，也不能证明魔兽、萨尔等名称由其专有。被诉游戏与《魔兽世界》中的涉案英雄、怪兽形象及装潢完全不同。且被告也不构成虚假宣传。原告证据不足以证明其受到难以弥补的损失。如果法院采取禁令，后来经过审理原告又败诉，将会给被告造成难以挽回的巨大损失，且会损害被诉游戏玩家的利益。美术作品只是被诉游戏的一个部分，原告要求整个游戏下线，明显超过其保护范围。
一审审理查明
原告暴雪娱乐是《魔兽世界》（2004年11月23日美国首次发行）、《魔兽世界：燃烧的远征》（2007年1月16日美国首次发行）、《魔兽世界：巫妖王之怒》（2008年11月13日美国首次发表）、《魔兽世界：熊猫人之谜》（2012年9月25日美国首次发表）等计算机软件作品的著作权人。
《魔兽世界》系列游戏在国内获得诸多重要游戏奖项，如被中国游戏产业年会评为2006年度、2007年度十大最受欢迎的网络游戏；在2011年首届中国游戏金浣熊奖评选中，被评为十大人气网络游戏；在2012年度中国游戏英雄榜颁奖典礼上，被评为年度最佳网络游戏。
2014年6月起，原告暴雪娱乐通过中文官网为《魔兽世界：德拉诺之王》游戏造势。11月20日该游戏在中国正式上线运营，由原告网之易公司独家运营。
《魔兽世界》系列游戏中的英雄有维纶、伊利丹·怒风、加尔鲁什·地狱咆哮、萨尔等。怪兽有阿库麦尔、变异蹒跚者等。这些英雄和怪兽形象在原告暴雪娱乐中文官网、英文出版物《魔兽世界终极视觉宝典》、中文出版物《暴雪的艺术》及《魔兽世界·萨尔：巨龙的黄昏》中都可看到。上述网站及出版物均标明原告暴雪娱乐是著作权人。本案中，原告主张其中18个英雄和7个怪兽形象美术作品的著作权。原告还主张“魔兽”“德拉诺”构成知名商品的特有名称，“萨尔”构成知名角色名称，4个游戏场景（包括标题界面、登陆界面和创建角色界面）构成知名商品的特有装潢。
被诉游戏原名《酋长萨尔：魔兽远征》，由被告七游公司开发。被告分播时代是被告七游公司股东，也是被诉游戏独家运营商。2014年8月25日，被告分播时代在官网（www.rekoo.com）发布被诉游戏苹果版本公测，9月19日发布安卓版本公测，12月19日将该游戏更名为《全民魔兽：决战德拉诺》。被告动景公司经被告分播时代授权，在官网（www.9game.cn）向公众提供被诉游戏安卓版本下载。
将被诉游戏相关英雄和怪兽形象与原告主张的英雄和怪兽形象进行比较，两者构成实质相似。
关于被诉游戏的宣传和介绍，被告分播时代官网有以下表述：
为了更完美地还原魔兽世界，《酋长萨尔》……无论是玩家操控的英雄还是副本中的小怪，不论是地图设计还是技能特效，都几乎100%还原了魔兽中的形象。
人未至胸先至，美女登门陪玩酋长萨尔。……在9月19日，魔兽高玩林熊猫将在家中接受“美女上门服务”这一终极挑战，他能否成功做到“坐怀不乱”呢？
《全民魔兽》是一款以魔兽世界为背景的PRG卡牌游戏，……作为借顺风车的一款作品，完美呈现了《魔兽世界》的很多内容，其中剧情、英雄、场景都可以瞬间点燃粉丝们的激情。
该被告官方微博有这样的表述：瓜妹都给你送到床上帮你装机了，看你玩得不亦乐乎呀。有玩家评论：最爱魔兽世界这么有挑战的游戏哦。还有玩家评论：美女我们一起玩魔兽世界吧。
另外，原告根据本院要求，就两案禁令申请共提交了1000万元的现金担保。
一审判理和结果
法院决定是否颁发禁令，应当审查原告胜诉可能性以及被诉侵权行为是否使原告受到难以弥补损害。
关于原告胜诉可能性。原告暴雪娱乐是《魔兽世界》系列游戏计算机软件作品的著作权人。据此，并结合原告暴雪娱乐官网及涉案合法出版物对《魔兽世界》英雄和怪兽介绍时的版权标记，足以证明其对所主张的18个英雄和7个怪兽形象美术作品享有著作权。被告未经原告许可，在被诉游戏中使用这些英雄和怪兽形象，侵犯了原告美术作品的复制、发行及信息网络传播等权利。同时，原告《魔兽世界》系列游戏在中国具有很高的市场知名度。故原告《魔兽世界：德拉诺之王》游戏构成知名游戏。又由于“魔兽”被相关公众视为《魔兽世界》的简称，“德拉诺”是《魔兽世界》虚构的地名，具有了区别商品来源的显著特征，故《魔兽世界：德拉诺之王》构成知名游戏特有名称。被告在原告《魔兽世界：德拉诺之王》游戏上线前后推出相似名称的游戏《全民魔兽：决战德拉诺》（原名《酋长萨尔：魔兽远征》），主观上具有搭原告游戏知名度便车的故意，客观上容易导致相关公众的混淆，构成擅自使用他人知名商品特有名称的不正当竞争行为。另外，被告分播时代在宣传被诉游戏时多次提及魔兽世界，容易使相关公众误认该游戏是原告开发或与原告有授权许可等关系的手机游戏，构成虚假宣传。被告七游公司是被诉游戏的开发商，被告分播时代是独家运营商且是被告七游公司的股东，被告动景公司经被告分播时代授权向公众提供被诉游戏的下载服务，故原告主张三被告构成共同侵权，具有充分依据。在原告胜诉可能性高的情况下，被告关于如果原告败诉将会给其及玩家带来巨大损害的抗辩，明显缺乏说服力。另外，三被告共同实施了侵权行为，故被诉游戏软件是否登记在案外人名下，并不影响本案禁令是否颁发。
关于原告是否受到难以弥补的损害。被诉游戏是在原告《魔兽世界：德拉诺之王》游戏上线前后推出。虽然两者分属手机端和PC端的游戏，但两者都是网络游戏，且游戏名称相似，游戏中相关英雄和怪兽形象和名称相似，相关游戏界面相似，都采用玩家扮演英雄与怪兽作战的玩法。故两者是具有较强竞争关系的产品。被诉游戏的上线势必挤占原告新推游戏的市场份额。而且网络游戏具有生命周期短，传播速度快、范围广的特点，给原告造成的损害难以计算和量化。另外，被告分播时代在宣传被诉游戏时采用了美女上门陪玩等低俗营销方式，在相关公众将被诉游戏与原告游戏混淆的情况下，会使相关公众对原告产生负面评价，从而给原告商誉带来损害。
被告虽提出相关英雄和怪物形象可以修改，但听证后提交的修改方案仍然与原告主张的内容构成实质相似。另根据被诉游戏的名称、相关英雄和怪兽形象等重要组成部分均构成侵权，以及被诉游戏宣传100%还原魔兽形象等事实，该游戏其余英雄或怪兽形象也存在较大的侵权可能性。据此，原告要求被诉游戏整体下线，依据充分，应予支持。
综上，原告前三项禁令申请，符合法律规定，具有必要性及合理性，应予支持。没有证据显示被告已经或即将授权第三方或与第三方合作传播、运营被诉游戏，故原告第四项禁令申请依据不足，不予支持。根据《著作权法》第五十条、《民事诉讼法》第一百条第一款、第二款，第一百零八条及第一百五十四条第一款第（四）项的规定，裁定如下：
一、禁止被告七游公司复制、发行及通过信息网络传播《全民魔兽：决战德拉诺》（原名《酋长萨尔：魔兽远征》）游戏，效力维持至本两案判决生效日止；
二、禁止被告分播时代复制、发行、通过信息网络传播《全民魔兽：决战德拉诺》（原名《酋长萨尔：魔兽远征》）游戏和实施涉案不正当竞争行为，效力维持至本两案判决生效日止，禁令期间不影响为该游戏玩家提供余额查询及退费等服务；
三、禁止被告动景公司通过其官网（www.9game.cn）传播《全民魔兽：决战德拉诺》（原名《酋长萨尔：魔兽远征》）游戏，效力维持至本两案判决生效日止，禁令期间不影响为该游戏玩家提供余额查询及退费等服务；
四、驳回原告暴雪娱乐、原告网之易公司其他禁令申请。
【法官评述】
近年来，随着移动互联网技术的发展，涉及网络游戏特别是手机游戏的知识产权侵权案件日益增多。在这类案件中，如何贯彻禁令“积极慎重，合理有效”的司法政策，如何判断网络游戏侵权行为“是否给权利人造成难以弥补的损害”，禁令如何体现对游戏玩家利益的考虑，均值得认真研究。本案对上述问题的回答具有一定典型意义。广州知识产权法院在收到禁令申请后，立即启动听证程序，明确告知双方当事人将就禁令问题进行听证。听证由合议庭全庭法官主持，要求当事人围绕以下禁令审查要件进行充分举证和发表意见：一、原告胜诉的可能性；二、被诉侵权行为持续是否给原告造成难以弥补的损害；三、颁发禁令给被告造成的损害是否远远大于不颁发禁令给原告造成的损害；四、颁发禁令是否损害社会公众利益；五、原告担保数额如何确定。对于难以弥补损害要件的判断，法院重点考虑被诉游戏紧随原告新推游戏上线、网络游戏的特点、以及被诉游戏低俗营销给原告商誉带来负面影响等因素，认定该要件成立。禁令颁发后，部分被告自动履行了裁定义务，部分被告经法院督促后也履行了裁定义务，禁令得以顺利执行，实现了较好的法律效果。同时，裁定特别要求被告在禁令期间应继续为游戏玩家提供余额查询及退费等服务，体现了对游戏玩家利益的考虑。相关公众及业内人士对本案禁令的颁发多持正面评价，实现了较好的社会效果。
另外，原告本案并未主张整个游戏软件作品侵权，而是主张游戏人物形象、游戏名称、游戏界面等元素侵权。在游戏元素侵权的情况下，是否有必要责令游戏整体下线，也是本案争议的焦点。被告在禁令前的听证及禁令后的复议程序都表示可以更改涉嫌侵权的游戏元素，主张被诉游戏不应整体下线。对此法院认为，英雄打怪闯关是常见的游戏规则，被许多网络游戏采纳。在采用相同或基本相同游戏规则的游戏中，打怪的英雄和守关的怪兽形象设计就成为每一款网络游戏吸引游戏玩家的重要手段，故英雄和怪兽形象构成这些游戏的重要内容。游戏的名称则起到区别不同游戏的重要作用。被诉游戏也是一款英雄打怪闯关的游戏。被诉游戏使用与《魔兽世界》系列游戏相同或近似的名称、英雄和怪兽形象等，就是为了利用《魔兽世界》的知名度，吸引游戏玩家。如果将被诉游戏的名称、英雄和怪兽形象进行彻底改变，对于玩家而言就是两款不同的游戏。在此情况下，结合考虑被告对被诉游戏的虚假宣传和损害原告商誉等事实，原告要求被诉游戏整体下线，符合法律规定。
编写人：广州知识产权法院 龚麒天
[1] In other cases，the remedies under this Part shall apply or ，where these remedies are inconsistent with a Member's law，declaratory judgments and adequate compensation shall be available
[2] 该文件已被《最高人民法院关于废止1997年7月1日至2011年12月31日期间发布的部分司法解释和司法解释性质文件（第十批）的决定》废止。
[3] 涉及同一事实的确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼，是当事人双方依照民事诉讼法为保护自己的权益在纠纷发生过程的不同阶段分别提起的诉讼，均属独立的诉讼，一方当事人提起的确认不侵犯专利权诉讼不因对方当事人另行提起专利侵权诉讼而被吸收。但为了避免就同一事实的案件为不同法院重复审判，人民法院应当依法移送管辖合并审理。
[4] 张广良主编：《知识产权民事诉讼热点专题研究》，知识产权出版社2009年版，第183页。
[5] 已被修订为2013年《商标法》第五十七条。
[6] 已被修订为2013年《商标法》第五十七条第（七）项。
[7] 已被修订为2014年《商标法实施条例》第七十六条。
[8] 已被修订为2013年《商标法》第五十七条第（一）（二）（三）项。
[9] 此处使用规模是指在先使用人自身的经营规模，不包括许可他人使用的情形。