5 外观设计专利侵权中“转用”的认定

——深圳市卓翼通科技有限公司诉深圳市泓世泽科技有限公司侵害外观设计专利权案件

【案件基本信息】

1.裁判书字号

广东省高级人民法院（2016）粤民终1076号民事判决书

2.案由：侵害外观设计专利权纠纷

3.当事人

原告（被上诉人）：深圳市卓翼通科技有限公司（以下简称卓翼通公司）

被告（上诉人）：深圳市泓世泽科技有限公司（以下简称深圳泓世泽公司）

【基本案情】

卓翼通公司诉称：其系专利号为ZL201430046492.9、名称为“等离子车载空气净化器”的外观设计专利的独占被许可人，深圳泓世泽公司、东莞市泓世泽环保科技有限公司（以下简称东莞泓世泽公司）未经该专利权人或者卓翼通公司的许可，制造、销售、许诺销售该专利产品，侵犯了卓翼通公司的本案专利权，给其造成了严重的经济损失，故请求判令深圳泓世泽公司、东莞泓世泽公司停止侵权并赔偿损失。

深圳泓世泽公司辩称：被控侵权产品与本案专利相同点在于整体形状，不同点在于被控侵权产品顶部存在“WiFi”指示图设计，而专利的杯身整体设计是由其他产品的设计转用而来，因此本案专利的“杯身”造型属于现有设计，对于产品的整体视觉效果影响较小。进而产品顶部是否存在WiFi指示图标这一细节上的差别，构成被控侵权产品与本案专利之间的显著差别，故而被控侵权产品与本案专利既不相同也不相近似，不落入本案专利的保护范围。

【案件焦点】

被控侵权产品是否落入本案专利的保护范围。

【法院裁判要旨】

深圳市中级人民法院审理认为：外观设计专利的保护范围应当以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当首先审查外观设计专利产品与被控产品是否属于同类或者近类产品；然后应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，根据授权外观设计、被控侵权产品设计特征的整体视觉效果进行综合判断。

本案外观设计专利产品与被控侵权产品均系“车载空气净化器”，是同类产品。将被控侵权产品与本案专利进行比对，二者整体形状相同，均呈类似圆柱体，柱身上部直径最大，靠近底部直径最小，中部收腰，侧边平滑过渡。顶部均为圆形，一条弧线将圆形横向分割为两部分，每一部分均呈月牙形，二者的控制按钮均分布在一个月牙中，且控制按钮的数量、线条以及排列构成的图案均相同。出风口设计相同，均系两列排布的隔栅，且均位于圆柱体的上半部。二者的不同在于被控侵权产品的顶部圆形中有一个形似WiFi指示图标的风口设计，而本案专利没有该设计。

针对上述不同，深圳泓世泽公司认为本案专利的整体形状系由其他种类产品即“杯子”的外观设计“转用”而来，形状的创新程度有限，产品其他部分的设计对视觉效果的影响更加显著，因此被控侵权产品与本案专利间有无“WiFi指示图标”的设计差别，构成显著差异，被控侵权产品与本案专利既不相同也不相近似。

“转用”是指将产品的外观设计应用与其他种类的产品。根据《中华人民共和国专利法》第二十三条第二款关于“授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别”的规定，授权设计与现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。据此，当一份授权设计与不同种类产品现有设计的外观相同或者近似，同时在该授权设计相同或者相近类产品的现有设计中存在具体的转用手法的启示时，应当认定授权设计与现有设计特征的组合相比，没有明显区别。但在本案中，深圳泓世泽公司并未提交证据证明在授权设计相同或者相近类产品与“杯子”产品之间存在具体的转用手法的启示。退一步讲，即便如深圳泓世泽公司所主张，在空气净化器与杯子之间证明存在转用手法的启示，将授权设计与深圳泓世泽公司主张的与授权设计最为近似的“水杯（CQG1037）”的外观设计进行比对，二者虽然整体上均呈上宽下窄的类圆柱体形状，但二者之间在形状与图案上仍然存在显著区别：二者柱身的直径与高的比例不同，前者柱身更为修长；前者由顶部突起、顶部镶边、杯身和底部镶边四部分组成，后者由杯盖、柱体、底部镶边三部分组成；前者顶部镶边有两个斜面，后者没有该设计特征；前者杯身背后有出风口设计，后者没有该设计特征；前者顶部面盖被一条弧线分为两个月牙，其中一个月牙内分布了按钮和指示灯，后者没有该设计特征。因此本案专利设计与深圳泓世泽公司主张的对比设计整体形状、图案等设计均存在很大差别，二者之间不相同也不相近似，因此即便存在转用手法的启示，本案专利也不属于现有设计特征的简单组合，深圳泓世泽公司关于本案专利系“杯子”产品的简单转用，其形状不能区别于现有设计的主张缺乏事实和法律依据。综上，被控侵权产品与本案专利虽然存在有无WiFi指示图标的区别，但该区别属于局部细微变化，不会对整体视觉效果产生显著影响，被控侵权产品与本案专利无实质性差别，构成相近似，落入本案专利的保护范围。

深圳市中级人民法院根据《中华人民共和国专利法》第二十三条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条的规定，判决：

一、深圳泓世泽公司、东莞泓世泽公司立即停止侵害卓翼通公司涉案“等离子车载空气净化器”（专利号为ZL201430046492.9）的外观设计专利权，销毁库存侵权产品；

二、深圳泓世泽公司、东莞泓世泽公司于一审判决生效之日起十日内连带赔偿卓翼通公司经济损失及合理支出费用共计人民币7万元；

三、驳回卓翼通公司的其他诉讼请求。

深圳泓世泽公司不服一审判决，提起上诉。广东省高级人民法院审理后依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

“转用”抗辩是什么？在专利侵权案件中，由于我们对专利的有效性不做审查，不能将其他种类的产品设计与专利对比，因此被告若以“转用”做不侵权抗辩，实质上是将转用的其他种类产品的现有设计视为相同或者相近似种类产品的现有设计，参考适用现有设计抗辩的有关规定。因此转用在侵权纠纷中的应用就是在符合特定条件（该具体的转用手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示）下，将其他种类产品的外观设计与涉案被控侵权产品进行对比，若相同或者相近似，则被控侵权产品的现有设计抗辩成立，不构成侵权。

“转用”作为现有设计抗辩的条件是什么？转用的条件有二，一是产品的外观设计是由其他非相同或者非相近似种类产品的现有设计得到的。这里要强调的是：转用的必须是现有设计，而非现有设计特征，即必须是其他种类产品的所有设计特征的总和，而不能从其他种类产品的现有设计中分割出某个或者某些设计特征来主张转用。也就是说如果被控侵权产品只是使用了其他种类产品的某个或者某几个设计特征，则不属于转用；二是该具体的转用手法在相同或者相近类产品的现有设计中存在启示。

本案中，被告主张属于“转用”情形。但其关于本案因构成“转用”而不侵权的观点是：由于本案专利使用的产品形状是转用了其他种类产品的现有设计特征，因此该产品形状属于现有设计特征，在侵权比对中该形状对视觉产品的影响应当忽略或者弱化，故而被控侵权产品与本案专利对比中，除形状之外的其他差别就成了对视觉效果会产生显著影响的差别。

本案被告的观点有两个错误：首先，转用作为同类比对的例外情形，有着严格的适用条件，如前所述，转用必须是其他种类产品的现有设计，而不能只是个别的设计特征。只引用了其他种类产品的某个或者某几个设计特征，不属于转用。第二，被告要求弱化产品形状对于整体视觉效果的影响，其法律依据应当是《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条的规定，人民法院在认定外观设计是否相同或者近似时，……授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他特征通常对视觉效果更有影响力。该条文中所指的现有设计的设计特征，仅仅是指同类产品的现有设计，而非其他种类产品的现有设计。被告若想主张应当在侵权对比中应当忽略或者弱化产品形状对视觉效果的影响，应当举证证明该产品形状是同类产品的现有设计的设计特征，而不能以其他种类产品的现有设计特征作为抗辩依据。因此，被告的“转用”抗辩不能成立。

编写人：广东省高级人民法院 李金娟