13 对专有技术出资的认定

——上海新友水性聚氨酯有限公司诉段友芦、邹荷仙股东出资案

【案件基本信息】

1.裁判书字号

上海市第一中级人民法院（2015）沪一中民四（商）终字第1759号民事判决书

2.案由：股东出资纠纷

3.当事人

原告（上诉人）：上海新友水性聚氨酯有限公司

被告（被上诉人）：段友芦

被告（被上诉人）：邹荷仙

【基本案情】

2001年4月，案外人某塑料工业有限公司（以下简称塑料公司）作为甲方，两被告作为乙方，签署了《上海新友水性聚氨酯有限公司合同》（以下简称合资合同），约定甲乙双方共同投资设立原告，投资总额为500万元，注册资本为500万元，其中甲方以设备和现金出资325万元；乙方以D-001专有技术作价175万元投入合资公司。合同附件三名称为《水性聚氨酯胶粘剂专有技术作价出资协议书》（以下简称作价出资协议书），内容涉及：两被告向原告转让D-001产品系列技术，并对专有技术内容、工艺文件、性能、作价等进行了约定。

2001年4月，塑料公司和两被告依照合资合同约定，共同制定了原告的公司章程，章程中载明两被告认缴的出资额为175万元，其中专有技术175万元。2002年4月8日，上海市外国投资工作委员会作出了设立原告的批复。2002年6月30日，原告、两被告及案外人塑料公司共同签署了《专有技术投入交接书》，确认D-001专有技术作为对原告的投资，已移交给原告。2002年7月25日，上海大明资产评估事务所有限公司出具评估说明，结论为系争专有技术价值为177.99万元。

2002年1月18日，两被告向国家知识产权局提交了发明专利申请。2009年6月10日，国家知识产权局授予两被告《发明专利证书》，发明名称为“用作胶粘剂和涂料的水性聚氨酯分散液及其制备”，专利号为ZL02110585.5。

2010年，因两被告与案外人塑料公司就合资合同产生争议，两被告作为申请人，以案外人塑料公司作为被申请人，向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提出仲裁申请，仲裁庭制作了《裁决书》认为：申请人已经将其专有技术投入合资公司，而被申请人未按约定投入第二期资金。申请人投入的是专有技术，申请人依赖其技术获取收益只能来源于与被申请人共同投资设立的合资公司投资回报。最终裁决《上海新友水性聚氨酯有限公司合同》自本裁决作出之日起终止。

2014年1月2日，两被告以上海新光化工有限公司侵犯其专利权（专利号ZL02110585.5）为由，向二中院提起诉讼，在该案2014年2月13日的证据交换过程中，被告段友芦述称：专利技术和专有技术范围不一样，专利范围比专有技术窄。

另，原告已成立了清算组，2014年8月20日，清算组作为询证人、两被告及案外人塑料公司作为被询证人，召开了询证会，并形成一份《关于上海新友水性聚氨酯有限公司相关无形资产情况询证会决议》（以下简称询证会决议），内容涉及：被询证人达成一致意见，根据双方合同，原告拥有对水性聚氨酯胶粘剂D-001专有技术在中国境内的使用权。两被告拥有包含该项技术的所有权。2014年12月8日，案外人塑料公司向原告的清算组出具一份说明，内容涉及：询证会决议并不表示该公司放弃对水性聚氨酯胶粘剂D-001专有技术所有权的权益主张，一切应以双方合资签订的合同和相关文件为最终依据。

原告认为，被告在获得专利证书后，一直隐瞒该事实，故意不将涉案专利变更权属至原告名下，利用原告的财产对外谋取不当利益，故诉至法院，请求判决：1.两被告自判决生效之日起30内，向有关机关申请将专利号为ZL02110585.5的发明专利权属变更至原告名下；2.两被告向原告支付违约赔偿金50万元；3.本案诉讼费用由两被告承担。

被告段友芦、被告邹荷仙辩称：不同意原告的诉讼请求。第一，被告用于出资的是专有技术，不是发明专利，原告要求被告将发明专利权属变更至原告名下没有依据。被告已经完成了出资义务，所有的专有技术已经投入原告公司。第二，原告与两被告之间没有任何约定，不存在违约金的问题。

【案件焦点】

1.双方当事人争议的专有技术D-001出资是使用权出资还是所有权出资，两被告是否履行了相应的交付义务（即两被告出资是否到位）；2.本案系争专利与专有技术D-001是否是同一项技术，原告要求变更权属的诉讼请求是否能够得到支持。

【法院裁判要旨】

上海市浦东新区人民法院经审理认为：关于第一个争议焦点。首先，从作价出资协议书来看，各方约定两被告向原告“转让专有技术”，使用的动词为“转让”并非“授权”，其标的指向是“专有技术”而非“专有技术使用权”。其次，合资合同签订于2001年，根据当时的《中华人民共和国公司法》第三条和第四条规定，公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任。公司以其全部资产对公司的债务承担责任。如果两被告仅以D-001专有技术使用权出资，则原告在对外承担责任时相应的财产权是无法转让的，难以保障原告的权利以及原告债权人的权利。最后，对于两被告提出依照《关于以高新技术成果出资入股若干问题的规定》第六条的规定和合资合同第十七条的约定，两被告系以D-001专有技术使用权出资的意见，因“专有技术”具有“无形性”“非独占性”的特点，上述规定和约定仅是对原告所有的D-001专有技术所有权进行了一定的限缩，不能据此认为两被告是以专有技术使用权出资，否则会将两被告对原告的出资变为许可使用，不符合法律规定，也不符合中外双方的本意。另外，在两被告与案外人塑料公司的仲裁争议中，仲裁庭也认为两被告依赖其技术获取收益只能来源于合资公司（即原告）的投资回报。也就是说，仲裁庭也认为两被告将D-001专有技术投入原告公司后，除依法收取投资回报外，已经没有其他获取收益的途径。因此，两被告应当是以D-001专有技术的所有权作为出资投入原告公司。对于两被告提供的询证会决议，法院认为，该决议系股东内部协议，可能会损害公司债权人的利益，不符合有关法律规定，案外人塑料公司此后也明确予以否认，故法院对该决议不予认可。

关于两被告是否履行了出资义务。首先，从原告提供的《专有技术投入交接书》来看，两被告已经将D-001专有技术移交给原告。其次，双方在庭审中均确认，原告已经使用上述专有技术生产了D-001产品。另外，在两被告与案外人塑料公司的仲裁争议中，仲裁庭也认定两被告已将D-001技术投入原告公司中。因此，可以认定两被告已经履行了出资义务。

关于第二个争议焦点。法院认为，两被告是将D-001专有技术的所有权作为出资投入原告公司，根据法律规定，D-001专有技术应属于原告的公司财产，两被告不得取回。专有技术最为关键的特征在于它的秘密性，专有技术之所以有出资价值，也在于它具有秘密性。如果两被告将D-001专有技术申请了专利权，由于其技术的内容已经以专利说明书和权利要求书的方式向公众公开，已经失去了秘密性，也丧失了作为专有技术的价值，其价值就从原来依托于其秘密性而转化为依托于专利权的排他性的特权。因此，假如D-001专有技术的内容与系争专利权所涉及的权利内容一致，由于专利权在两被告手中，那么，这项专有技术的价值就会因依托于专利权的排他性特权而重新回到了两被告手中，实质上就相当于两被告收回了对原告的出资，属于违反法律规定的行为。因原告的诉讼请求是要求将系争专利的权属变更至原告名下，原告认为系争专利与两被告用于出资的专有技术具有同一性，而两被告并不认可，根据举证责任分配的原则，原告应当对其主张承担举证责任。因原告撤回了对系争专利和专有技术的一致性进行司法鉴定的请求，法院在听取了双方意见、研读了系争的作价出资协议书、评估说明、发明专利的权利要求书和说明书之后，认为从现有证据来看，D-001专有技术与系争专利并不完全相同，原告要求将系争专利权属变更至原告名下的理由并不充分。

综合以上两个争议焦点，因两被告已经向原告交付了D-001专有技术，履行了相应的出资义务，而D-001专有技术与系争专利并不完全一致，故对于原告要求两被告变更专利权属、承担违约责任的诉讼请求难以支持。

上海市浦东新区人民法院作出判决：驳回原告上海新友水性聚氨酯有限公司的诉讼请求。

一审判决后，原告不服提起上诉。

上海市第一中级人民法院依法判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

专有技术应当符合非货币财产出资的形式要件和实质要件才能作为股东出资。

在审查股东专有技术出资义务履行情况时，可以通过对相关图纸、数据、技术成品、配方、工艺程序等技术资料的转移情况来进行判断。本案中，根据《专有技术投入交接书》可以认定被告履行了出资义务。同时，结合系争技术已经投入公司生产使用，可以认定被告已经向公司移交了相关技术，履行了出资义务。

股东以专有技术自出以后，如就同一技术申请专利，将导致原专有技术失去保密性而导致价值减损，甚至失去价值，同时还会导致股东重新取得对技术的控制权，实际上达到抽逃出资的效果。因此，股东就同一技术申请专利会构成抽逃出资。双方就申请专利行为发生纠纷时，首先应当审查专有技术和专利技术是否具有同一性。在上述案件中，按照“谁主张，谁举证”的规则，原告应当就专有技术和专利技术同一性承担举证责任，但在本案中原告未能完成举证责任。法官通过审查系争的作价出资协议书、评估说明、发明专利的权利要求书等相关文件，将两者的技术内容进行比对，认定两项技术不具有同一性，故驳回了原告要求被告将相关专利权变更至原告名下的诉讼请求。假设本案原告举证证明系争专有技术和发明专利具有同一性，则原告可以据此要求被告承担相应的责任。

编写人：上海市浦东新区人民法院 陈巨澜