第二节 默示许可理论

一、默示许可（implied license）理论的内容

以我国《专利法》第11条的规定为例，未经专利权人的许可，不得为生产经营目的而实施专利。换言之，若是经专利权人许可而进行的实施行为不构成专利侵权。许可既可以是明示的，也可以是默示的。如果被告在侵权诉讼中主张存在默示许可，欲以此作为其抗辩理由，则要承担证明存在该默示许可的举证责任。是否存在默示许可，最终取决于相关的事实。

在知识产权领域运用默示许可，最早可追溯到英国普通法。英国是世界上最早建立专利制度的国家之一。根据英国的专利法实践，专利产品第一次合法售出时，如果专利权人或者其被许可人没有明确提出限制条件，则意味着购买者获得了任意使用或者转售专利产品的“默示许可”。如果存在这样的默示许可，专利权人就不能对合法售出后的专利产品再行使其权利。

英国在19世纪下半叶就出现了有关默示许可的判例。在1871年的Betts v.Wilmott案的判决中，法院阐明：在买受人购买了其预期能够支配的物品的情形下，就必须存在与这种预期相反的清楚而明确的约定，以证明出卖人的下述主张具有正当理由：其并未给予购买者出售该物品，或者以任何购买者愿意的方式使用的许可。

美国最高法院在1927年的一份判决书中阐述了认同默示许可的基本出发点：并非必须正式授予许可才能达到许可使用的目的。对专利权人使用的任何语言或者采取的任何行为，如果他人可以由此正当地推定专利权人已经同意他实施其专利，进行制造、使用、销售行为，并且据此实施这些行为，则构成一种许可，可以在专利侵权诉讼中以此进行抗辩。至于所构成的许可是免费的，还是应当支付费用的，应当取决于当时的具体情况。但是无论如何，此后就当事人之间的关系以及由此而产生的任何诉讼而言，都必须认定为合同关系，而非侵权关系。

美国对默示许可原则适用的条件并未在其成文法律中作出明确规定，而是根据具体情况作出判断。判断的因素包括：当事人的行为、可以适用的书面协议或者其他文件、当事人的合理期待、对公平与公正的考虑、知识产权制度赖以建立的各种政策等。由此，想要在诉讼结束前肯定地预测是否存在默示许可通常是困难的。

默示许可理论应用到平行进口问题上，是指运用默示许可理论对知识产权人的权利进行限制从而允许平行进口。其内容是，由于权利人在许可协议或者首次销售协议中未对产品随后的处置指出明确的限制，推定权利人存在默示的许可，许可购买者及其后手自由处置购买的知识产权产品，所以，当进口商将购买的产品进口到权利人所在国时，并不构成专利侵权。因为未经权利人许可销售专利产品才构成侵权，现在存在默示的许可，当然不构成侵权。

日本最高法院在BBS案中阐述了默示许可在专利产品平行进口中的适用条件：在专利产品在国外投放市场的情况下，专利权人在国外销售时没有提出任何限制，则专利产品可以被进口到日本。购买者和随后的再购买者可以基于购买的货物没有限制而将它们进口到日本。反之，如果专利权人在国外销售专利产品时对产品在日本的使用作了保留，则代表专利权人与购买者达成了产品不得在日本销售、使用的协议。如果在产品上清楚地表明了这种限制，则这种限制对以后的任何购买人有拘束力。随后的购买者等于认可了这种销售限制，他可以自由决定是否购买这些附有销售限制的产品。

二、默示许可理论的法理基础

关于默示许可理论的法理基础，存在不同的解读。

有学者认为，默示许可理论的依据是产品知识产权的保护受制于财产所有权理论。根据财产所有权理论，所有者出售一件产品，即把产品的财产权利让渡给了购买者，除非所有者保留某些权利，如所有权保留等。同样，这一法理也应适用于受知识产权保护的产品：购买者应当有权利根据他的意愿处理这些产品，除非出售者保留了某些权利。

也有美国判例指出，默示许可理论的法理基础是“法律上的禁止反言”原则（legal estoppel）。“法律上的禁止反言”是一种衡平原则，其含义是指禁止一个人试图否认司法或者立法机关已经认定的事实，或者试图否认通过他自己的行为以明示或者默示方式所承认的事实。该原则在默示许可上的应用是：当一个人销售某种产品时，如果该产品的性质以及销售该产品的具体情况表明该产品的购买者通过购买该产品获得了某种权利，销售者就不得以侵犯专利权为理由禁止购买者行使其所获得权利的行为。

三、默示许可与权利穷尽的关系

（一）默示许可与权利穷尽原则的关系

默示许可理论和权利穷尽原则一样，都可以作为规制平行进口的法律手段，而且在某些情况下，适用这两个原则可能产生相同的结果。比如日本的BBS案，日本东京高等法院适用国际穷尽原则，而日本最高法院三审判决适用默示许可理论，但案件结果相同，即平行进口行为都不构成侵权。然而，默示许可理论和权利穷尽原则并不相同。

1．两者理论依据不一样

一般认为，默示许可的理论基础是上述所有权转移理论，即产品知识产权的保护受制于财产所有权理论。根据财产所有权理论，所有者出售一件产品，即把产品的财产权利让渡给了购买者，除非所有者保留某些权利。同样，这一法理适用于受知识产权保护的产品时，购买者应当有权利根据他的意愿处理这些产品，除非出售者保留了某些权利。而穷尽原则的理论基础是“报酬论”，知识产权的价值是通过将产品投放市场而实现的，伴随着产品的首次投放市场，权利人已经获得相应的报酬，其权利就用尽了，他不能再阻止任何人进一步处置该产品。

2．两者适用的结果不一样

适用默示许可理论解决平行进口问题，其结果存在不确定性。在适用默示许可理论时，原则上，权利人有权阻止平行进口，除非存在许可，而许可包括“默示许可”的情形。至于是否存在“默示许可”的情形，由法官个案认定。根据美国适用默示许可理论的实践，如果权利人在出售产品时没有对销售区域作出限制，由法官根据具体案情进行判断，可能认定存在默示许可的情形，也可能认定不存在默示许可的情形。如果法院认定存在默示许可的情形，权利人就无权阻止产品的平行进口；反之，如果法院认定不存在默示许可的情形，权利人有权阻止平行进口。而适用权利穷尽原则，其结果具有确定性。如果适用国内穷尽原则，除返销的平行进口外，权利人权利不穷尽，平行进口构成侵权；如适用国际穷尽原则，产品首次销售后权利人的权利即告穷尽，进口商的平行进口行为不构成侵权，权利人不能阻止知识产权产品的平行进口。

3．合同限制的效力不一样

在存在合同限制的情况下，如果采用默示许可理论，这种合同的限制可以产生专利法上的效果，即在存在合同销售限制的情况下，进口商的平行进口行为构成侵权。其判决的逻辑是，进口行为必须是经过许可而为，这种许可可以是明示的，也可以是默示的。现存在销售的限制，则不存在许可。而如果采用权利穷尽原则，不论是国内穷尽，还是国际穷尽，合同限制都不能产生专利法上的效力，只能产生合同法上的效力，权利人只能起诉合同相对方违约。因为，权利穷尽是对知识产权的一种内在限定，不论权利人将产品投放市场时是否提出了限制销售的条件，这样的限定都是存在的。因此，知识产权产品的购买者违反知识产权权利人提出的限制销售条件只是违反了合同约定，本身并不构成对知识产权的侵犯。

（二）默示许可与修正国际穷尽原则的关系

修正的国际穷尽原则毕竟是从国际穷尽原则的演绎而来，所以，权利穷尽原则与默示许可的第一和第二个区别相对于修正国际穷尽原则而言也存在，但第三个区别则不存在。合同限制对两者产生相同的效力，即都可以产生专利法上的效力。